張慧霞

中美假冒專利標(biāo)記制度比較研究

張慧霞

中美兩國的專利法中都有關(guān)于假冒專利標(biāo)記的規(guī)定，其表現(xiàn)形式大同小異，但是中國對假冒專利標(biāo)記的處罰主要以行政處罰為主，而美國對假冒專利標(biāo)記行為則以公益訴訟的形式解決，任何人都可以代表美國政府對假冒者提起訴訟。中國對假冒者的行政罰款全部收歸國庫，而美國對假冒者的公益訴訟的罰金一半歸原告，另一半歸美國政府。2009年美國法院改變了罰金的計(jì)算方法，從過去的對每一批違法產(chǎn)品罰款500美元以下改變?yōu)閷γ恳患`法產(chǎn)品罰款500美元以下，從而引起了此類訴訟的爆發(fā)。從兩國法律規(guī)定、法律責(zé)任、適用條件等方面進(jìn)行了對比分析，以期對我國提供借鑒。

假冒 專利標(biāo)記 中國 美國

一、兩國專利法中的假冒專利標(biāo)記行為

（一）中國

在2008年修訂的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）中，將假冒他人專利和冒充專利合并為《專利法》第63條，統(tǒng)稱為“假冒專利”。與此相適應(yīng)，2010年《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱《專利法實(shí)施細(xì)則》）中關(guān)于假冒他人專利和冒充專利的條款也隨之進(jìn)行了修改。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第84條規(guī)定了五種假冒專利標(biāo)記行為：1.在未被授予專利權(quán)的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，專利權(quán)被宣告無效后或者終止后繼續(xù)在產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，或者未經(jīng)許可在產(chǎn)品或者產(chǎn)品包裝上標(biāo)注他人的專利號；2.銷售上述1產(chǎn)品的行為；3.在產(chǎn)品說明書等材料中將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)稱為專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)，將專利申請稱為專利，或者未經(jīng)許可使用他人的專利號，使公眾將所涉及的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)；4.偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件；5.其他使公眾混淆，將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)的行為。

（二）美國

美國《專利法》第292條（35 U.S.C. § 292）是關(guān)于假冒專利標(biāo)記（false marking）的規(guī)定。根據(jù)該條規(guī)定，假冒專利標(biāo)記包括三種情況：1.未經(jīng)專利權(quán)人同意，任何人在其所制造使用或出售的物品或廣告中使用專利權(quán)人的姓名、專利號或?qū)＠麢?quán)人等標(biāo)記，意圖偽造或仿造專利權(quán)人的標(biāo)記，或意圖欺騙公眾使其相信該物品是經(jīng)專利權(quán)人同意而制造或出售的。2.以欺騙公眾為目的，將非專利物品冒充為專利物品，包括在未取得專利的物品上或廣告中標(biāo)注或使用專利字樣；3.以欺騙公眾為目的，對在其并未申請專利，或已申請而并非在審查中時，就在物品上標(biāo)注、綴附，或者在有關(guān)廣告中使用“已申請專利”、“專利審查中”字樣。

（三）二者比較

中國《專利法實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的五種假冒行為中，第5項(xiàng)是兜底條款，第2項(xiàng)是銷售行為，第4項(xiàng)是與專利證書有關(guān)的行為，這幾項(xiàng)都是美國專利法沒有規(guī)定的假冒專利標(biāo)記行為。剩余的第1項(xiàng)和第3項(xiàng)可以與美國的規(guī)定進(jìn)行比較。綜合第1項(xiàng)和第3項(xiàng)的規(guī)定，假冒專利標(biāo)記行為包括了如下三種：第一，假冒他人專利標(biāo)記的行為；第二，將未授權(quán)專利冒充為已授權(quán)專利；第三，將專利無效或終止后的專利冒充為有效專利，或者將專利申請稱為專利。后兩種行為習(xí)慣上可以稱為冒充專利的行為。

美國專利法規(guī)定的假冒專利標(biāo)記行為也包括三種：假冒他人專利標(biāo)記；將非專利物品冒充為專利物品；將未申請專利標(biāo)注為“已申請專利”或?qū)⑽丛趯彶橹械膶＠麡?biāo)注為“專利審查中”。后兩種行為也可以合并成為冒充專利的行為。

總體來說，中國專利法規(guī)定的假冒專利標(biāo)記行為的范圍大于美國專利法的規(guī)定。中國專利法在假冒行為之外，又增加了銷售行為、偽造變造專利證書或文件的行為和一個兜底條款。從法律具體規(guī)定的幾種假冒專利標(biāo)記行為來看，美國專利法沒有明確將“專利無效或終止后的專利繼續(xù)稱為有效專利”是否屬于假冒專利標(biāo)記行為，但是在判例中，法院明確在產(chǎn)品標(biāo)注已經(jīng)過期的專利號碼有可能構(gòu)成假冒專利標(biāo)記（需要同時證明被告具有欺騙公眾的意圖）。②根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國刑法》第216條的規(guī)定，僅對假冒他人專利的行為進(jìn)行刑事處罰。2010年，中國各級法院以假冒專利標(biāo)記罪判決的案件2件，生效判決人數(shù)3人。參見《中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)狀況（2010年）》白皮書，http://ipr.court.gov.cn/ sfbhzk/201104/U020110504385710556735.pdf，2011-5-12訪問。此外，偽造或變造專利證書的，可以根據(jù)《刑法》追究刑事責(zé)任。鑒于篇幅所限，刑事問題不在本文的討論范圍。由于美國是判例法國家，法院可以在適用法律時進(jìn)行解釋并且創(chuàng)造法律，因此美國專利法不僅僅存在于法條之中，很多規(guī)定要在法院的判決中尋找。與中國專利法規(guī)定相比，美國專利法強(qiáng)調(diào)了將未在審查中的專利標(biāo)注為“專利審查中”屬于假冒行為，而中國專利法對此沒有明確規(guī)定。但是中國專利法有一個兜底條款，可以將任何法律沒有明確的符合該項(xiàng)條件的假冒行為涵蓋其中。

二、兩國法律規(guī)定的假冒專利標(biāo)記的法律責(zé)任

（一）中國

中國《專利法》第63條規(guī)定：“假冒專利標(biāo)記的，除依法承擔(dān)民事責(zé)任外，由管理專利工作的部門責(zé)令改正并予以公告，沒收違法所得，可以并處違法所得四倍以下的罰款；沒有違法所得的，可以處二十萬以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”

根據(jù)上述法律規(guī)定，中國的假冒專利標(biāo)記行為要負(fù)三種責(zé)任：民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任。其中民事責(zé)任主要是針對假冒他人專利的行為，專利權(quán)人可以對假冒者或銷售者提出侵權(quán)之訴。而對于其他假冒專利標(biāo)記的行為，只能用行政處罰的方式對其進(jìn)行處罰。對于構(gòu)成犯罪的，還要承擔(dān)刑事責(zé)任。②

（二）美國

根據(jù)美國《專利法》第292條（35 U.S.C. § 292）第一款的規(guī)定，對于假冒專利標(biāo)記的，每一違法行為應(yīng)處以不超過五百美元的罰金。而根據(jù)第二款的規(guī)定，任何人都可以在法院提出對假冒專利標(biāo)記行為的控告。在此類案件中，罰金的一半將支付給控告人，另一半交給美國政府?？梢哉f，美國法律規(guī)定的法律責(zé)任也包括了民事責(zé)任和行政責(zé)任兩種。③聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為：“盡管只賦予了民事罰金，假冒專利標(biāo)記條款是一個刑事條款?！?Pequinot v. Solo Cup Co., 608 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 2010)。此外，美國《刑法》第十八編第3571條規(guī)定了偽造專利特許證罪。鑒于篇幅所限，刑事問題不在本文討論范圍。

（三）二者比較

總的來說，中美兩國的假冒專利標(biāo)記行為都有民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任的規(guī)定，但是追究責(zé)任的途徑和方式在兩個國家區(qū)別很大。對于假冒他人專利的行為，在兩國都可以通過民事訴訟的方式進(jìn)行解決，但是對于其他假冒專利標(biāo)記的行為，尤其是那些冒充專利的行為，在中國只能通過行政處罰的方式進(jìn)行，而在美國則可以通過公益訴訟的方式進(jìn)行。根據(jù)中國政府的統(tǒng)計(jì)，2009年查處假冒他人專利案件30件，查處冒充專利案件548件。④《二○○九年中國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況白皮書》，http://www.sipo.gov.cn/zwgs/zscqbps/201004/2009zhishichanquanbaohubaipish u.pdf，2011-5-12訪問。由此可以推斷出在中國假冒專利標(biāo)記行為中大部分都是冒充專利，而冒充專利的處罰方式與美國大有不同。

三、罰款或罰金的數(shù)額

（一）中國

對于假冒專利標(biāo)記的行政罰款，法律規(guī)定沒收違法所得，可以并處違法所得四倍以下的罰款；沒有違法所得的，可以處20萬元以下的罰款。這說明中國對假冒專利標(biāo)記的經(jīng)濟(jì)處罰以違法所得為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，沒收違法所得加上四倍于違法所得的罰款。沒有違法所得的，罰款20萬元以下。所有上述罰款都收歸國庫。對于違法所得，沒有上限或者下限的規(guī)定，完全以違法者的具體情況而定。而對那些沒有違法所得的違法者，罰款數(shù)額限定在20萬元以下。

（二）美國

根據(jù)美國《專利法》的規(guī)定，每一違法行為應(yīng)處以不超過500美元的罰金。至于500美元的罰金怎么計(jì)算，則由法院自由裁量。美國第一巡回上訴法院在1910年的判決中認(rèn)為，每一個不正確標(biāo)注專利標(biāo)記的產(chǎn)品都是一個不可分離的違法行為的一部分。反之，一個單獨(dú)的違法行為就是任何不間斷的錯誤標(biāo)記（比如標(biāo)記一個產(chǎn)品）行為的總和（一批產(chǎn)品的全部產(chǎn)量）。比如，如果違法者生產(chǎn)了一批10萬件虛假標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，原告能夠主張的最高罰金是500美元，而不是5000萬美元。⑤London v. Everett H. Dunbar Corp., 179 F. 506 (1st Cir. 1910).由于違法者面臨的罰金數(shù)額很小，很少有人對違反該條的假冒者提起訴訟。僅有的幾起適用該條的案例僅獲得了名義上的賠償金。⑥http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=594703fa-cb31-4d17-8636-79ee617f89a3，2011-5-5訪問。

2009年12月28日，美國聯(lián)邦巡回上訴法院推翻了過去近百年的先例，改變了假冒專利標(biāo)記行為的罰金計(jì)算方法，判決每一個生產(chǎn)錯誤專利標(biāo)記產(chǎn)品的行為都構(gòu)成法律規(guī)定的單獨(dú)違法行為，法院認(rèn)為法律的規(guī)定是要求對每一個違反專利標(biāo)注要求的產(chǎn)品進(jìn)行處罰。⑦Forest Group v. Bon Tool Company, 590 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2009) http://www.lexology.com/library/detail. aspx?g=594703fa-cb31-4d17-8636-79ee617f89a3，2011-5-5訪問。在該案中，法院最終判決對38件假冒專利標(biāo)記的產(chǎn)品共罰款6,840美元，折合每件罰款180美元，而這180美元相當(dāng)于產(chǎn)品的最高售價。⑧http://www.minncle.org/attendeemats/79611/16%20Cotter%20Kahana%20Lafeber.pdf，2011-5-6訪問。

此案以后，美國地區(qū)法院紛紛采用巡回法院的標(biāo)準(zhǔn)評估假冒專利標(biāo)記行為的罰款額度，并且降低了法律規(guī)定的最大懲罰額度的標(biāo)準(zhǔn)。2011年2月，加利福尼亞的地方法院判決一起假冒專利標(biāo)記案件，被告罰金數(shù)額為每件產(chǎn)品1美元，共計(jì)180萬美元。⑨King Tuna v. Anova Food, 2011 U.S.Dist.在另一案中，法院認(rèn)定假冒專利標(biāo)記行為成立，并且認(rèn)為每件產(chǎn)品賦予0.35美元的罰款是合適的，該數(shù)額約占被告產(chǎn)品平均銷售價格的32%。根據(jù)法院的說法，這個數(shù)額的罰款將會發(fā)揮阻止原告不當(dāng)行為的功能，同時也不會不適當(dāng)?shù)卦黾颖桓娉械畠r大批量產(chǎn)品的責(zé)任。⑩Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp., No. 08-CV-335, 2010 WL 1462757, at *3 (S.D. Cal. Apr. 13, 2010).根據(jù)華爾街媒體的一份統(tǒng)計(jì)資料，2010年5月至2011年2月的100多件案件中，法院判決的賠償額從500美元到35萬美元不等，平均每個案子大約5萬美元。[11]http://www.law.com/jsp/lawtechnologynews/PubArticleLTN.jsp?id=1202489392868&slreturn=1&hbxlogin=1 2011-5-13訪問。總的說來，目前法律沒有統(tǒng)一的罰款標(biāo)準(zhǔn)，具體罰金數(shù)額由法院自由裁量。

（三）二者比較

中國對假冒專利標(biāo)記的行政罰款以違法所得為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，沒有上限或者下限。沒有違法所得的，罰款20萬元以下。筆者曾經(jīng)查詢了相關(guān)數(shù)據(jù)，全國各地對假冒專利標(biāo)記的罰款金額從幾百元到數(shù)萬元不等。[12]http://www.sipo.gov.cn/zlgls/zfgl/zftjyfx/，2011-5-13訪問。至于是按每一批違法產(chǎn)品罰款，還是按每一件違法產(chǎn)品罰款，沒有相應(yīng)的說明。但是總的來說，如果不是按違法所得計(jì)算的話，行政罰款額一般不會超過20萬元。

美國對假冒專利標(biāo)記的罰金的計(jì)算以每一違法行為（every such offence）為標(biāo)準(zhǔn)，而對每一違法行為的理解經(jīng)歷了從幾十年前的每一批產(chǎn)品（entire production run of a product, i.e. per offence basis）到2009年的每一件產(chǎn)品（per article basis）的轉(zhuǎn)變。正如聯(lián)邦巡回法院所預(yù)測的那樣，2009年Forest Group案判決以后有關(guān)假冒專利標(biāo)記的案件猶如一股洪流，針對或大或小各種規(guī)模的公司提起。僅在2010年1月到4月間，就有240件假冒專利標(biāo)記訴訟案件。[13]http://www.mwe.com/info/pubs/False_Patent_Marking_Claims.pdf，2011-5-12訪問。許多訴訟是由自認(rèn)為是公益組織的原告提起的，目的是為了保護(hù)公眾免受假冒專利標(biāo)記的損害。另一些是由個人原告提起的，目的是想通過法律規(guī)定的賠償金獲得意外收獲。有意思的是，沒有一起案例是由真正的被告的競爭對手提起的，而他們最有可能因假冒專利標(biāo)記行為而受到損害。

四、假冒專利標(biāo)記行為的起訴主體

（一）中國

根據(jù)中國法律的相關(guān)規(guī)定，對假冒他人專利的行為，由專利權(quán)人提起民事訴訟，或者申請行政處罰。對其他假冒專利標(biāo)記行為，即冒充專利行為，由行政機(jī)關(guān)依職權(quán)啟動行政處罰程序。

（二）美國

根據(jù)美國《專利法》第292（b）條的規(guī)定，任何人都可以對假冒專利標(biāo)記者提起訴訟。這種訴訟在美國稱為為公益訴訟（qui tam action），任何人（作為政府的受讓人）可以代表美國政府起訴。在2009年的一起訴訟中，地方法院駁回了一名原告訴訟，理由是原告沒有能夠證明被告的假冒專利標(biāo)記行為對政府或消費(fèi)者造成了實(shí)質(zhì)性損害。[14]Stauffer v. Brooks Brothers, Inc., 615 F. Supp. 2d 248, 254-255 (S.D.N.Y. 2009).該案的原告Stauffer是一名專利律師，他發(fā)現(xiàn)他購買的幾條由被告生產(chǎn)的領(lǐng)帶上面標(biāo)注了兩個已經(jīng)失效的專利，因此以被告假冒專利標(biāo)記為由起訴。法院認(rèn)為公益訴訟要求原告證明假冒專利標(biāo)記“對競爭、對美國經(jīng)濟(jì)或者公眾造成實(shí)質(zhì)性的損害或者即將造成事實(shí)上的損害”，原告承認(rèn)自己沒有受到損害，也沒有舉出證據(jù)證明競爭性損害或?qū)γ绹?jīng)濟(jì)或公眾損害的存在，因此他不能作為原告起訴。該案上訴到聯(lián)邦巡回上訴法院，2010年9月，聯(lián)邦巡回上訴法院推翻了地區(qū)法院的判決，認(rèn)為Stauffer可以作為公益訴訟的原告和政府訴訟的受讓人進(jìn)行訴訟。法院認(rèn)為美國主權(quán)或者財(cái)產(chǎn)權(quán)的損害都是政府作為訴訟主體的依據(jù)，也是Stauffer作為受讓人的依據(jù)，在這里并沒有競爭性損害的要求。法院認(rèn)為違反法律的行為本身自然就構(gòu)成對美國的損害，因?yàn)閲鴷ㄟ^頒布法律已經(jīng)定義了什么是損害。法院解釋說：“Stauffer的訴訟地位來源于他作為第292條規(guī)定的‘任何人’的身份，他不需要再提出與法院管轄有關(guān)的證據(jù)?！币虼?，任何主張違反第292條的人都是滿足原告條件的人，都應(yīng)該被賦予訴訟主體的地位。[15]“Qui Tam Plaintiffs Have Standing to Sue for False Marking under 35 U.S.C. § 292 ”http://www.mayerbrown.com/ iplitigationenforcement/article.asp?id=9581&nid=12131，2011-5-5訪問。

Stauffer案總體上說是原告的勝利，但是在法官的附帶意見中則保護(hù)了被告，使其免受因同一行為而受無數(shù)訴訟之苦。[16]Qui Tam Plaintiffs Have Standing to Sue for False Marking under 35 U.S.C. § 292 http://www.mayerbrown.com/ iplitigationenforcement/article.asp?id=9581&nid=12131，2011-5-5訪問。法院認(rèn)為政府有權(quán)干涉假冒專利標(biāo)記的行為，如果原告敗訴，就相當(dāng)于排除了政府的干涉，其他人也不能代表政府再次起訴。在加州的一起案件中，法院駁回了原告對其中一名被告的訴訟，原因是該被告在達(dá)州被起訴。法院認(rèn)為加州原告的訴訟請求已經(jīng)包括在達(dá)州的訴訟中，這樣，代表政府起訴的權(quán)利已經(jīng)賦予了達(dá)州的原告。[17]James Blackburn, Monty Agarwal, and Matthew Bathon，“”FALSE PATENT MARKING” SUITS: HOW JUDGES AND IP RIGHTS HOLDERS CAN RESPOND TO NEW LITIGATION TREND”，in Washington Legal Foundation，Vol. 19 No. 18. http://www.wlf.org/Upload/ legalstudies/legalopinionletter/8-06-10Blackburn_LegalOpinionLetter.pdf，2011-5-5訪問。

（三）二者比較

在中國只有利害關(guān)系人（專利權(quán)人）才能啟動民事程序，只有行政機(jī)關(guān)依職權(quán)才能啟動行政處罰程序。而在美國，不管是否是利害關(guān)系人，任何人都可以代表美國政府起訴假冒專利標(biāo)記的人。二者相比，美國的每一個公眾都被賦予了起訴的權(quán)利，這種權(quán)利實(shí)際上同時也是監(jiān)督專利標(biāo)記正確使用的義務(wù)，美國的經(jīng)營者時時處處處于公眾的監(jiān)督之下。一般公眾不但可以對假冒專利標(biāo)記者提起訴訟，而且可以獲得罰金的一半，這在很大程度上刺激了一般民眾監(jiān)督的熱情。而中國只有行政機(jī)關(guān)才有權(quán)對假冒者進(jìn)行處罰，這也就意味著普通的消費(fèi)者或者公眾對假冒專利標(biāo)記行為只能投訴，不能直接向法院起訴，也不能從中獲利。這樣一來，監(jiān)督的義務(wù)實(shí)際上由行政機(jī)關(guān)履行，如果行政機(jī)關(guān)怠于履行監(jiān)督義務(wù)，假冒專利標(biāo)記行為可能就無人問津。

五、被告具有假冒意圖的證明

（一）中國

《專利法實(shí)施細(xì)則》第84條第5款規(guī)定了假冒專利標(biāo)記行為的兜底條款：“其他使公眾造成混淆和誤認(rèn)，將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)的行為?！睆男形膩砜?，“其他使公眾造成混淆和誤認(rèn)……”表明只有在客觀上造成公眾混淆、誤認(rèn)的行為才會構(gòu)成假冒專利標(biāo)記的行為，該條件也適用于前面幾種假冒專利標(biāo)記行為。

對《專利法》中假冒行為的“混淆、誤認(rèn)”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，立法機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)都沒有進(jìn)一步做出解釋。筆者認(rèn)為可以借鑒《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》（以下簡稱《反不正當(dāng)競爭法》）的相關(guān)規(guī)定和解釋?！斗床徽?dāng)競爭法》第5條第2項(xiàng)將“造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認(rèn)為是該知名商品”規(guī)定為此類不正當(dāng)競爭行為的構(gòu)成要件之一。2007年最高人民法院《關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》將《反不正當(dāng)競爭法》第5條第2項(xiàng)規(guī)定解釋為“足以使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，包括誤認(rèn)為與知名商品的經(jīng)營者具有許可使用、關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)系等特定聯(lián)系”。對于假冒專利標(biāo)記而言，如果假冒行為足以使相關(guān)公眾對商品的專利狀態(tài)產(chǎn)生誤認(rèn)，包括將非專利產(chǎn)品誤認(rèn)為專利產(chǎn)品，將到期專利誤認(rèn)為有效專利，將未申請專利誤認(rèn)為申請中的專利，將申請中的專利誤認(rèn)為已授權(quán)專利等，都構(gòu)成客觀上的混淆和誤認(rèn)。

（二）美國

美國《專利法》規(guī)定假冒專利標(biāo)記訴訟必須證明被告具有欺騙公眾的意圖。2011年3月，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在案中判決聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則9 (b)（[Federal] Rule 9(b)）中的特殊舉證適用于假冒專利標(biāo)記的訴訟。[18]BP Lubricants Misc. No. 960, slip op. at 2, (Fed. Cir. Mar. 15, 2011).聯(lián)邦民事程序規(guī)則9（b）規(guī)定當(dāng)原告主張欺詐，就必須提出構(gòu)成欺詐的特殊環(huán)境。原告僅僅提出被告是一個“復(fù)雜的公司”和“知道或應(yīng)該知道專利失效”是不夠的?！霸姹仨毺峁┛陀^的證據(jù)，這些證據(jù)能夠合理的推出被告意識到專利已經(jīng)無效?！?/p>

在之前的地方法院的一起案件中，原告證明了被告的專利已經(jīng)失效；被告是一個結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜龐大的公司，應(yīng)該知道專利已經(jīng)失效；更新的產(chǎn)品包裝上沒有去除掉已經(jīng)失效的專利。法院認(rèn)為僅有這些證據(jù)是不夠的，不能證明被告具有欺騙的意圖。原告的舉證責(zé)任不能滿足聯(lián)邦民事規(guī)則9（b）關(guān)于欺詐的特殊舉證的要求。[19]Brinkmeier v. BIC Corp.(D. Del. Filed Aug. 25, 2010).2010年另一起案件中，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)定原告提供的欺騙公眾意圖的證據(jù)被駁回，原因是被告是根據(jù)律師的建議繼續(xù)在其產(chǎn)品上提及已經(jīng)到期的專利，并且正在逐步淘汰包含到期專利的產(chǎn)品模具。被告提供的證據(jù)證明，已經(jīng)在新的模具中去除了到期專利標(biāo)記的部分，被告這樣做的目的是為了降低產(chǎn)品成本、避免生產(chǎn)過程被打斷，這是合法的期望。[20]Pequignot v. Solo Cup Company, Case No. 2009-1547 (Fed. Cir. June 10, 2010).

（三）二者比較

中國的法律要求假冒專利標(biāo)記需在客觀上造成公眾混淆和誤認(rèn)，美國法律則要求證明主觀上具有欺騙的故意。二者相比，中國要求假冒行為客觀上的后果，而美國要求主觀上的欺騙證明。

與此同時，兩國法律都規(guī)定了假冒專利標(biāo)記的例外條款。中國《專利法實(shí)施細(xì)則》第84條規(guī)定：“專利權(quán)終止前依法在專利產(chǎn)品、依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，在專利權(quán)終止后許諾銷售、銷售該產(chǎn)品的，不屬于假冒專利行為?！痹诿绹呐欣?，法院同樣認(rèn)可了被告在專利到期后一定時間內(nèi)繼續(xù)使用專利標(biāo)記的合理性。[21]Pequignot v. Solo Cup Company, Case No. 2009-1547 (Fed. Cir. June 10, 2010).由此可以推斷出如果一定時間過去以后還沒有從一個產(chǎn)品上去除已經(jīng)到期的專利標(biāo)記，就構(gòu)成了故意欺騙的意圖，從而構(gòu)成了假冒專利標(biāo)記行為。

六、結(jié) 論

總之，中美兩國關(guān)于假冒專利標(biāo)記的法律規(guī)定大同小異，但是基于兩國法律背景和法律環(huán)境不同，對假冒專利標(biāo)記的處罰方式差別很大。中國主要是行政處罰的方式，由行政機(jī)關(guān)對違法者予以處罰，處罰的標(biāo)準(zhǔn)是沒收違法所得以及行政罰款，沒收財(cái)產(chǎn)和罰款最終都收歸國庫。而美國則以公益訴訟的形式對違法者追究法律責(zé)任，任何人都可以代表美國政府對違法者進(jìn)行起訴，法院判決罰金的一半歸原告，另一半歸美國政府。2009年12月以來，法院改變了罰金的計(jì)算方法，從過去的對每一批假冒專利標(biāo)記的產(chǎn)品罰金500美元以下改變?yōu)閷γ恳患倜皩＠麡?biāo)記的產(chǎn)品罰款500美元以下，激起了美國民眾的訴訟熱情，引起了美國社會對該條款的高度重視。

后記：美國假冒專利標(biāo)記條款的合憲性審查及未來修改意向

2009年Forest Group案件以來，越來越多的原告利用專利法的假冒專利標(biāo)記條款對假冒專利標(biāo)記者提起訴訟，而被告一方也在絞盡腦汁應(yīng)對訴訟。其中最主要的一個利器是利用憲法條款審查假冒專利標(biāo)記條款的合憲性問題。根據(jù)俄亥俄北區(qū)法院的觀點(diǎn)，越來越多的被告將會在幾百件懸而未決的假冒訴訟中基于違憲的理由要求法院駁回起訴。[22]http://www.armstrongteasdale.com/files/Publication/e77768c4-a1da-4fb6-baf1-a43b734fc337/Presentation/ PublicationAttachment/a9a1373b-8e91-419f-8a65-aedfed032411/Feb11_FalseMarking.html，2011-5-19訪問。提出違憲的人認(rèn)為，假冒專利標(biāo)記條款違反了美國《憲法》第2條第2款的“注意條款”。該條規(guī)定，行政機(jī)關(guān)將“注意法律被誠實(shí)地履行?！币呀?jīng)有地區(qū)法院判決假冒專利標(biāo)記條款違憲，理由是行政機(jī)關(guān)對那些聲稱存在假冒專利的人缺乏足夠的控制權(quán)，不能確保法律被有效執(zhí)行?！盵23]Unique Products Solutions, Ltd. sued Hy-Grade Valve, Inc. http://www.jdsupra.com/post/documentViewer. aspx?fid=6d793d7f-e484-43fd-b14c-137aa6935406，2011-5-5訪問。聯(lián)邦巡回上訴法院目前正在審理一起上訴案[24]FLFMC, LLC v. Wham-O, Inc. (Case No. 2011-1067).，該案已經(jīng)在地區(qū)法院判決違憲，聯(lián)邦巡回上訴法院的判決（還有可能上訴到美國最高法院）將會對假冒專利標(biāo)記條款是否繼續(xù)適用產(chǎn)生重大的影響。[25]至筆者發(fā)稿時，聯(lián)邦巡回上訴法院尚未就該案做出判決。鑒于憲法問題的復(fù)雜性，本文將不再對此問題予以討論。

在修改立法方面，美國國會在2010年就收到司法委員會提交的《專利修改法案》，該法案建議將虛假標(biāo)記案件的起訴人修改為“遭受競爭性損害的人（A person who has suffered a competitive injury）”。[26]http://www.lotempiolaw.com/2010/03/articles/businesscorporate/patent-reform-act-of-2010-and-false-marking-rulechange/，2011-6-25訪問。2011年1月，《專利修改法案》再次被提起，建議對假冒專利標(biāo)記訴訟進(jìn)行修改，除了2010年提到的起訴主體修改外，還增加了對訴訟時效的限制，即在虛假標(biāo)記行為發(fā)生十年之內(nèi)或者在原告知道或者應(yīng)當(dāng)知道違法行為發(fā)生之日起一年以內(nèi)提起訴訟。[27]http://www.lotempiolaw.com/tags/patent-reform-act-of-2010/ 2011-6-23訪問。修正案原文可參考：A BILL To amend title 35, United States Code, to provide for patent reform，p16 . http://www.lotempiolaw.com/uploads/file/BillText-PatentReformAct.pdf，2011-6-23訪問。自2006年起，司法部每年都向國會提出一個專利修改法案，因此，2011年修正案是否會在國會通過是一個難以預(yù)料的問題。一旦國會通過了該修正案，就意味著普通公眾將不能作為原告進(jìn)行起訴，公益訴訟將不復(fù)存在。假冒專利標(biāo)記的訴訟主體將會受到限制，假冒專利標(biāo)記訴訟的短暫的繁榮（2009年12月至今）將不復(fù)存在。

張慧霞，北京化工大學(xué)文法學(xué)院講師。