□文/邢素軍

（天津商業(yè)大學(xué)法學(xué)院 天津）

國外失效專利開發(fā)利用中的法律風(fēng)險防范

□文/邢素軍

（天津商業(yè)大學(xué)法學(xué)院 天津）

本文在對國外失效專利進行學(xué)理分析的基礎(chǔ)上，分析國外失效專利產(chǎn)生的原因及其種類，指出利用國外失效專利技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口到不同的國家時，一定要注意防止發(fā)生侵權(quán)糾紛。

失效專利；地域性；法律風(fēng)險

原標(biāo)題：國外失效專利及其開發(fā)利用中的法律風(fēng)險防范

收錄日期：2012年9月18日

企業(yè)專利戰(zhàn)略是企業(yè)運用專利制度的功能和特性尋求市場競爭有利地位的總體性謀劃。在當(dāng)前的市場競爭中，無論是有專利的企業(yè)，還是沒有專利的企業(yè)，都需要利用專利制度的特性和功能謀劃市場活動。特別是對沒有專利權(quán)的企業(yè)而言，對國外失效專利的開發(fā)利用可以彌補自身技術(shù)實力的不足，也是利用專利制度的功能和特性實施專利戰(zhàn)略的明智舉措。如，我國某企業(yè)在改進一種碟閥生產(chǎn)工藝時，通過國際聯(lián)機檢索出500多篇國外專利文獻，其中不少專利為失效專利，而發(fā)達國家的此項技術(shù)水平與我國的實際情況相比有10～20年的時差，這種失效專利正是我們用得著的技術(shù)，該企業(yè)利用之后產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益。那么，對國外失效專利的開發(fā)利用有無法律風(fēng)險以及如何防范，是我國企業(yè)利用國外失效專利時不容忽視的問題。

一、何謂國外失效專利

顧名思義，失效專利是指失去法律保護的專利。情報學(xué)領(lǐng)域的學(xué)者韓兵兵給出的：“因為各種原因失去專利權(quán)及專利申請權(quán)的專利為失效專利”的定義，被較多研究失效專利的文章所認同。據(jù)此，人們在具體解釋其外延時普遍認為，失效專利是在國內(nèi)失效專利的基礎(chǔ)上還包括國外的失效專利。那么，國外的失效專利是否能和如何被這一概念所涵蓋呢？

對于國外的失效專利，存在著含義不盡相同的理解。大致有這樣一些表述：其一是未向我國提出專利申請但在外國享有專利權(quán)的專利；其二是未向我國提出專利申請且在外國已經(jīng)成為失效專利的專利；其三是外國人在我國提出的專利申請但已處于失效狀態(tài)的專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)。這其實也是國外失效專利的三種類型。

我們首先從學(xué)理上厘清上述不同的國外失效專利的關(guān)系。專利、專利技術(shù)以及專利文獻，是我們在研究專利問題時經(jīng)常使用的三個詞匯。專利通常是專利權(quán)的簡稱，但有時也可用來指代專利技術(shù)和專利文獻。比如說：“我發(fā)明了一項專利”中的專利指的是專利技術(shù)；而“我去查查專利”指的是專利文獻。如果從專利文獻的視角審視所有的“國外專利”，就不難把握它與失效專利的關(guān)系。這三種專利的共同之處是反映其技術(shù)信息的專利文獻在我國處于公開的狀態(tài)，但其技術(shù)并不享有我國的專利權(quán)。而這是所有失效專利的本質(zhì)所在。

上述國外失效專利的前兩種情況可視為專利權(quán)效力范圍的“屬地原則”的體現(xiàn)。地域性是專利權(quán)具有的主要特征之一，對于一項發(fā)明創(chuàng)造不管在國外是否享有專利權(quán)抑或已成為失效專利，只要未向我國提出專利申請，就不能得到我國法律的保護。這兩種情況所提及的專利雖然在國外所處的法律狀態(tài)完全不同，但在我國是無差別的。而第三種情況則體現(xiàn)的是“屬人原則”。它是將在我國享有專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)的主體按國籍為標(biāo)準(zhǔn)劃分為我國專利和外國專利。應(yīng)該指出，無論是外國人還是中國人，在我國專利管理機關(guān)得到的專利授權(quán)都屬于中國專利，其受保護的范圍和力度與申請人的國籍是沒有關(guān)系的。不可否認，在進行專利數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時，將專利信息進行“國內(nèi)”、“國外”的劃分有時是必要的，但在理解失效專利問題時，不應(yīng)將外國人在我國專利局申請、取得的專利權(quán)稱為“外國專利”，至少不應(yīng)將外國人在我國申請、取得的專利等同于其在外國申請或取得的專利。之所以認為失效專利包括外國的有關(guān)專利，根本的原因不是專利擁有者的主體的國籍，而是專利技術(shù)本身在我國所處的法律狀態(tài)。

二、法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因

所謂法律風(fēng)險是指由于對失效專利的利用所產(chǎn)生的侵權(quán)糾紛。人們不禁要問，失效專利失去的就是法律保護的效力，既然不受法律的保護又何來侵權(quán)糾紛呢？

（一）因從屬專利發(fā)生的侵權(quán)糾紛。由于專利與通常所說的技術(shù)本身并非完全一一對應(yīng)的關(guān)系，很多專利可能僅僅是某一技術(shù)的一個發(fā)展階段的總結(jié)，甚至只涉及該技術(shù)中的一個小的技術(shù)點。對此情況，比較典型的就是專利業(yè)界常說的“從屬專利”和“專利簇”的概念。在這兩個概念下，就意味著某一技術(shù)的某一專利權(quán)的失效，并不等于該技術(shù)的實施不會受到其他仍處于有效期的專利權(quán)的制約。有的失效專利是在他人專利的基礎(chǔ)上改進而來的從屬專利，并且這種改進不是針對原有專利技術(shù)特征的舍棄，而是在原有專利的基礎(chǔ)上添加了一些新的技術(shù)特征，這些專利的實施有賴于原有專利的實施，一旦實施了這類失效專利，如果原來的基礎(chǔ)專利仍屬于有效專利，就必然會侵犯基礎(chǔ)專利的專利權(quán)。

（二）由于專利的地域性原因發(fā)生的侵權(quán)糾紛。專利的地域性，就是對專利權(quán)的空間限制，是指在一個國家所授予的專利權(quán)，完全是獨立的，只能在該國家的范圍內(nèi)有效，對于其他國家不發(fā)生法律效力，即專利權(quán)無“域外效力”。如果專利權(quán)人希望在其他國家獲得專利保護，就應(yīng)當(dāng)依照其他國家的法律另行提出申請，并在被授予專利權(quán)后才能使其發(fā)明創(chuàng)造得到該國的法律保護。假設(shè)一項發(fā)明在美國得到專利權(quán)，在中國沒有得到專利權(quán)，那么這項發(fā)明在中國就屬于失效專利，可以被我國企業(yè)免費使用。但如果將使用該技術(shù)在中國生產(chǎn)制造的產(chǎn)品銷售到美國或該技術(shù)取得專利權(quán)的其他國家，就屬于侵權(quán)行為。

三、對法律風(fēng)險的規(guī)避和防范措施

（一）在利用國外失效專利進行產(chǎn)品生產(chǎn)前，應(yīng)針對該產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)進行全面的專利檢索工作，生成準(zhǔn)確的專利預(yù)警報告，以指導(dǎo)形成恰當(dāng)?shù)纳a(chǎn)行為。專利信息檢索可利用各國專利審批部門相關(guān)網(wǎng)站提供的免費檢索系統(tǒng)，采用技術(shù)關(guān)鍵詞和專利申請人/專利權(quán)人關(guān)鍵詞的組合就可以對相關(guān)專利信息實現(xiàn)相對全面的檢索。根據(jù)專利檢索結(jié)果所生成的專利預(yù)警報告，應(yīng)準(zhǔn)確反映當(dāng)前的狀況。一般來講，對同一技術(shù)的系列專利權(quán)中，保護期限最早到期的專利權(quán)的保護范圍是最大的，保護期限截止日越晚的專利權(quán)的保護范圍越小。所以，即使我們檢索到該技術(shù)還存在其他仍處于有效期的專利權(quán)，也仍然有機會參與該技術(shù)的使用。

（二）根據(jù)外國失效專利產(chǎn)生原因的不同，采取有效針對的防范策略。前面提到的三種不同種類的外國失效專利，不僅其技術(shù)價值和市場價值會各異，而且對其開發(fā)利用時所遇到的法律風(fēng)險也會不同。對于第一種情形的外國失效專利，雖然在我國可以制造、銷售相關(guān)產(chǎn)品，但切記不可未經(jīng)外國的專利權(quán)人許可就把產(chǎn)品銷售到其享有專利權(quán)的國家；對于第二和第三種情形的外國失效專利，只要沒有從屬專利或?qū)＠氐那闆r，一般不會發(fā)生侵權(quán)糾紛。

（三）企業(yè)應(yīng)從長遠發(fā)展的角度制定自己的專利戰(zhàn)略，并將對失效專利的利用作為專利戰(zhàn)略的重要組成部分。企業(yè)在制定專利戰(zhàn)略時應(yīng)利用專利文獻情報，充分了解相關(guān)技術(shù)的專利保護狀況，在利用國外失效專利時，這方面的工作更顯重要。當(dāng)然，要徹底擺脫專利侵權(quán)糾紛的擔(dān)憂，最根本的是在利用外國失效專利時，對其進行新的開發(fā)，有所創(chuàng)新，并形成自己的專利技術(shù)。

[1]韓兵兵.失效專利應(yīng)用研究[D].碩士論文.江蘇大學(xué)，2010.

[2]李中奎.規(guī)避失效專利應(yīng)用中的風(fēng)險[N].中國醫(yī)藥報，2009.12.31.

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