張琦

“殺熟”在中國(guó)的商界是一個(gè)專屬名詞，其含義不言而喻，但這在中國(guó)人的價(jià)值觀中屬于絕對(duì)的不道德行為，而此現(xiàn)象近年來在商標(biāo)搶注方面頻頻出現(xiàn)。據(jù)中國(guó)國(guó)家工商總局統(tǒng)計(jì)，約15%的國(guó)內(nèi)知名商標(biāo)在國(guó)外被搶注，被自己的海外代理商“殺熟”的情況就占了其中很大一部分。似乎洋人們只重視這顆嫩草的滋味好壞，而不管它是否長(zhǎng)在了窩邊。

作為一家行走于國(guó)際風(fēng)云莫測(cè)市場(chǎng)環(huán)境中的企業(yè)，需要全球化的視野，因地制宜，商標(biāo)被搶注應(yīng)該是每一家準(zhǔn)備向海外擴(kuò)張的中國(guó)企業(yè)都必須面對(duì)的阻礙和風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)不可不防。

“殺熟”之痛

近期深圳的手電生產(chǎn)商“杰特明”公司遇到了煩心事兒，他被原本非常好的一個(gè)商業(yè)伙伴“殺熟”了。

深圳杰特明電子科技有限公司負(fù)責(zé)人莫章維于2009年在香港獨(dú)資設(shè)立一家公司——金柏電子科技（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金柏”）。莫章維的弟弟莫章卓許可“金柏”在其生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品上使用自己在內(nèi)地申請(qǐng)并獲準(zhǔn)注冊(cè)的JETBeam商標(biāo)。2010年1月，“金柏”授權(quán)“希脈”、“思邁”在全球范圍內(nèi)使用JETBeam商標(biāo)，銷售“JETBeam”系列產(chǎn)品。

合作過程中，“思邁”分別于2010年2月9日在香港、2011年1月21日在歐盟成功搶注JETBeam商標(biāo)。并向澳大利亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)注冊(cè)前述商標(biāo)?！八歼~”還在其公司網(wǎng)站、“手電大家談”論壇等發(fā)布新聞，聲稱JETBeam為其旗下品牌。

雙方交涉期間，“希脈”、“思邁”以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由，先將“杰特明”、莫章維等訴至寶安法院，要求賠償損失20萬元及其他費(fèi)用。并向境外經(jīng)銷商發(fā)送訴訟文書，要求境外經(jīng)銷商不得銷售原告產(chǎn)品。

2013年6月24日，深圳寶安法院開庭審理了原告“希脈”方訴被告“杰特明”方不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案。雙方就原告方是否有權(quán)運(yùn)營(yíng)商標(biāo)、被告方是否侵害到了原告方的商譽(yù)、被告方是否有權(quán)終止其代理權(quán)等展開激烈辯論。

目前雙方已經(jīng)徹底失和，在官司中博弈，案件還沒有結(jié)果。其實(shí)往往有時(shí)候最后的判決結(jié)果并不重要，一旦被商標(biāo)絆住，喪失了商機(jī)，損失的便是真金白銀及難以尋回的市場(chǎng)。

2006年，重慶力帆正準(zhǔn)備進(jìn)軍巴基斯坦時(shí)，發(fā)現(xiàn)其商標(biāo)已經(jīng)被他們?cè)诎突固沟慕?jīng)銷商所搶注。之后，歷經(jīng)5年，重慶力帆終于和該經(jīng)銷商達(dá)成和解。

無獨(dú)有偶，福建傘業(yè)巨頭，梅花傘業(yè)董事長(zhǎng)助理陳仕天也有著切膚之痛，由于SUSINO商標(biāo)被搶注，他們差一點(diǎn)失去整個(gè)美國(guó)市場(chǎng)。

據(jù)介紹，梅花傘業(yè)早已進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，但是一直未在當(dāng)?shù)刈?cè)商標(biāo)。2007年12月19日，一個(gè)幫助他們開拓美國(guó)市場(chǎng)的中間人，以自己的名義在美國(guó)搶注了他們的英文商標(biāo)SUSINO，揚(yáng)言企業(yè)要進(jìn)美國(guó)市場(chǎng)得先支付100萬美元贖回商標(biāo)。

雖最終梅花傘業(yè)贏得了勝利，但4年的波折非外人所能體會(huì)。

“洽洽”最近有了好消息，“洽洽”公司收到了德國(guó)聯(lián)邦最高法院的終審判決書，判決書駁回了搶注“洽洽”海外商標(biāo)的德國(guó)公司的申訴請(qǐng)求。就此“洽洽”長(zhǎng)達(dá)7年的海外商標(biāo)侵權(quán)案終于畫上圓滿的句號(hào)。

但這就是圓滿嗎？一場(chǎng)官司一打就是四年，五年，七年，瞬息萬變的市場(chǎng)，此消彼長(zhǎng)，幾個(gè)月甚至幾天時(shí)間內(nèi)，就有可能讓你從市場(chǎng)中消失。作為中國(guó)炒貨行業(yè)的龍頭企業(yè)，“洽洽”在海外市場(chǎng)的拓展極為迅猛，從2001年起就在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)注冊(cè)了“洽洽”相關(guān)商標(biāo)。“洽洽”商標(biāo)在德國(guó)被他人注冊(cè)，根據(jù)歐盟規(guī)定，不但“洽洽”商品進(jìn)不了德國(guó)，整個(gè)歐洲市場(chǎng)都對(duì)“洽洽”關(guān)上了大門。這場(chǎng)官司阻斷了“洽洽”的歐洲之路。

而這場(chǎng)持久戰(zhàn)的敵方對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言絕對(duì)是個(gè)“殺熟”的老手——?dú)W凱公司。號(hào)稱打贏中華老字號(hào)企業(yè)海外維權(quán)第一案的王致和的對(duì)手也是這家公司。歐凱公司將自己所代理的商品商標(biāo)搶注的事件頻頻，除這兩起外，其還搶注了“老干媽”辣椒醬、“今麥郎”彈面、“白家”方便粉絲等其他國(guó)內(nèi)知名的食品商標(biāo)。

“代理商們”的連連得手不得不說明被搶注的企業(yè)整體知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)并不強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)者沒有充分認(rèn)識(shí)到商標(biāo)潛在的巨大品牌效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，長(zhǎng)遠(yuǎn)投資的意識(shí)還有待提高。環(huán)球律師事務(wù)所桂佳律師認(rèn)為，我國(guó)企業(yè)對(duì)國(guó)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)的游戲規(guī)則不熟，遭遇海外競(jìng)爭(zhēng)者惡意搶注一方面源于我國(guó)企業(yè)缺乏專業(yè)的律師為其制定整體的國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略；另一方面，海外競(jìng)爭(zhēng)者大多很熟悉搶注他人商標(biāo)這種把戲，搶注者主要想借此牟利或者阻止中國(guó)內(nèi)地同行業(yè)的企業(yè)進(jìn)軍該國(guó)市場(chǎng)。

這些海外受挫的大多為民營(yíng)企業(yè)，看上去都頗具規(guī)模，但是企業(yè)尚未形成一套完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略，基本沒有自我品牌市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)；有些企業(yè)雖然制定了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略，但又擔(dān)心實(shí)施該戰(zhàn)略耗費(fèi)人力物力財(cái)力，再加上這些企業(yè)會(huì)抱有自己不會(huì)遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題的僥幸心理，所以根本沒有實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略；還有些企業(yè)認(rèn)為自己的商標(biāo)知名度不夠，注冊(cè)為時(shí)過早，想等出了名再注冊(cè)，或認(rèn)為自己的商品不愁銷路無須注冊(cè)。種種原因?qū)е铝怂麄兊那案昂罄^。

商標(biāo)戰(zhàn)略不可少

桂佳律師分析認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)盡早向律師咨詢獲得商標(biāo)保護(hù)地區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律，制定保護(hù)方案，并切實(shí)實(shí)施該方案。具體來說：在產(chǎn)品出口前及時(shí)辦理商標(biāo)國(guó)外注冊(cè)，做到“市場(chǎng)未動(dòng)，商標(biāo)先行”。對(duì)于采用申請(qǐng)或注冊(cè)在先原則的國(guó)家和地區(qū)（如日本、韓國(guó)、西班牙、意大利等國(guó)），注冊(cè)應(yīng)盡早，否則會(huì)給他人創(chuàng)造搶注的機(jī)會(huì)；對(duì)于采用使用在先原則的國(guó)家和地區(qū)，一方面，企業(yè)同樣應(yīng)及早在這些國(guó)家注冊(cè)商標(biāo)；另一方面，企業(yè)還應(yīng)將商標(biāo)在這些出口對(duì)象國(guó)的商業(yè)活動(dòng)中使用的證據(jù)予以留存，因?yàn)樵谶@些國(guó)家，使用證據(jù)的保存至關(guān)重要。使用證據(jù)包括有效發(fā)票、合同、廣告材料、產(chǎn)品宣傳小冊(cè)子、實(shí)用標(biāo)簽等。這樣，即便他人搶注，也可以基于這些寶貴的使用證據(jù)，通過法律手段奪回被搶注的商標(biāo)權(quán)。另外為防止代理商在海外搶注商標(biāo)，在企業(yè)未事先辦理商標(biāo)國(guó)外注冊(cè)的情況下，企業(yè)可以與代理商簽訂協(xié)議，約定代理商不得將企業(yè)商標(biāo)在海外予以注冊(cè)。

面臨該種法律風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)需提前做好海外預(yù)警工作，分析各目標(biāo)國(guó)的商標(biāo)法及相關(guān)制度，例如其是否與中國(guó)共同參加締結(jié)了《巴黎公約》等國(guó)際條約，事先明確在該國(guó)商標(biāo)被搶注后的救濟(jì)途徑。在公司內(nèi)部設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門或者委托專業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師和商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)商標(biāo)反搶注進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)海外商標(biāo)和海外市場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行檢索和監(jiān)控，盡量在搶注商標(biāo)的異議期內(nèi)提出異議，制止商標(biāo)搶注行為。例如，在五糧液商標(biāo)遭遇韓國(guó)人搶注案中，五糧液集團(tuán)的商標(biāo)代理及時(shí)發(fā)現(xiàn)了一名韓國(guó)人搶注了“五糧液”商標(biāo)的漢語拼音“WULIANGYE”，并迅速在異議期內(nèi)提出了異議，成功阻止了搶注商標(biāo)的注冊(cè)。

在商標(biāo)遭到搶注后，很多企業(yè)會(huì)覺得受到了莫大的委屈，認(rèn)為自己的合法權(quán)益受到侵犯，遂通過向法院起訴等途徑以昭雪伸冤。但應(yīng)當(dāng)注意的是——被搶注與侵權(quán)是完全不同的兩個(gè)法律概念。被搶注的情況都是搶注者搶注了作為本應(yīng)成為權(quán)利人企業(yè)的商標(biāo)權(quán)利，而侵權(quán)的行為是企業(yè)已經(jīng)獲得了商標(biāo)權(quán)，而在獲得權(quán)利之后發(fā)現(xiàn)他人使用了己方的商標(biāo)。對(duì)此情況，桂佳律師建議被搶注的企業(yè)應(yīng)當(dāng)沉著應(yīng)對(duì)——首先要分析搶注原因，對(duì)案件進(jìn)行深入分析；在被搶注行為出現(xiàn)的國(guó)家和地區(qū)，采取有針對(duì)性的法律行動(dòng)；對(duì)于無法通過法律途徑要回被搶注的商標(biāo)的情況，企業(yè)可嘗試與搶注方進(jìn)行談判協(xié)商，尋求和解。

另一個(gè)途徑是借助政府及社會(huì)力量促進(jìn)和解。例如，中國(guó)海信集團(tuán)的“Hisense”商標(biāo)被博世-西門子在德國(guó)搶注，本案經(jīng)歷了五年，雙方終于達(dá)成了和解協(xié)議。這其中，中國(guó)商務(wù)部和歐盟駐華機(jī)構(gòu)都積極參與斡旋，促成了雙方的和解。另外，“中國(guó)商標(biāo)海外維權(quán)研討會(huì)”也在其中起了重要作用。此外，國(guó)家工商總局在2011年還出臺(tái)了一系列服務(wù)措施，包括加強(qiáng)示范城市（區(qū)）企業(yè)、示范企業(yè)商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)及海外維權(quán)工作，支持企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略等。企業(yè)也可從這些系列服務(wù)措施中得到受益。

桂佳律師對(duì)企業(yè)加強(qiáng)海外商標(biāo)保護(hù)提出了以下五點(diǎn)總結(jié)性建議：

第一，企業(yè)在海外開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，需要得到企業(yè)高層的重視，下決心加強(qiáng)對(duì)企業(yè)核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的保護(hù)，并從宏觀上和戰(zhàn)略上及早制定全面的全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)計(jì)劃；

第二，選擇專業(yè)的律師和合適的代理機(jī)構(gòu)。專業(yè)的律師可為企業(yè)量身定制知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略，從根本上降低其商標(biāo)在海外遭遇搶注的風(fēng)險(xiǎn)；合適的代理機(jī)構(gòu)在國(guó)際上有正常的渠道，了解各國(guó)的注冊(cè)規(guī)定和途徑，實(shí)現(xiàn)有效辦理海外商標(biāo)注冊(cè)的目標(biāo)；

第三，在所有潛在需要獲得品牌保護(hù)的國(guó)家和地區(qū)都加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。甄選出重點(diǎn)需要保護(hù)的國(guó)家和地區(qū)，并在這些地方對(duì)企業(yè)品牌采取全面、深入和具體的品牌保護(hù)措施；

第四，將企業(yè)的品牌保護(hù)擴(kuò)展到國(guó)外時(shí)，應(yīng)充分利用國(guó)際公約中各種國(guó)際注冊(cè)和優(yōu)先權(quán)計(jì)算的便利和優(yōu)勢(shì)；

第五，在加強(qiáng)品牌海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的同時(shí)，應(yīng)對(duì)域名、商號(hào)/企業(yè)名稱等資產(chǎn)一并進(jìn)行保護(hù)。