伍春艷 焦洪濤 / 華中科技大學(xué)法學(xué)院

從Myriad案看人體基因的專利適格性*

伍春艷 焦洪濤 / 華中科技大學(xué)法學(xué)院

2013年6月美國最高法院關(guān)于Myriad案的終審判決和美國專利暨商標(biāo)局同日發(fā)布的《備忘錄》讓產(chǎn)業(yè)界、研究機構(gòu)和公眾再次聚焦基因?qū)＠?。爭議焦點在于經(jīng)分離的人體基因是否滿足專利適格性。人體基因并不能與人體自然分離，只能通過人類干預(yù)才可產(chǎn)生，不宜簡單否定其專利適格性?？隙ń?jīng)分離的人體基因的專利適格性，也并不意味著所有經(jīng)分離的人體基因都可獲得專利保護；新穎性、創(chuàng)造性和實用性等要求可以排除對經(jīng)分離但并未體現(xiàn)顯著技術(shù)進步的人體基因的專利保護。

如果說Diamond 訴Chakrabarty案打開了基因技術(shù)專利的大門【1】，那么2013年6月美國最高法院關(guān)于Myriad案的判決和美國聯(lián)邦專利暨商標(biāo)局（USPTO）同時發(fā)布的《備忘錄》則讓基因?qū)＠僖淮纬蔀闋幾h焦點。這一判決不僅關(guān)系到Myriad遺傳公司的直接利益，也會對整個生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生物技術(shù)研究活動的開展產(chǎn)生深刻影響。截至2012年8月，美國有近5000項專利與人體基因有關(guān)【2】。從全世界范圍來看，約20%的人類基因組已被申請專利【3】。美國最高法院的判決是否會助推一直存在的關(guān)于基因?qū)＠馁|(zhì)疑，進而影響到立法者和司法界的立場？本文結(jié)合Myriad案的爭議焦點，探討經(jīng)分離的人體基因的專利適格性（patent eligibility），即是否屬于可專利主題（patentable subject matter）。

一、Myriad案的進展及爭議焦點

Myriad遺傳公司通過研究識別和定位了BRCA基因（BRCA1和BRCA2）在人類基因組中的物理位置，成功分離BRCA基因并確定其確切的核苷酸序列。由于BRCA基因突變可以顯著增加罹患乳腺癌和卵巢癌的風(fēng)險，該公司又開發(fā)出檢測BRCA基因突變的方法，向婦女提供基因檢測診斷服務(wù)，評估患者的患癌風(fēng)險。Myriad遺傳公司圍繞BRCA基因及其檢測方法向USPTO提出了7項專利申請并獲授權(quán)。根據(jù)這7項專利，Myriad遺傳公司在分離BRCA基因、合成BRCA cDNA（complementary DNA，互補DNA）和提供BRCA基因檢測診斷服務(wù)方面享有排他性的權(quán)利1. 參見 653 F.3d 1329; 2011 U.S.。

2009年5月，美國分子病理學(xué)學(xué)會和研究者、患者等19名原告向紐約南部地方法院起訴USPTO和Myriad遺傳公司等。原告主張根據(jù)美國專利法第101條，Myriad遺傳公司分離的BRCA基因?qū)儆谧匀划a(chǎn)物(products of nature)，不屬于可專利主題。該訴訟涉及前述7項專利中的15項權(quán)利要求。

紐約南部地方法院認為可專利主題應(yīng)該與自然產(chǎn)物存在明顯區(qū)別。DNA有雙重性質(zhì)，既是生物分子，也是遺傳信息的物質(zhì)載體。經(jīng)分離的DNA中堿基序列所揭示的信息與天然DNA中的信息一致。純化步驟并未改變核苷酸序列，也并未改變DNA攜帶的信息。經(jīng)分離的DNA分子屬于美國專利法第101條的“自然產(chǎn)物”，不屬于可專利主題，因此判決Myriad遺傳公司與BCRA基因有關(guān)的專利無效。

Myriad遺傳公司不服地方法院的判決，向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴，認為地方法院誤讀了美國最高法院關(guān)于排除“自然產(chǎn)物”的專利主題資格、除非與自然產(chǎn)物明顯不同的先例的主張，錯誤地僅僅關(guān)注經(jīng)分離的DNA和天然DNA的相同點，而未關(guān)注二者的區(qū)別，主張經(jīng)分離的DNA分子是具有特定名稱、特征和用途的非天然存在的物質(zhì)組成，屬于可專利主題2. 同注釋1。。

聯(lián)邦巡回上訴法院與紐約南部地方法院的立場迥然不同，認為分離狀態(tài)的BRCA1和BRCA2與存在于體內(nèi)的DNA分子并不一樣，對自然狀態(tài)的DNA進行人為地切割或合成，使分離后的DNA具有與自然存在的DNA不同的化學(xué)特性。經(jīng)分離的DNA分子并不是自然物質(zhì)的純化形式，而是一個獨特的化學(xué)實體，屬于可專利主題。聯(lián)邦巡回上訴法院于2011年7月做出判決，部分維持、部分推翻紐約南部地方法院的判決，判決經(jīng)分離的DNA分子，無論是否限定為cDNA，屬于可專利主題。檢測和分析BRCA基因序列的方法不屬于可專利的方法，通過改變細胞增長率篩選潛在癌癥的治療方法可獲得專利權(quán)3. 同注釋1。。

當(dāng)事人不服聯(lián)邦巡回上訴法院的判決，向美國最高法院提起調(diào)卷令申請。美國最高法院于2013年2月將案件發(fā)回聯(lián)邦巡回上訴法院，要求其根據(jù)Mayo案中最高法院關(guān)于“自然法則”的裁決再審理。2012年8月，聯(lián)邦巡回上訴法院再審后認為Mayo案對這一判定不會產(chǎn)生任何影響。上訴法院重申問題在于專利適格性而不是可專利性(patentability)4. 參見689 F.3d 1303; 2012 U.S.。

美國最高法院于2013年4月對Myriad案進行審理，并于6月做出終審判決，部分維持、部分推翻了聯(lián)邦巡回上訴法院的判決，認為自然產(chǎn)生的DNA片段是自然產(chǎn)物，并不僅僅因為其被分離出來而具有專利主題資格；cDNA則滿足可專利性，因為它并不能自然產(chǎn)生5. 參見33 S. Ct. 2107; 186 L. Ed. 2d 124, 2013 U.S.。

從Myriad案中紐約南部地方法院、聯(lián)邦巡回上訴法院和美國最高法院的不同判決可以看出，爭議集中于經(jīng)分離的人體基因的專利適格性，焦點在于其是否屬于自然物質(zhì)。

Myriad案極大地改變了USPTO關(guān)于核酸技術(shù)的審查政策，因為其屬于美國專利法第101條規(guī)定的不可專利主題，審查人員需駁回自然產(chǎn)生的核酸或其片段的產(chǎn)品發(fā)明申請，無論其是否經(jīng)分離。

二、自然產(chǎn)物不可專利原則在美國的實踐發(fā)展

專利適格性是指一項發(fā)明創(chuàng)造屬于可專利主題，在一國專利法規(guī)定的可授予專利權(quán)的客體范圍內(nèi)。一項技術(shù)成果若要尋求專利法保護，首先必須屬于可專利主題。要判斷一項技術(shù)成果是否屬于可專利主題，應(yīng)滿足兩方面的要求：首先判斷該成果是否屬于美國專利法第101條所列舉的發(fā)明類型之一6. 根據(jù)美國專利法第101條，凡發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎和有用的方法、機器、產(chǎn)品或物質(zhì)的組分，或?qū)ζ溥M行任何新穎和有用的改進的，可以依該法規(guī)定的條件和要求獲得專利。。如果要求保護的發(fā)明顯然不屬于四種發(fā)明類型中的任何一種，就不屬于可專利主題。如果不能簡單判定是否屬于前述發(fā)明類型，就需要進一步判斷要求保護的發(fā)明是否屬于司法實踐中認定的例外情形7. 參見Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Eighth Edition, Revision 9, August 2012.。自然產(chǎn)物不可專利原則正是美國法院在司法實踐中認定專利適格性時逐漸發(fā)展出來的一項原則。

盡管并不能完全確定美國聯(lián)邦專利暨商標(biāo)局的實踐和美國法院的司法判例中最早何時開始闡述不得授予自然產(chǎn)物專利這一原則，但早在Ex parte Latimer案中（1889年），專利審查人員就駁回了一項關(guān)于從大王松（the Pinus australis）松針分離出的一種纖維的專利申請【4】。專利專員Hall在支持專利審查人員的駁回決定時指出，“一種自然產(chǎn)物，當(dāng)其脫離原來環(huán)境后，并不能以其自然狀態(tài)成為可專題主題”，“被提取的纖維并不存在人為改變”8. 參見Ex parte Latimer, 1889 Dec. Com. Pat. pp123-127.。在Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.案中（1948年），引發(fā)爭議的發(fā)明是一種包含提升作物固氮力的復(fù)合根瘤菌。發(fā)明人發(fā)現(xiàn)某些菌株間不會產(chǎn)生相互抑制，于是進行混合培養(yǎng)，并申請專利。地方法院認為發(fā)明人只是發(fā)現(xiàn)了自然規(guī)律，判定該組合物不能獲得專利。第七巡回法院推翻了地方法院的判決，認為該發(fā)明是將科學(xué)知識應(yīng)用于自然界中存在的物質(zhì)。美國最高法院認為發(fā)明人并不能創(chuàng)造細菌間的抑制或不抑制狀態(tài)，這些特性是天然存在的，因而推翻了巡回法院的判決，判斷專利無效9. 參見Funk Bros., 333 U.S.。在Diamond 訴Chakrabarty案中（1980年），美國最高法院判定對一種遺傳工程細菌可授予專利，該遺傳工程細菌中含有四種自然產(chǎn)生的DNA質(zhì)粒，由于Chakrabarty的努力，這種細菌具有了與自然界任何細菌明顯不同的特性。美國最高法院在該判決中提出了關(guān)于可專利主題的重要闡述，即“太陽下任何人造之物都屬于可專利主題”。然而，在地球上發(fā)現(xiàn)的一種新礦物或在野外發(fā)現(xiàn)一種的新植物屬于不可專利主題10。嗣后，在Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co.案中，法院認為Amgen公司關(guān)于一個經(jīng)純化和分離的編碼人促紅細胞生成素的DNA序列的專利有效11。從上述判例可以看出，自Diamond 訴Chakrabarty案以來，盡管自然產(chǎn)物不可專利原則在認定可專利主題時發(fā)揮作用，但關(guān)于自然產(chǎn)物的判斷在悄然變化。USPTO和法院逐漸開始接受經(jīng)分離的基因不再屬于自然產(chǎn)物。受這些判決的影響，美國聯(lián)邦專利暨商標(biāo)局逐漸承認基因、干細胞和大量人類使用的非生物產(chǎn)品屬于可專利主題，并授予了大量專利12。

在此背景下，Myriad案中美國最高法院做出與USPTO以往實踐完全不同的判決，似乎讓人無所適從。盡管如此，USPTO還是迅速做出了回應(yīng)，在美國最高法院對Myriad案進行判決的同一天發(fā)布了備忘錄，聲稱Myriad案極大改變了專利局關(guān)于核酸技術(shù)的審查政策。該備忘錄對基因相關(guān)專利的專利審查實踐進行初步指導(dǎo)，要求審查人員駁回關(guān)于自然產(chǎn)生的核酸或其片段的產(chǎn)品發(fā)明申請，無論其是否經(jīng)分離，因為其屬于美國專利法第101條規(guī)定的不可專利主題。專利申請只限于非自然產(chǎn)生的核酸，例如一個cDNA或者一個其自然產(chǎn)生的核苷酸順序已經(jīng)被改變的核酸（例如，一個人工變異序列）仍舊屬于可專利主題。其他涉及自然產(chǎn)生核酸的專利申請，包括方法專利申請，都應(yīng)根據(jù)專利審查程序手冊（MPEP）中關(guān)于“專利主題資格”的規(guī)定進行審查。根據(jù)該備忘錄，USPTO將頒布更全面的關(guān)于確定可專利主題資格的指南【5】。USPTO的備忘錄將會影響審查人員隨后的基因?qū)＠麑彶樾袨椤?/p>

三、經(jīng)分離人體基因的專利適格性

（一）可專利主題擴大化趨勢下人體基因?qū)＠南嚓P(guān)法律規(guī)定和實踐

各國專利立法中關(guān)于專利主題資格的規(guī)定并不是一成不變的。專利法的歷史基礎(chǔ)是機械和化工技術(shù)，對于專利主題資格的最初判斷標(biāo)準(zhǔn)側(cè)重于技術(shù)性層面的考量，在當(dāng)時科學(xué)技術(shù)條件下，科學(xué)原理第一次發(fā)現(xiàn)和第一次加以實際利用之間往往存在巨大的時間差距。隨著科技的進步，當(dāng)代科學(xué)的突破與技術(shù)創(chuàng)新之間的時間差日益縮短，在一些領(lǐng)域內(nèi)科學(xué)突破與技術(shù)創(chuàng)新幾乎可以做到平行推進，或者是交錯進行。人們對自然界一個新現(xiàn)象的認識，在更多情況下可能直接得出對其應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用前景的預(yù)測，并付諸應(yīng)用。伴隨這種趨勢，可專利主題的范圍亦逐漸擴大。這一擴大的趨勢表現(xiàn)為對可專利主題的范圍給予廣義的解釋，而對可專利性的限制進行狹義的解釋。例如EPO對EPC第52條和第53條對發(fā)明和可專利性的限制做出了狹義理解，這一點已經(jīng)深刻影響到歐洲各國對專利主題范圍的界定。德國專利法將可專利主題限定為“發(fā)明”（第1條第1款），盡管沒有對“發(fā)明”進行立法定義，但規(guī)定自然中已經(jīng)存在的、利用技術(shù)方法從自然環(huán)境中分離或制造的生物物質(zhì)，也能夠作為發(fā)明的對象（第1條第2款）【6】。

面對生物技術(shù)科學(xué)研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的浩大聲勢，一些國家的立法機構(gòu)和專利行政部門紛紛在法律政策層面進行規(guī)定并實施。歐盟《關(guān)于生物技術(shù)發(fā)明的法律保護指令》以及德國專利法均規(guī)定經(jīng)分離的人體基因能夠作為可以獲得專利的發(fā)明。2005年，德國為了轉(zhuǎn)化歐盟《關(guān)于生物技術(shù)發(fā)明的法律保護指令》，對專利法進行修改，修改后的德國專利法第1a條第2款規(guī)定，人的身體已經(jīng)分離的部分，或者以其他方式通過技術(shù)方法獲得的組成部分，包括基因序列或者部分序列，能夠作為可以獲得專利的發(fā)明，即使該組成部分的結(jié)構(gòu)與自然存在的組成部分的結(jié)構(gòu)相同。2010年德國專利法修訂時仍保留了前述條款。美國專利局也已對基因、干細胞和大量人類使用的非生物產(chǎn)品授予專利，但對涉及人體器官（包括人類胚胎和胎兒）的專利申請尚未授權(quán)13。在法律和政策的保駕護航下，各國專利行政部門授予的人體基因?qū)＠麛?shù)量逐年增加。據(jù)估計，20世紀80年代以來，人類基因組的20%已被申請專利【3】。在此背景下，Myriad案中美國最高法院將DNA認定為自然產(chǎn)物、不屬于可專利主題的判決無疑受到各界矚目。

（二）經(jīng)分離人體基因?qū)儆诳蓪＠黝}

1、經(jīng)分離人體基因的專利適格性判斷：自然產(chǎn)物還是人造發(fā)明

正如Myriad案中所呈現(xiàn)，即便是研究人員也尚未對基因?qū)＠暮戏ㄐ赃_成共識，一些研究人員積極申請基因?qū)＠?，另一些研究人員則有時會選擇針對已獲授權(quán)的基因?qū)＠崞鹪V訟。正如自然產(chǎn)物不可專利原則所揭示，從專利法角度反對基因?qū)＠饕w現(xiàn)為主張經(jīng)分離的人體基因仍舊屬于自然產(chǎn)物，經(jīng)分離或純化的基因序列只是去除了冗長的密碼子，其與自然存在的基因無論從堿基的排列還是自然性質(zhì)上都并無區(qū)別。有學(xué)者把基因比喻為公園的石頭，在公園撿起的一塊石頭在對其清洗和打磨之后不會變成他們的發(fā)明，將基因從人體分離也不會改變其自然產(chǎn)物的屬性【7】。 這種比喻雖然形象，卻并不完全貼切，上述比喻中與人體相分離的基因與公園的石頭，人類的干預(yù)程度顯然存在很大差別。

對于經(jīng)分離的人體基因的適格性，專利法角度判斷的關(guān)鍵在于其屬于自然產(chǎn)物還是人造發(fā)明。如果某一物質(zhì)既可自然產(chǎn)生，也可經(jīng)由人類的努力獲得，那么其不應(yīng)屬于可專利主題。如果某一物質(zhì)并不能自然產(chǎn)生，只能通過人類干預(yù)才可產(chǎn)生，則不應(yīng)將其排除出可專利主題范圍。此處，自然和人造或人為的區(qū)別不在于不同的化學(xué)結(jié)構(gòu)和化學(xué)特性，而在于因人類的干預(yù)有別于自然現(xiàn)象。因為在基因技術(shù)領(lǐng)域，科學(xué)家們能夠創(chuàng)建或復(fù)制與人體自然狀態(tài)下相同的人體細胞。經(jīng)分離的人體基因?qū)儆诳蓪＠黝}，因為在自然狀態(tài)中基因或DNA片段不可能脫離人體而存在，只有通過人類的干預(yù)基因才可能與人體相分離。當(dāng)然，這一判斷的思路僅僅適用于運用自然產(chǎn)物原則進行可專利主題判斷的情形。

2、專利適格性和可專利性（patentability）

在討論此類案件時，經(jīng)分離的人體基因的專利適格性和可專利性往往容易發(fā)生混淆。專利適格性僅僅涉及專利主題資格，即某一發(fā)明或發(fā)現(xiàn)是否屬于可專利主題，可專利性還涵蓋新穎性、創(chuàng)造性和實用性等專利審查標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。一項發(fā)明要獲得專利保護，首先必須屬于可專利主題范圍。然而，承認經(jīng)分離的人體基因?qū)儆诳蓪＠黝}并不意味著所有經(jīng)分離的人體基因都可獲得專利保護，發(fā)明人不會因為一項專利申請具備專利適格性就獲得專利授權(quán)。獲得專利授權(quán)還需滿足新穎性、創(chuàng)造性和實用性等要求。美國1952年的專利法就已經(jīng)做出區(qū)分，將是否屬于可專利主題和新穎性要求分別進行規(guī)定，即美國現(xiàn)行專利法的第101條和102條。美國聯(lián)邦巡回上訴法院在In re O' Farrell案（1988年）中也并不否定基因的專利適格性，指出“從其自然環(huán)境中被分離的基因已不處于自然存在的狀態(tài)，是人類干預(yù)的結(jié)果，可以授予專利權(quán)”，而是以不符合非顯而易見性支持了USPTO對于在細菌宿主細胞中產(chǎn)生蛋白質(zhì)的方法不予授權(quán)的決定14。然而在Myriad案中，聯(lián)邦上訴法院Moore法官根據(jù)以往判例提出的疑問，即分離過程是否能將DNA從一種不可專利的自然現(xiàn)象轉(zhuǎn)變成一個可專利的物質(zhì)組成以及經(jīng)分離的DNA是否具有可能產(chǎn)生顯著實用性的明顯不同的特點。Moore法官將實用性也納入到人體基因是否屬于可專利主題的考量因素，顯然過于擴張了專利適格性判斷的功能。

四、結(jié)論

專利制度體系中，專利適格性要求、可專利性判斷標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)利限制等規(guī)定發(fā)揮著不同的功能。專利適格性僅旨在回應(yīng)發(fā)明創(chuàng)造的專題主題問題。專利適格性要求和例外規(guī)定可以對專利申請進行過濾，提升專利制度的效能。對于經(jīng)分離的人體基因是否屬于可專利主題進行判斷時不能模糊專利主題資格和可專利性的區(qū)別。人體基因并不能與人體自然分離，只能通過人類干預(yù)才可產(chǎn)生，不宜徑直否定其專利主題資格。對于人體基因?qū)＠赡芘c公共健康等利益發(fā)生沖突等擔(dān)憂，可通過新穎性、創(chuàng)造性和實用性標(biāo)準(zhǔn)所構(gòu)成的可專利性判斷體系以及權(quán)利限制等制度來實現(xiàn)利益平衡，尋求制度的最大合理性。

【1】祈志. 打開基因技術(shù)專利之門的案例——對Diamond v. Chakrabarty案的剖析【J】. 醫(yī)學(xué)與哲學(xué)（人文社會醫(yī)學(xué)版）, 2006(6).

【2】Human Gene Patent Report 2012【EB/OL】【2013-09-19】. http://hgpr.org/finalHGPR.pdf.

【3】Open Source Biotech【EB/OL】【2013-08-15】. http://www.bios.net/daisy/bios/2296/version/default/part/AttachmentData/data/ Red%20Herring%20-%20April%2017,%202006.pdf.

【4】Christopher Beauchamp. Patenting Nature: A Problem of History【J】. Stanford Technology Law Review, 2013(16):2.

【5】MEMORANDUM【EB/OL】【2013-09-15】. http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad_20130613.pdf.

【6】范長軍. 德國專利法研究【M】. 北京：科學(xué)出版社, 2010.

【7】Peter Drahos. Biotechnology Patents, Markets and Morality【J】. E.I.P.R., 1999, 21(9).

* 本文系教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目“人類遺傳資源保護與管理中的知識產(chǎn)權(quán)問題研究”（12YJC820115）和華中科技大學(xué)人文社會科學(xué)基金青年項目（2009013）階段性研究成果。