袁博

關(guān)鍵詞

專利無效

修改權(quán)利要求

復(fù)方制劑案

本案中，爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于：第一，將權(quán)利要求中的數(shù)值范圍修改為范圍中的一個(gè)特征點(diǎn)值，是否屬于無效宣告程序中允許的修改方式；第二，選取權(quán)利要求數(shù)值范圍中的一個(gè)特征點(diǎn)值作為修改內(nèi)容，是否超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。換言之，在專利無效宣告程序中，對(duì)涉及數(shù)值范圍的權(quán)利要求的修改，應(yīng)該遵循怎樣的規(guī)則？

一、問題的引出：“1：30”復(fù)方制劑案

（一）案情介紹

案外人上海家化醫(yī)藥科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱家化公司）于2003年向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)名為“氨氯地平、厄貝沙坦復(fù)方制劑”的發(fā)明專利（即本案專利），并于2006年被授權(quán)公告，其權(quán)利要求是：“1、一種復(fù)方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1：10-1：30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成分組成的藥物組合物。2、……?！北景笇＠f明書第三部分“試驗(yàn)結(jié)果”表5的“9種劑量組合及相應(yīng)的劑量比”中有A1130（1：30）的內(nèi)容。該部分“復(fù)方對(duì)血壓的影響”中有如下描述：“氨氯地平1mg/kg與不同劑量的厄貝沙坦組合，僅在厄貝沙坦為30mg/kg時(shí)才呈現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)的降壓效應(yīng)。”說明書第四部分“分析與結(jié)論”中有“氨氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg的組方因降壓效果穩(wěn)定持久，用藥劑量小，故推薦為最佳劑量組合”的內(nèi)容。此外，說明書中片劑制備實(shí)施例1和2分別公開了氨氯地平2.500mg與厄貝沙坦75.000mg的組合以及氨氯地平5.000mg與厄貝沙坦150.000mg的組合。針對(duì)本案專利權(quán)，李平向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求。2009年9月，專利復(fù)審委員會(huì)進(jìn)行口頭審理，家化公司當(dāng)庭提交了權(quán)利要求書的修改文本，將權(quán)利要求1中的比例“1：10-1：30”修改為“1：30”。12月，專利復(fù)審委員會(huì)作出第14275號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，認(rèn)為家化公司權(quán)利要求修改文本超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍，并且對(duì)該反應(yīng)比例關(guān)系的技術(shù)特征進(jìn)行修改也不屬于無效宣告程序中允許的修改方式，宣告本案專利全部無效。家化公司不服，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟，北京市第一中級(jí)人民法院一審維持第14275號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定。家化公司不服提起上訴。二審期間，本案專利權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移，江蘇先聲公司、南京先聲公司承繼為本案原告。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為修改符合法律規(guī)定，于是撤銷第14275號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，并責(zé)令專利復(fù)審委重新作出決定。專利復(fù)審委不服向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彛蟊获g回。

（二）問題的引出

本案中，爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于：第一，將權(quán)利要求中的數(shù)值范圍修改為范圍中的一個(gè)特征點(diǎn)值，是否屬于無效宣告程序中允許的修改方式；第二，選取權(quán)利要求數(shù)值范圍中的一個(gè)特征點(diǎn)值作為修改內(nèi)容，是否超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。換言之，在專利無效宣告程序中，對(duì)涉及數(shù)值范圍的權(quán)利要求的修改，應(yīng)該遵循怎樣的規(guī)則？

二、數(shù)值范圍的類型與點(diǎn)值選取

在專利權(quán)利要求和說明書中，為了描述某一技術(shù)特征，經(jīng)常使用數(shù)值范圍的形式進(jìn)行限定。根據(jù)數(shù)值選取的數(shù)量是否有限，可以將數(shù)值范圍分為連續(xù)型數(shù)值范圍與離散型數(shù)值范圍。例如，權(quán)利要求記載某反應(yīng)溫度為60-90度，由于可供選擇的溫度在這個(gè)區(qū)間事實(shí)上是無限的，各溫度呈連續(xù)性變化，因此這種數(shù)值范圍可以稱之為連續(xù)型數(shù)值范圍；又如，權(quán)利要求記載某制作工藝需要進(jìn)行N（N=4，5，6，7）次淬火，由于可供選擇的淬火次數(shù)的數(shù)值范圍（4-7次）是有限的，彼此之間沒有呈現(xiàn)4、4.1、4.2……這種連續(xù)性變化，因此可以將其稱之為離散型數(shù)值范圍。

區(qū)分?jǐn)?shù)值范圍的類型有何意義呢？最大的功能，在于判斷修改權(quán)利要求數(shù)值范圍時(shí)，是否超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。例如，判斷在數(shù)值范圍內(nèi)選取特征點(diǎn)值的形式作為修改形式是否超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍，不同的數(shù)值類型能得出不同的結(jié)論。對(duì)于連續(xù)型數(shù)值范圍而言，如果權(quán)利要求記載某反應(yīng)溫度為60-90度，修改后反應(yīng)溫度變?yōu)?5度，如果原權(quán)利要求書和說明書并未記載這一具體溫度，該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無法通過閱讀專利申請(qǐng)文件得知可以優(yōu)選這一溫度，那么這種特征點(diǎn)值的選取就超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，那么這種修改就是被禁止的；對(duì)于離散型數(shù)值范圍而言，權(quán)利要求記載某制作工藝需要進(jìn)行N（N=4，5，6，7）次淬火，修改后權(quán)利要求改為需要進(jìn)行5次淬火，由于這一數(shù)值在原始專利申請(qǐng)文件中已有體現(xiàn)，本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員可以通過閱讀原始申請(qǐng)文件直接地、毫無疑義地獲知這個(gè)數(shù)值，不需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)和大量的嘗試，因此這一修改沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，是允許的。可見，采取從原范圍中選取特征點(diǎn)值來對(duì)數(shù)值范圍進(jìn)行修改是否符合專利法，主要是看所選取的特征點(diǎn)值是否能讓所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能從原專利申請(qǐng)記載的信息直接地、毫無疑義地確定。

對(duì)于離散型數(shù)值范圍而言，由于數(shù)值有限，一般在原始專利申請(qǐng)文件中已經(jīng)記載了具體的若干數(shù)值，因此公眾可以合理預(yù)期申請(qǐng)可能的保護(hù)范圍，將數(shù)值范圍修改為這些數(shù)值中的某些或者某個(gè)，能讓所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能從原申請(qǐng)記載的信息直接地、毫無疑義地確定，因而沒有超出范圍；對(duì)于連續(xù)型數(shù)值范圍而言，由于可供選擇的數(shù)據(jù)呈連續(xù)性變化，可以選擇的數(shù)值在理論上是無限的，如果公眾根據(jù)原始專利申請(qǐng)文件的記載無法知悉某個(gè)特征值的選取以及該特征值具有區(qū)別于其他值的特別效果，那么將數(shù)值范圍修改為這個(gè)值就是不公平和超范圍的。具體而言，將離散型數(shù)值范圍改為范圍內(nèi)某一特征點(diǎn)值不能成為被允許的修改形式主要基于兩個(gè)原因：

第一，這種修改形式擴(kuò)大了權(quán)利要求的保護(hù)范圍。專利申請(qǐng)獲得授權(quán)后，專利權(quán)人就與公眾達(dá)成了一種“以技術(shù)換權(quán)利”的契約，公眾尊重權(quán)利人的專有范圍，而權(quán)利人不能干涉公眾在權(quán)利范圍之外對(duì)專利技術(shù)進(jìn)行研究、改進(jìn)的自由。如果相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員在權(quán)利要求的數(shù)值范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了大量試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)采用某一特征點(diǎn)值能獲得遠(yuǎn)超過該范圍其他數(shù)值的技術(shù)效果，那么從新穎性上看，由于專利公開的數(shù)值范圍不破壞數(shù)值范圍之間除端點(diǎn)之外的其他任意數(shù)值的新穎性，因此選取該特定值具有新穎性；從創(chuàng)造性上看，由于采用該特征值能夠產(chǎn)生顯著的技術(shù)效果，并且需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)，因此該選值同樣滿足創(chuàng)造性的要求。在此條件下，對(duì)該特征值的選取就可以形成一項(xiàng)新的發(fā)明創(chuàng)造。如果允許原專利權(quán)人通過修改權(quán)利要求的形式將數(shù)值范圍修改為沒有在先記載的任意數(shù)值，就相當(dāng)于讓其壟斷了這一數(shù)值區(qū)間的任何技術(shù)改進(jìn)的自由，無形中擴(kuò)大了其權(quán)利保護(hù)范圍，從而窒息了技術(shù)進(jìn)步的空間。

第二，這種修改形式得不到原專利說明書的支持。對(duì)于離散型數(shù)值范圍而言，由于表達(dá)形式?jīng)Q定了相關(guān)領(lǐng)域的人員可以毫不費(fèi)力的進(jìn)行數(shù)值選取并且記載形式也決定了該數(shù)值可以由相關(guān)領(lǐng)域的普通人員直接地、毫無疑義地得到，因此對(duì)這種數(shù)值范圍進(jìn)行特征值修改應(yīng)當(dāng)認(rèn)為得到了原專利說明書的支持；相反，對(duì)于連續(xù)型數(shù)值范圍而言，面對(duì)數(shù)量巨大的各種取值可能，在說明書等專利文件沒有給出技術(shù)啟發(fā)和選值教導(dǎo)的情況下，相關(guān)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員不經(jīng)過大量創(chuàng)造性勞動(dòng)無法獲得最優(yōu)數(shù)值，在這種情況下，將數(shù)值范圍修改為某一優(yōu)選特征值，令相關(guān)領(lǐng)域的公眾無法預(yù)見，實(shí)質(zhì)上相當(dāng)于將申請(qǐng)時(shí)未完成的發(fā)明內(nèi)容隨后補(bǔ)入專利申請(qǐng)文件并就該發(fā)明內(nèi)容不正當(dāng)?shù)娜〉孟壬暾?qǐng)的利益，有悖先申請(qǐng)?jiān)瓌t的本義，因此是不能接受的。

三、連續(xù)性數(shù)值范圍修改的例外規(guī)則

以上論述了阻卻連續(xù)型數(shù)值范圍進(jìn)行特征值修改的兩個(gè)主要原因。另一方面，當(dāng)構(gòu)成修改障礙的這兩個(gè)原因不復(fù)存在時(shí)，連續(xù)型數(shù)值的修改在符合修改原則的前提下，就應(yīng)當(dāng)予以準(zhǔn)許。例如，權(quán)利要求記載某反應(yīng)溫度為60-90度，同時(shí)在說明書中公開了一個(gè)具體溫度75度，并說明這種溫度下能達(dá)到最佳的技術(shù)效果，那么就應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人將權(quán)利要求溫度數(shù)值范圍修改為該特征點(diǎn)值。原因在于：從權(quán)利保護(hù)范圍看，75度落入原數(shù)值范圍且在原說明書中已有具體記載，因此沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍；從說明書等文件的內(nèi)容看，75度的數(shù)值選取已經(jīng)在說明書中進(jìn)行了指導(dǎo)，其特別的技術(shù)效果也進(jìn)行了明確的披露，因此相關(guān)領(lǐng)域的一般技術(shù)人員可以毫無難度地選取該特征值實(shí)現(xiàn)專利中的技術(shù)方案，因而當(dāng)專利權(quán)人修改數(shù)值范圍為該特征值時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以準(zhǔn)許。行文至此，有人會(huì)提出疑問，將連續(xù)性數(shù)值范圍修改為原專利文件記載的特征值沒有擴(kuò)大保護(hù)范圍，因此滿足專利實(shí)質(zhì)審查中的修改要求，但是，在更加嚴(yán)格限制修改的無效宣告程序中，這種修改形式，符合《審查指南》的三種形式嗎？對(duì)這個(gè)問題的解答，將在下文案例分析中進(jìn)行闡釋。

四、對(duì)“1：30”復(fù)方制劑案中數(shù)值范圍修改合法性的討論

（一）是否超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍

如前文所述，在“1：30”復(fù)方制劑案中，專利權(quán)人已在原說明書中披露了“1：30”這一特征比值，同時(shí)也披露了選取該值能夠取得最佳技術(shù)效果，即：說明書第三部分“試驗(yàn)結(jié)果”表5的“9種劑量組合及相應(yīng)的劑量比”中有A1130（1：30）的內(nèi)容，并有如下描述：“氨氯地平1mg/kg與不同劑量的厄貝沙坦組合，僅在厄貝沙坦為30mg/kg時(shí)才呈現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)的降壓效應(yīng)”；說明書第四部分“分析與結(jié)論”中有“氨氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg的組方因降壓效果穩(wěn)定持久，用藥劑量小，故推薦為最佳劑量組合”的內(nèi)容；此外，說明書中片劑制備實(shí)施例1和2分別公開了氨氯地平2.500mg與厄貝沙坦75.000mg的組合以及氨氯地平5.000mg與厄貝沙坦150.000mg的組合。因此，可以認(rèn)為這種修改沒有超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。

有人也許會(huì)提出和本案中專利復(fù)審委員會(huì)同樣的質(zhì)疑：本專利說明書中記載了氨氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg的組合，但這僅表示藥物具體劑量的組合，不能反映整個(gè)比例關(guān)系。對(duì)于這一點(diǎn)，最高人民法院在裁定書中進(jìn)行了回應(yīng)：根據(jù)查明的事實(shí)可知，本專利說明書中明確公開了氨氯地平1mg與厄貝沙坦30mg的組合，并將氨氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg作為最佳劑量比，在片劑制備實(shí)施例中也有相應(yīng)符合1：30比例關(guān)系的組合，可見1：30的比值在說明書中已經(jīng)公開。對(duì)于比值關(guān)系的權(quán)利要求而言，說明書中具體實(shí)施例只能記載具體的數(shù)值，而無法公開一個(gè)抽象的比值關(guān)系，而且本專利說明書中披露的是在大鼠身上進(jìn)行試驗(yàn)所得到的結(jié)果，本專利說明書明確記載可應(yīng)用的劑量范圍是氨氯地平2-10mg，厄貝沙坦50-300mg，如果認(rèn)定其披露的最佳組方僅為1mg：30mg這一具體劑量而非比值，則該最佳組方根本不包含在上述可應(yīng)用的范圍內(nèi)，顯然不符合常理。對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說，1mg/kg和30mg/kg表明的是兩種成分的比值而非一個(gè)固定的劑量，故本案中應(yīng)認(rèn)為1：30的比值關(guān)系在說明書已有記載，該修改沒有超出原說明書和權(quán)利要求書的范圍。

可以看到，對(duì)于“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，應(yīng)該從所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員角度出發(fā)，凡是原說明書和權(quán)利要求書已經(jīng)披露的技術(shù)內(nèi)容，都應(yīng)該理解為屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。從這個(gè)角度出發(fā)，判斷對(duì)專利申請(qǐng)文件的修改是否超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，不應(yīng)只機(jī)械地理解為僅包含原說明書及附圖和權(quán)利要求書以文字和圖形表達(dá)的內(nèi)容，還應(yīng)考慮所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員綜合上述內(nèi)容后顯而易見的內(nèi)容。

（二）是否符合《審查指南》的三種修改形式

《審查指南》規(guī)定專利無效宣告過程中權(quán)利要求的修改方式限于三種：權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為，即使認(rèn)定本案中對(duì)權(quán)利要求的修改符合上述修改原則，但其仍然因不符合《審查指南》對(duì)修改方式的要求而不能被接受?？疾臁秾＠▽?shí)施細(xì)則》及《審查指南》對(duì)無效過程中權(quán)利要求的修改進(jìn)行限制，其原因一方面在于維護(hù)專利保護(hù)范圍的穩(wěn)定性，保證專利權(quán)利要求的公示作用；另一方面在于防止專利權(quán)人通過事后修改的方式把申請(qǐng)日時(shí)尚未發(fā)現(xiàn)、至少?gòu)恼f明書中無法體現(xiàn)的技術(shù)方案納入到本專利的權(quán)利要求中，從而為在后發(fā)明搶占一個(gè)在先的申請(qǐng)日?；谏鲜鲈?，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，本案中的修改應(yīng)當(dāng)予以準(zhǔn)許，原因在于，《審查指南》規(guī)定的三種修改形式只是在無效過程中貫徹《專利法》第33條的具體形式，判斷依據(jù)仍然是嚴(yán)格遵守《專利法》第33條的規(guī)定。換言之，對(duì)于符合三種修改形式但是違反《專利法》第33條的規(guī)定的情形，不應(yīng)準(zhǔn)許；對(duì)于三種修改形式之外但是符合《專利法》第33條規(guī)定，并且較之授權(quán)專利權(quán)利范圍更小的修改形式，應(yīng)當(dāng)予以準(zhǔn)許。

1、符合三種修改形式但是違反《專利法》第33條的規(guī)定的情形，不應(yīng)準(zhǔn)許

例如，在專利無效宣告程序中，現(xiàn)行《專利審查指南》規(guī)定允許以合并方式修改權(quán)利要求，這種方式有可能會(huì)導(dǎo)致修改后的權(quán)利要求中引入了原權(quán)利要求書和說明書中所沒有記載的技術(shù)方案。例如，假定原權(quán)利要求書為：權(quán)利要求1：一種產(chǎn)品，其特征為A。權(quán)利要求2：根據(jù)權(quán)利要求1的產(chǎn)品，其特征為B。權(quán)利要求3：根據(jù)權(quán)利要求l的產(chǎn)品，其特征為c。當(dāng)無效宣告請(qǐng)求人提供了充足的證據(jù)證明權(quán)利要求1不具備《專利法》第22條中規(guī)定的新穎性或創(chuàng)造性時(shí)，根據(jù)現(xiàn)行《專利法實(shí)施細(xì)則》第69條及《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定，專利權(quán)人可以采用合并的方式對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行修改，也即專利權(quán)人可以將權(quán)利要求書修改為：權(quán)利要求1：一種產(chǎn)品，其特征為A+B+C。由于原權(quán)利要求2和3均為單獨(dú)引用權(quán)利要求l，也即其要求保護(hù)的技術(shù)方案僅為：一種產(chǎn)品，其特征為A+B；或：一種產(chǎn)品，其特征為A+C，而這種修改后權(quán)利要求1的技術(shù)方案是原權(quán)利要求書中所沒有記載的，甚至是原說明書中也沒有記載的，從而這種修改可能會(huì)導(dǎo)致不符合《專利法》第33條的相關(guān)規(guī)定。顯然，這種修改形式雖然符合《審查指南》的三種形式，但也是不能準(zhǔn)許的。

2、三種修改形式之外但是符合《專利法》第33條規(guī)定，并且較之授權(quán)專利權(quán)利范圍更小的修改形式，應(yīng)當(dāng)予以準(zhǔn)許

事實(shí)上，考察《審查指南》限定的三種修改方式可以看到，無效專利審查中的專利文件修改較之實(shí)質(zhì)審查更為嚴(yán)格，這樣做是為了防止將無效程序變成再次實(shí)審。但是，如果采取較之授權(quán)專利權(quán)利范圍更小的修改形式，則應(yīng)當(dāng)予以準(zhǔn)許，因?yàn)樵谶@種情況下，既沒有違反公眾預(yù)期，沒有減少公眾權(quán)利范圍，而是權(quán)利人自己放棄了部分權(quán)利范圍（例如，原范圍的兩個(gè)端值即被放棄），因此不應(yīng)予以拒絕。此外，最高人民法院在辦案中還認(rèn)為，1：30的比值是專利權(quán)人在原說明書中明確推薦的最佳劑量比，將權(quán)利要求修改為1：30既未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，更未擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，不屬于相關(guān)法律對(duì)于修改進(jìn)行限制所考慮的要避免的情況。如果按照專利復(fù)審委員會(huì)的觀點(diǎn)，僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改，使得在本案中對(duì)修改的限制純粹成為對(duì)專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P，缺乏合理性。況且，《審查指南》規(guī)定在滿足修改原則的前提下，修改方式一般情況下限于前述三種，并未絕對(duì)排除其他修改方式。