王曉歐 王偉紅等

摘 要：文章從禁止反悔原則的適用條件出發(fā)，分析了此原則對侵權(quán)訴訟階段和實(shí)審確權(quán)階段的不同影響，結(jié)合具體案例給出了專利實(shí)審階段申請人反悔主張時(shí)的處理方法和審查建議。

關(guān)鍵詞：實(shí)審階段；禁止反悔；侵權(quán)訴訟

1 概述

禁止反悔原則是專利侵權(quán)訴訟中的一項(xiàng)重要原則，也稱為專利審查歷史禁止反悔原則，是指在專利權(quán)人在專利申請期間或者維持階段通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述放棄了某特定權(quán)利要求或者對專利保護(hù)范圍進(jìn)行了限縮性的說明，則在專利侵權(quán)訴訟中不得將專利保護(hù)擴(kuò)及其曾經(jīng)放棄了的領(lǐng)域。

作者在研究一件專利復(fù)審案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)復(fù)審請求人在提出復(fù)審時(shí)的主張與實(shí)審階段完全相反。如果發(fā)生在專利侵權(quán)訴訟階段，完全可以運(yùn)用“禁止反悔原則”進(jìn)行抗辯。但是該案發(fā)生在專利行政審批階段，應(yīng)按照怎樣的原則進(jìn)行處理是個(gè)值得思考的問題。下面結(jié)合案例探討專利審查階段出現(xiàn)請求人反悔主張時(shí)可以采取的處理方式。

2 案例介紹

某復(fù)審案，申請人請求保護(hù)一種彩色硅砂的制備方法，該方法包括：將硅砂在100-200℃下與樹脂混合均勻，然后使硅砂和樹脂的混合物與權(quán)利要求1-7中任意一項(xiàng)所述的硅砂著色劑和固化劑接觸，在硅砂表面形成彩色樹脂層。

對比文件1公開一種彩色石英砂（即硅砂）的制備方法。通過對比可知，其與申請人請求保護(hù)的技術(shù)方案的主要區(qū)別如下：區(qū)別（1）著色劑不同，本案是以一定比例混合的鐵黃粉和鈦白粉，對比文件1是氧化鉻；區(qū)別（2）混合順序不同，本案硅砂與樹脂先混合，再與著色劑接觸，對比文件1樹脂與著色劑先混合，再與硅砂混合。

通知書中指出，針對區(qū)別技術(shù)特征（1），本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)不同的著色效果易于想到采用不同組份構(gòu)成的著色劑；對于區(qū)別技術(shù)特征（2），根據(jù)對比文件1公開的技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠判斷這些原料的混合僅是簡單的物理混合，為了方便生產(chǎn)，適當(dāng)調(diào)整加入順序，是常規(guī)的操作，其技術(shù)效果可以預(yù)期。因此權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案無創(chuàng)造性。

申請人在一通答復(fù)時(shí)指出：本申請要解決的技術(shù)問題是克服現(xiàn)有技術(shù)中硅砂著色困難以及著色后顏色長期穩(wěn)定性差的問題，解決本申請技術(shù)問題的關(guān)鍵在于硅砂著色劑，并不在于硅砂與樹脂材料以及硅砂著色劑混合的先后順序。

駁回后，申請人請求復(fù)審，在復(fù)審請求中指出：為了實(shí)現(xiàn)本申請的目的，將樹脂、硅砂著色劑和固化劑依次與硅砂接觸，是為了使樹脂、硅砂著色劑和固化劑都能與硅砂進(jìn)行充分的接觸，從而使硅砂更容易著色，并且提高彩色硅砂的顏色長期穩(wěn)定性。

對比申請人前后兩次意見陳述書可知，對于原料混合順序的技術(shù)效果，申請人出現(xiàn)了反悔。在答復(fù)實(shí)審?fù)ㄖ獣鴷r(shí)，申請人否定了原料混合順序并非解決本申請技術(shù)問題的關(guān)鍵，而在后的復(fù)審意見陳述中又指出原料混合順序就是要解決本申請的技術(shù)問題。

這種情況在審查過程中很少遇，但是如果申請人在答復(fù)通知書的過程中出現(xiàn)反悔現(xiàn)象，審查員，或者是合議組是否可以利用類似專利侵權(quán)判定中的禁止反悔原則來反駁申請人呢？

3 禁止反悔原則的適用

禁止反悔原則在我國已以司法解釋的形式予以確認(rèn)，是專利侵權(quán)訴訟中的一項(xiàng)重要原則。在專利申請的審批過程中，申請人對一專利申請做出的修改和針對專利局審查的通知做出的意見陳述有可能會(huì)對專利權(quán)保護(hù)范圍產(chǎn)生一定限制作用。由于實(shí)審和復(fù)審均屬于專利申請的審批過程，無論是一通意見陳述還是復(fù)審請求的意見陳述均是針對專利局審查的通知做出的意見陳述。表面上看來，本案似乎滿足規(guī)定，可以適用這一原則。如果可以利用這一原則進(jìn)行反駁的話，復(fù)審合議組則可以指出由于申請人前后主張矛盾，正說明原料的混合順序?qū)嶋H上并不能使得本申請相對于現(xiàn)有技術(shù)具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，從而也不能使得本申請因之而具有創(chuàng)造性。也許，申請人收到這樣的審查意見也無可辯駁，自知理虧，從而主動(dòng)撤回復(fù)審請求。

果真能這樣操作嗎？這需要研究一下禁止反悔原則的適用條件。

首先，禁止反悔原則屬于專利侵權(quán)訴訟中的原則，它是民法中誠實(shí)信用原則和公平原則在專利法中的體現(xiàn)。其本意是防止專利權(quán)人兩頭獲利，避免專利權(quán)人在專利審批階段為獲得專利權(quán)先要求一個(gè)較小的權(quán)利要求，而在侵權(quán)訴訟階段為了運(yùn)用等同原則而反悔，從而按較大的保護(hù)范圍進(jìn)行解釋。否則的話，公眾無法明確得知專利權(quán)的保護(hù)范圍，從而造成對公眾利益的損害。專利可以視為專利權(quán)人與公眾利益群體之間的一種契約，而禁止反悔原則旨在平衡專利權(quán)人和社會(huì)公眾的利益。專利權(quán)人作為契約一方，應(yīng)該對自己放棄或限制專利造成的損害承擔(dān)責(zé)任。

再者，我國專利法中并無禁止反悔原則的相關(guān)規(guī)定，專利法、實(shí)施細(xì)則以及專利審查指南關(guān)于專利申請審批的規(guī)定也不涉及該原則。因此，在法律沒有明確規(guī)定的情況下，審查員無論是在實(shí)審階段還是在復(fù)審階段，都不能采用禁止反悔原則進(jìn)行審查。

4 審查階段主張反悔的處理方式

既然不能適用禁止反悔原則，那么對于復(fù)審階段申請人主張反悔的情況，合議組應(yīng)如何處理呢？

回到本案，首先需考慮一下是否允許申請人認(rèn)定的原料混合順序所要解決技術(shù)問題可以前后不一致？如果允許，需進(jìn)一步判斷其認(rèn)定是否合理？

對于一項(xiàng)發(fā)明來說，無論申請人是誰，其提出申請時(shí)的最接近現(xiàn)有技術(shù)水平應(yīng)當(dāng)是一定的。但由于客觀原因所限，申請人對現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)知水平，導(dǎo)致申請人掌握的最接近現(xiàn)有技術(shù)并非真正的最接近現(xiàn)有技術(shù)。因此，當(dāng)審查員檢索出的現(xiàn)有技術(shù)與申請人掌握的現(xiàn)有技術(shù)不一樣時(shí)，申請人會(huì)根據(jù)對比文件重新確定發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題。故而，申請人對于技術(shù)問題的主張發(fā)生變化是正常現(xiàn)象，甚至有時(shí)難免出現(xiàn)前后不一致的情形。既然主張發(fā)生變化屬于正常現(xiàn)象，所以申請人的這種做法也應(yīng)當(dāng)被允許。

其次，合議組需要站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度判斷申請人的主張是否合理。判斷過程可以是如下幾步。

第一步，確定發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題。通過仔細(xì)閱讀申請文件，合議組發(fā)現(xiàn)申請人通篇未提及其特定的原料混合順序就是要解決硅砂著色穩(wěn)定性的問題。因此，僅根據(jù)申請文件的說明書中所記載的內(nèi)容無法獲得復(fù)審請求人所聲稱的技術(shù)問題或技術(shù)效果。

第二步，判斷特定的原料混合順序是否屬于公知常識(shí)。此步驟是為了判斷申請人爭辯理由的合理性。合議組根據(jù)專業(yè)知識(shí)初步推斷，本領(lǐng)域技術(shù)人員易于想到將混合順序調(diào)整為樹脂先與硅砂混合并包覆其上，之后再與著色劑接觸，從而提高硅砂的著色穩(wěn)定性。也就是說，原料混合順序的調(diào)整對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見的，屬于公知常識(shí)。

第三步，利用申請人立場不一致的情況作為佐證加強(qiáng)審查意見的說服力。

基于申請文件和對比文件公開的內(nèi)容，可以否定本申請的創(chuàng)造性。至于出現(xiàn)申請人在一通意見陳述和復(fù)審請求意見陳述觀點(diǎn)不一致的情況，合議組初步推測，特定的原料混合順序并非本申請對現(xiàn)有技術(shù)做出的貢獻(xiàn)，只是申請人為了獲得專利權(quán)而提出的爭辯理由。為了加強(qiáng)說服力，合議組在復(fù)審?fù)ㄖ獣欣蒙暾埲嗽谝煌ㄒ庖婈愂鲋械挠^點(diǎn)，即“解決本申請技術(shù)問題的關(guān)鍵并不在于硅砂與樹脂材料以及硅砂著色劑混合的先后順序”，以此作為佐證來回應(yīng)申請人的意見陳述。

5 結(jié)束語

該復(fù)審案在申請人答復(fù)過程中主張前后矛盾的情況下，合議組并未以此為由，將其作為理由和證據(jù)駁斥申請人，而是本著國家行政審批人員的職責(zé)和義務(wù)，嚴(yán)格按照法律規(guī)定，注重實(shí)證，客觀評述，體現(xiàn)了“敬畏法律、把握實(shí)質(zhì)、注重責(zé)任”的思想。