石必勝

在專利創(chuàng)造性判斷的司法實踐中，對于客觀技術(shù)問題的認定存在很多問題，其中一個問題是：客觀技術(shù)問題與發(fā)明人聲稱的技術(shù)效果的關(guān)系是什么？這里面又包含以下幾個方面：第一，客觀技術(shù)問題是否必須依據(jù)發(fā)明人聲稱的技術(shù)效果進行認定；第二，客觀技術(shù)問題是否可以依據(jù)說明書沒有記載的技術(shù)效果進行認定；第三，客觀技術(shù)問題是否可以依據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員顯而易見的技術(shù)效果進行認定。本文擬對上述問題進行研究，以期能夠為統(tǒng)一認識打下基礎(chǔ)。

一、客觀技術(shù)問題是否必須依據(jù)發(fā)明人聲稱的技術(shù)效果進行認定

在確定客觀技術(shù)問題時，技術(shù)效果具有重要影響?！秾＠麑彶橹改?010》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)規(guī)定，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進的技術(shù)任務(wù)。雖然技術(shù)問題不完全等于技術(shù)效果，但是，技術(shù)效果是引導(dǎo)發(fā)明人確定技術(shù)任務(wù)的重要因素，因此，在專利創(chuàng)造性判斷過程中，技術(shù)效果對確定客觀技術(shù)問題有重要影響，技術(shù)效果可以作為確定客觀技術(shù)問題的基礎(chǔ)。關(guān)于技術(shù)問題與技術(shù)效果的關(guān)系，我國《專利審查指南2010》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)規(guī)定，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。

既然技術(shù)效果是確定客觀技術(shù)問題的基礎(chǔ)，那么在確定客觀技術(shù)問題時只能依據(jù)發(fā)明人主觀認為的技術(shù)效果來進行認定，還是應(yīng)當(dāng)依照一個更加客觀的標(biāo)準(zhǔn)來確定呢。我國《專利審查指南》規(guī)定客觀技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)客觀地認定，并不能完全受到發(fā)明人聲稱技術(shù)效果的限制?！秾＠麑彶橹改?010》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)規(guī)定，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題；在這種情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。

為什么客觀技術(shù)問題的認定不受到發(fā)明人聲稱技術(shù)效果的限制呢，這是因為，專利審查員所認定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)可能不同于發(fā)明人在說明書中所描述的現(xiàn)有技術(shù)，現(xiàn)有技術(shù)不同，發(fā)明的起點就不相同，發(fā)明相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)需要進行改進的技術(shù)任務(wù)也可能發(fā)生變化。正如歐洲專利局所述，確定客觀技術(shù)問題的目的是為了客觀地判斷創(chuàng)造性。在T0641/00COMVIK案中，歐洲專利局對“問題—解答”方法進行了以下說明：“為了客觀地判斷創(chuàng)造性，問題—解答方法中的問題應(yīng)當(dāng)是一個技術(shù)問題，它應(yīng)當(dāng)實際被權(quán)利要求中的解答所解決，權(quán)利要求中的所有技術(shù)特征都應(yīng)當(dāng)用于解答。問題應(yīng)當(dāng)是在優(yōu)先權(quán)日所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員提出來要求解決的……如果在專利申請中不能提取出技術(shù)問題來，則歐洲專利條約第52條中規(guī)定的具有專利性的發(fā)明就不存在?！蔽覈F(xiàn)有判例也強調(diào)，由于專利權(quán)人在說明書中描述的現(xiàn)有技術(shù)可能并非專利復(fù)審委員會認定的最接近現(xiàn)有技術(shù)，因此，基于專利復(fù)審委員會認定的最接近現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，可能不同于專利權(quán)人認為的技術(shù)問題。

我國《專利審查指南》關(guān)于客觀技術(shù)問題的規(guī)定，實際上參照了歐洲專利局的相關(guān)規(guī)定。歐洲專利局在T0024/81案中認為，如果新發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有技術(shù)比發(fā)明申請中原始記載的最接近現(xiàn)有技術(shù)更接近發(fā)明申請，則專利申請人或?qū)＠麢?quán)人可能需要重新陳述說明書中表述的技術(shù)問題。最后，發(fā)明申請相對于新發(fā)現(xiàn)的最接近現(xiàn)有技術(shù)所具有的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)被用以確定新的客觀技術(shù)問題。

我國《專利審查指南》的上述規(guī)定得到了人民法院的確認。例如，在（2010）高行終字第311號“電動自行車輪轂”的實用新型專利權(quán)無效行政糾紛案中，專利權(quán)人上訴主張，“行星軸固定在離合器上、離合器固定在主軸上，省略了行星架，解決了簡化離合器結(jié)構(gòu)、減輕構(gòu)件重量的技術(shù)問題”。北京市高級人民法院則認為：“由于專利權(quán)人在說明書中描述的現(xiàn)有技術(shù)可能并非專利復(fù)審委員會認定的最接近現(xiàn)有技術(shù)，因此，基于專利復(fù)審委員會認定的最接近現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，可能不同于專利權(quán)人認為的技術(shù)問題。本專利權(quán)利要求1相對于附件2的技術(shù)方案多了離合器這個部件，而增加離合器能夠解決現(xiàn)有技術(shù)中輪轂外殼的轉(zhuǎn)動通過行星齒輪機構(gòu)傳遞給電機轉(zhuǎn)子，引起電機不必要的轉(zhuǎn)動的技術(shù)問題，因此該技術(shù)問題是本專利實際解決的技術(shù)問題。”

客觀地認定技術(shù)問題是各國專利審查和審判實踐中的普遍做法。美國在司法實踐中也提出在確定技術(shù)問題時注意客觀性，有的情況下不一定要與發(fā)明申請人或?qū)＠麢?quán)人聲稱的技術(shù)問題相同。在KSR案（KSR. 82 USPQ2d at 1397.）中，最高法院特別地指出了聯(lián)邦巡回上訴法院在四個方面存在錯誤，其中第一項就是認為聯(lián)邦巡回上訴法院和專利審查員只是局限于考慮專利權(quán)人意圖解決的技術(shù)問題。美國《審查指南》（MPEP § 2144.）規(guī)定，對比文件中記載的改進現(xiàn)有技術(shù)的動機往往就是發(fā)明人進行改進的原因，但有時發(fā)明人卻是為了不同于創(chuàng)造性判斷者的目的或解決不同的技術(shù)問題而進行相同的改進。只要取得相同技術(shù)進步或者效果，發(fā)明人改進的原因與創(chuàng)造性判斷者認為的原因不相同并不影響顯而易見的判斷。是否有技術(shù)啟示，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)明人面臨的普遍問題來確定，而不是由發(fā)明具體解決的問題決定（In re Kahn， 441 F.3d 977， 987， 78 USPQ2d 1329， 1336 （Fed. Cir. 2006））。本領(lǐng)域技術(shù)人員并不需要認識到記載在現(xiàn)有技術(shù)中的相同技術(shù)問題以進行改進（In re Linter， 458 F.2d 1013， 173 USPQ 560 （CCPA 1972）； In re Dillon， 919 F.2d 688， 16 USPQ2d 1897 （Fed. Cir. 1990）， cert. denied， 500 U.S. 904 （1991）.）。

二、客觀技術(shù)問題是否可以依據(jù)說明書沒有記載的技術(shù)效果進行認定

按照專利法的一般原理，如果不是本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專利說明書和現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上能夠知曉的技術(shù)內(nèi)容，發(fā)明人應(yīng)當(dāng)在說明書中充分公開，否則，這樣的技術(shù)內(nèi)容就不能作為認定專利有效的依據(jù)。從公開技術(shù)貢獻從而換取保護的角度來說，發(fā)明人在申請日之前沒有發(fā)現(xiàn)并記載在專利申請文件中的技術(shù)效果，不能視為發(fā)明人的技術(shù)貢獻，因此不能作為確定客觀技術(shù)問題的依據(jù)。正如最高人民法院在（2011）行提字第8號“抗β-內(nèi)酰胺酶抗菌素復(fù)合物”發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案中所強調(diào)的那樣，專利申請人在其申請專利時提交的專利說明書中公開的技術(shù)內(nèi)容，是國務(wù)院專利行政部門審理專利的基礎(chǔ)，亦是社會公眾了解、傳播和利用專利技術(shù)的基礎(chǔ)。因此，專利申請人未能在專利說明書中公開的技術(shù)方案、技術(shù)效果等，一般不得作為評價專利權(quán)是否符合法定授權(quán)確權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)，否則會與專利法規(guī)定的先申請原則相抵觸，背離專利權(quán)以公開換保護的本質(zhì)屬性。

司法實踐中的很多案例都在有關(guān)客觀技術(shù)問題的爭議中強調(diào)了上述原則。在筆者審理的北京市高級人民法院（2010）高行終字第285號“注射用三磷酸腺苷二鈉氯化鎂凍干粉針劑及其生產(chǎn)方法”發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案中，專利權(quán)人認為本專利要解決的客觀技術(shù)問題是：“現(xiàn)有技術(shù)采用活性分裝，使用時現(xiàn)場配比，而本專利采用單一制劑，其活性組分在工廠生產(chǎn)中完成嚴格配比，有效克服了現(xiàn)場配比所帶來的配比波動性?！北緦＠f明書記載有將三磷酸腺苷二鈉和氯化鎂制成凍干粉針劑，提高了藥品的穩(wěn)定性，據(jù)此專利復(fù)審委員會認定權(quán)利要求1實際解決的技術(shù)問題在于以冷凍干燥的方法提高藥品的穩(wěn)定性。二審法院認為：“本專利說明書所描述的背景技術(shù)內(nèi)容與證據(jù)1的技術(shù)內(nèi)容是相同的，因此本專利要解決的技術(shù)問題不包括避免配比波動性，且本專利說明書也未記載其他可以使本領(lǐng)域技術(shù)人員從中能夠得知本專利具有避免配比波動性的技術(shù)效果的內(nèi)容，因此原審判決認定權(quán)利要求1實際解決的技術(shù)問題不包括避免配比波動性亦無不當(dāng)?！?/p>

最高人民法院在（2011）行提字第8號“抗β-內(nèi)酰胺酶抗菌素復(fù)合物”發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案中表示，本案中專利權(quán)人主張其為了解決本案專利的安全性、有效性、穩(wěn)定性，還進行了長期毒性試驗、急性毒性試驗、一般藥理研究試驗等一系列試驗和研究，但由于相關(guān)技術(shù)內(nèi)容并未記載于本案專利說明書中，不能體現(xiàn)出本案專利在安全性、有效性、穩(wěn)定性等方面對現(xiàn)有技術(shù)作出了創(chuàng)新性的改進與貢獻。因此，這些試驗和研究不能作為認定本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性的依據(jù)。最高人民法院的上述論述表明，說明書中沒有記載的技術(shù)效果，不是發(fā)明人實際作出技術(shù)貢獻的依據(jù)，因此不能作為確定客觀技術(shù)問題的基礎(chǔ)。

三、客觀技術(shù)問題是否可以依據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員顯而易見的技術(shù)效果進行認定

前面的分析表明，由于不是發(fā)明人的技術(shù)貢獻，因此不能依據(jù)說明書沒有記載的技術(shù)效果認定客觀技術(shù)問題。但是，在最接近現(xiàn)有技術(shù)不同導(dǎo)致發(fā)明人聲稱的技術(shù)效果不能作為認定客觀技術(shù)問題的依據(jù)時，是否絕對不能依據(jù)說明書沒有記載的技術(shù)效果認定客觀技術(shù)問題呢？在回答這個問題時，非常有必要強調(diào)，專利創(chuàng)造性判斷的主體應(yīng)當(dāng)是申請日的本領(lǐng)域技術(shù)人員，應(yīng)當(dāng)從專利創(chuàng)造性判斷主體的角度來分析這種情形下如何確定客觀技術(shù)問題。首先，發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識和能力進行評價。其次，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。再者，既然本領(lǐng)域技術(shù)人員并不具有創(chuàng)造能力，把對本領(lǐng)域技術(shù)人員顯而易見但說明書沒有記載的技術(shù)效果作為認定客觀技術(shù)問題的依據(jù)，就不會違反前面所述的技術(shù)貢獻原則。

前面的分析表明，即使說明書沒有記載，但只要技術(shù)效果對本領(lǐng)域的科技人員是顯而易見的，也可以作為認定客觀技術(shù)問題的依據(jù)。這樣既符合專利創(chuàng)造性判斷的主體標(biāo)準(zhǔn)，又不會違反說明書應(yīng)當(dāng)公開請求保護的技術(shù)貢獻的原則。我國《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定體現(xiàn)了上述思想?！秾＠麑彶橹改?010》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)規(guī)定：“重新確定的技術(shù)問題可能要依據(jù)每項發(fā)明的具體情況而定。作為一個原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可?！逼渲械闹攸c在于“本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果”。

最高人民法院在（2014）行提字第13號“乳腺疾病藥物組合物及制備方法”發(fā)明專利無效案中認為：“專利權(quán)人主張本專利實際要解決的技術(shù)問題是提高丹酚酸B的含量，并非改變劑型。然而，本專利權(quán)利要求書中并沒有記載藥物組合物中丹酚酸B的含量，也沒有記載用于提高丹酚酸B的具體技術(shù)手段，更沒有記載丹酚酸B的含量與療效之間的因果關(guān)系。本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說明書后，無法得知本發(fā)明要解決的技術(shù)問題與提高丹酚酸B的含量有何關(guān)聯(lián)，更無法得出本案專利實際要解決的技術(shù)問題是改變藥物特定活性成分比例的結(jié)論。”最高人民法院的上述論述可以解讀為，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說明書之后不需要付出創(chuàng)造性勞動即可以得知本發(fā)明要解決的技術(shù)問題與提高丹酚酸B的含量有關(guān)聯(lián)，則可以將本專利實際要解決的客觀技術(shù)問題確定為提高丹酚酸B的含量；如果本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說明書之后需要付出創(chuàng)造性勞動才可以得知本發(fā)明要解決的技術(shù)問題與提高丹酚酸B的含量有關(guān)聯(lián)，則因為說明書沒有公開上述技術(shù)內(nèi)容，因此上述技術(shù)內(nèi)容對應(yīng)的技術(shù)貢獻沒有公開，也不能作為認定本專利客觀技術(shù)問題的依據(jù)。

四、小結(jié)

本文的分析表明，說明書沒有記載的技術(shù)效果，一般不得作為確定客觀技術(shù)問題的依據(jù)，因為發(fā)明人沒有發(fā)現(xiàn)并公開的技術(shù)效果，不是發(fā)明人的技術(shù)貢獻的內(nèi)容，也不得作為創(chuàng)造性判斷的依據(jù)。但是，雖然說明書沒有記載，但本領(lǐng)域技術(shù)人員可以顯而易見地確定的技術(shù)效果，可以作為確定客觀技術(shù)問題的依據(jù)。