河野英仁

概要

與美國(guó)、中國(guó)相比，日本的專利侵權(quán)訴訟量不算多。但在近幾年，中國(guó)企業(yè)的日本法人被卷入專利侵權(quán)訴訟的事件卻在增加。

日本的專利侵權(quán)訴訟與中國(guó)不同，譬如以書面文件為基礎(chǔ)進(jìn)行多次辯論、能夠以專利無(wú)效進(jìn)行抗辯以及召開(kāi)技術(shù)說(shuō)明會(huì)等方面。

本文，筆者從多年為中國(guó)企業(yè)代理案件所積累的經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，就有關(guān)在日本的專利侵權(quán)訴訟的要點(diǎn)、程序及中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)特別注意的方面進(jìn)行解說(shuō)。

自訴訟開(kāi)始至判決為止的流程

（1）起訴狀的提出

權(quán)利人要求侵權(quán)人立即停止侵權(quán)行為或請(qǐng)求損害賠償，應(yīng)向地方法院遞交起訴狀和證據(jù)。專利侵權(quán)訴訟的直屬管轄法院是東京地方法院和大阪地方法院。

（2）第一次口頭申辯

法院在對(duì)起訴狀的形式審查結(jié)束后，會(huì)指定第一次口頭申辯的日期，并向被告送達(dá)記載了第一次口頭申辯日期的傳票、起訴狀及證據(jù)。

（3）答辯狀的提出和第一次口頭申辯

收到起訴狀的被告應(yīng)該準(zhǔn)備答辯狀，并將答辯狀在第一次口頭申辯日期之前提供給法院和原告。至答辯為止所給予的期限很短，且要在答辯狀中記載大概的反駁內(nèi)容。第一次口頭申辯日，法院會(huì)決定有關(guān)此次訴訟的后期申辯準(zhǔn)備程序的日程。

（4）申辯準(zhǔn)備程序

被告方可以主張未落入專利技術(shù)范圍或者進(jìn)行專利無(wú)效的抗辯。另外，也可以另行向?qū)＠终?qǐng)求專利無(wú)效宣告。與中國(guó)不同的是，被告可以向法院提出專利無(wú)效（違反創(chuàng)造性、違反記載要求）作為抗辯主張。

被告方將上述主張歸納于準(zhǔn)備文書中，在申辯準(zhǔn)備程序的第二次日期之前將該準(zhǔn)備文書提交給法院。申辯準(zhǔn)備程序的第三次日期，將由原告方對(duì)被告的主張進(jìn)行反駁。在第三次日期之后，法院會(huì)給予大概1-2個(gè)月的準(zhǔn)備期，設(shè)定之后的第四次日期。

經(jīng)過(guò)多次準(zhǔn)備文書的提出，爭(zhēng)議焦點(diǎn)將被歸納出來(lái)。

（5）技術(shù)說(shuō)明會(huì)

在雙方的主張大致被提盡的階段，召開(kāi)技術(shù)說(shuō)明會(huì)的情況較多。技術(shù)說(shuō)明會(huì)上，由大學(xué)教授、辯理士（相當(dāng)于中國(guó)的專利代理人）等技術(shù)專家組成的專門委員會(huì)聽(tīng)取雙方各自的主張及理由，并向原被告提問(wèn)。技術(shù)說(shuō)明會(huì)給予原告、被告的時(shí)間都是約1個(gè)小時(shí)。在所給予的時(shí)間內(nèi)，原被告雙方會(huì)對(duì)各自的主張進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明，以使法官、專門委員能夠理解其主張，而對(duì)于專門委員及對(duì)方律師/辯理士的提問(wèn)，原、被告有必要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)。

（6）和解協(xié)議

技術(shù)說(shuō)明會(huì)結(jié)束后，在雙方的主張被提盡的階段，由法官公開(kāi)對(duì)判決結(jié)果的心證。在此基礎(chǔ)上，法官會(huì)詢問(wèn)原、被告雙方是否有和解的意圖。如果有和解的意圖，就在法官的主導(dǎo)下開(kāi)始和解協(xié)議。通過(guò)和解方式解決的案件很多。

（7）口頭申辯的實(shí)施

在最后一次的申辯準(zhǔn)備程序日期之后，當(dāng)事人在法院進(jìn)行口頭申辯。在此，對(duì)在申辯準(zhǔn)備程序中提及的內(nèi)容在口頭申辯階段提出。即，因當(dāng)事人對(duì)其主張的整理在申辯準(zhǔn)備程序中已完畢，所以口頭申辯在短時(shí)間終結(jié)。口頭申辯終結(jié)時(shí)，法院會(huì)指定判決宣告日期。

（8）判決宣告

在指定的日期，判決在法庭被宣告。自起訴狀提出起至判決作出大致需要15個(gè)月左右的時(shí)間。

中國(guó)企業(yè)的注意點(diǎn)

（1）一般的對(duì)應(yīng)

如上所述的日本的專利訴訟，由于是以書面文件為基礎(chǔ)進(jìn)行審理，因而中國(guó)企業(yè)的負(fù)責(zé)人能夠一邊閱讀書面文件一邊慎重地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。然而，考慮到翻譯所需時(shí)間等因素就不得不以相當(dāng)緊張的節(jié)奏應(yīng)對(duì)。尤其是在是否落入技術(shù)范圍的反駁中增加專利無(wú)效的主張、技術(shù)試驗(yàn)，另外還要準(zhǔn)備技術(shù)說(shuō)明會(huì)，這對(duì)于應(yīng)對(duì)訴訟的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門的負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō)負(fù)擔(dān)又被增大。因此，與容易溝通的日本代理人進(jìn)行良好的協(xié)作尤為重要。

（2）無(wú)效的抗辯

與中國(guó)不同的是，在日本專利民事訴訟的審理中，可以主張專利無(wú)效的抗辯。但在實(shí)務(wù)上，向?qū)＠謱徟胁苛硇姓?qǐng)求專利無(wú)效宣告的情況也很多。對(duì)被告來(lái)說(shuō)，通過(guò)另行請(qǐng)求專利無(wú)效宣告能對(duì)專利權(quán)人施加壓力。

這種情況下，地方法院所作出的專利有效性判斷和專利局所作出的專利有效性判斷是各自進(jìn)行的，兩者的結(jié)論也有可能不一致。這被稱之為雙軌問(wèn)題，成為訴訟進(jìn)展被推遲的一個(gè)理由。

可是，對(duì)地方法院的判決提出不服是在知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院進(jìn)行的，對(duì)專利局作出的審判決定提出不服也是在知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院進(jìn)行的。因此，最終由知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院作出統(tǒng)一的見(jiàn)解。

（3）最高法院

日本采用的是三審制，因此，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院作出的判決可以向最高法院上訴。但與中國(guó)不同，實(shí)務(wù)上，最高法院極少受理有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的案件。實(shí)際上，將知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院的審判認(rèn)為是最后的審判為好。

（4）訴訟成本

由于不存在像美國(guó)那樣的發(fā)現(xiàn)（Discovery）制度，訴訟成本大致與中國(guó)、德國(guó)等國(guó)同等。但是，由于去法院的次數(shù)多、無(wú)效宣告在法院和專利局兩處進(jìn)行、進(jìn)行技術(shù)說(shuō)明會(huì)還有提交文件需要翻譯，這使訴訟成本在一定程度上升高。

（5）勝訴的秘訣

如果要問(wèn)在日本的專利侵權(quán)訴訟有沒(méi)有必勝法，筆者認(rèn)為對(duì)專利侵權(quán)訴訟的展開(kāi)每次都不能預(yù)測(cè)，沒(méi)有特別的必勝法。但是，有一點(diǎn)必須強(qiáng)調(diào)，如果敷衍了事、或者稍微的疏忽大意就會(huì)敗訴。

由于存在如法院對(duì)審判認(rèn)定的變化、新證據(jù)提出的變化、專利局判斷的變化、訴訟中的商業(yè)環(huán)境的變化等因素，當(dāng)事人處于有利狀態(tài)還是處于不利狀態(tài)的情形也是變幻無(wú)常的。但是，無(wú)論是處于何種狀態(tài)，都應(yīng)堅(jiān)持向著勝訴方向全力應(yīng)對(duì)、決不放棄，這一點(diǎn)尤為重要。

翻譯：王瑾