王澤瑩

摘 要 本文通過(guò)中、美、歐、日四國(guó)對(duì)于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的跨領(lǐng)域?qū)ふ医鉀Q技術(shù)手段的能力進(jìn)行比較，并試圖通過(guò)具體案例的分析對(duì)所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的跨領(lǐng)域?qū)ふ医鉀Q技術(shù)手段的能力給出一些建議。

關(guān)鍵詞 創(chuàng)造性 所屬領(lǐng)域技術(shù)人員 跨領(lǐng)域

一、中、美、日、歐各國(guó)對(duì)于跨領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段的能力比較

在專利的創(chuàng)造性評(píng)判中，每個(gè)判斷主體自身的知識(shí)儲(chǔ)備、思維方式及邏輯習(xí)慣不同，從而導(dǎo)致對(duì)創(chuàng)造性高度的理解出現(xiàn)偏差。為了使創(chuàng)造性評(píng)判的結(jié)果趨于客觀化和公平化，我國(guó)《專利審查指南》將創(chuàng)造性判斷的主體定義為“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”，其不但具有合乎邏輯的分析、推理或進(jìn)行有限試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證的能力，還具備跨領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段的能力，但是不具備創(chuàng)造力。張玉敏主編的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)》中對(duì)相同或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域有如下舉例：放電加工和電解加工的發(fā)明名稱相近，而且都屬于切削加工的范疇，但加工原理不同，前者屬于電學(xué)物理領(lǐng)域，后者屬于電化學(xué)領(lǐng)域；辦公用感壓粘結(jié)帶和醫(yī)療用橡皮膏的名稱和用途都不同，但同屬于具有粘結(jié)層的感壓粘結(jié)劑的物質(zhì)，被視為同一領(lǐng)域。

美國(guó)專利商標(biāo)局在2007年10月10日施行的《顯而易見性審查指南中》明確規(guī)定：“所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的水平，規(guī)定其并不是一臺(tái)機(jī)器，而是一個(gè)具有普通創(chuàng)造能力的人，在許多情況下能夠像智力拼圖那樣，將多份專利的教導(dǎo)拼在一起。

歐盟在2007年12月公布的《審查指南》中，將“所屬技術(shù)領(lǐng)域的人員”假想為技術(shù)領(lǐng)域的普通從業(yè)者，如果技術(shù)問(wèn)題促使所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在另一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中尋找解決方案，則另一領(lǐng)域的專業(yè)人員就是適合解決該問(wèn)題的人。在2010年4月公布的《審查指南》中，又對(duì)跨領(lǐng)域的解釋增加了如下內(nèi)容：能夠從鄰近和通用技術(shù)領(lǐng)域甚至是較遠(yuǎn)技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ覇⑹尽?/p>

JPO《審查指南》規(guī)定：本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該能夠體會(huì)與發(fā)明所要解決的問(wèn)題相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域中所有技術(shù)內(nèi)容，作為他/她自己的知識(shí)，在有些情況下，在“一組人”而不是“一個(gè)人”的意義上進(jìn)行考慮更為恰當(dāng)?！耙唤M人”的考量足以體現(xiàn)出JPO的審查標(biāo)準(zhǔn)。

二、案例分析

案例一：技術(shù)領(lǐng)域總歸屬相同，具體技術(shù)領(lǐng)域相近

我國(guó)《專利審查指南》在有關(guān)“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的判斷”一節(jié)中，援引了1979年美國(guó)關(guān)稅和專利上訴法院的一個(gè)涉及帶凹槽以排除表面水的石墨盤式制動(dòng)器的發(fā)明。

要求保護(hù)的發(fā)明是：設(shè)置有排水凹槽的石墨盤式制動(dòng)器，所述凹槽用以排除為清洗制動(dòng)器表面而使用的水。發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是：如何清除制動(dòng)器表面上因摩擦產(chǎn)生的妨礙制動(dòng)的石墨屑。對(duì)比文件1記載了一種石墨盤式制動(dòng)器，對(duì)比文件2公開了在金屬盤式制動(dòng)器上，設(shè)有用于清洗器表面上附著的灰塵而使用的排水凹槽。要求保護(hù)的發(fā)明與對(duì)比文件1的區(qū)別，在于發(fā)明在石墨盤式制動(dòng)器上設(shè)置了凹槽，而該區(qū)別技術(shù)特征已被對(duì)比文件2所披露。對(duì)比文件1的石墨盤式制動(dòng)器會(huì)因摩擦而在制動(dòng)器表面產(chǎn)生磨屑妨礙制動(dòng)，對(duì)比文件2的金屬盤式制動(dòng)器會(huì)因表面上附著灰塵妨礙制動(dòng)，兩者所要解決的技術(shù)問(wèn)題性質(zhì)相同，因此，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到將對(duì)比文件1和對(duì)比文件2結(jié)合，從而得到發(fā)明所述的技術(shù)方案。

對(duì)此，筆者認(rèn)為有三種觀點(diǎn)：

觀點(diǎn)一：對(duì)比文件1僅記載了一種石墨盤式制動(dòng)器，雖然在使用過(guò)程中制動(dòng)器表面產(chǎn)生磨屑妨礙制動(dòng)是客觀存在的技術(shù)問(wèn)題，但是現(xiàn)有技術(shù)中并未給出采用清洗方式來(lái)排除磨屑的技術(shù)啟示，更不會(huì)因此想到利用對(duì)比文件2中的技術(shù)教導(dǎo)而在石墨盤式制動(dòng)器上設(shè)置排水凹槽；

觀點(diǎn)二：對(duì)比文件2僅公開了在金屬盤式制動(dòng)器上設(shè)置清洗表面附著灰塵的排水凹槽，而石墨盤式制動(dòng)器在使用過(guò)程中沒有塵土問(wèn)題，因此，也就沒有理由為了消除塵土而在石墨盤式制動(dòng)器上開設(shè)排水凹槽。

觀點(diǎn)三：對(duì)比文件1、2都是制動(dòng)器領(lǐng)域，不管磨屑還是塵土，都是妨礙制動(dòng)器的不利因素，當(dāng)面對(duì)磨屑妨礙制動(dòng)器使用的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員容易想到在制動(dòng)器領(lǐng)域?qū)で蠼鉀Q辦法，即容易想到將對(duì)比文件2中的排水凹槽結(jié)合到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中。

前兩種觀點(diǎn)對(duì)于“跨領(lǐng)域技術(shù)人員尋找技術(shù)手段”的要求相對(duì)保守謹(jǐn)慎，但也并非不會(huì)成為申請(qǐng)人主張的觀點(diǎn)，這也從不同角度表明了創(chuàng)造性判斷主體在跨領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段中的主觀性。

案例二：技術(shù)領(lǐng)域總歸屬相同，具體技術(shù)領(lǐng)域相反。

這是一件專利復(fù)審委員會(huì)于2003年3月25日對(duì)申請(qǐng)?zhí)枮?5109582.X，發(fā)明名稱為“機(jī)動(dòng)車輛用的交流發(fā)動(dòng)機(jī)”的發(fā)明專利申請(qǐng)維持駁回決定。[1]

專利的權(quán)利要求1為“一種機(jī)動(dòng)車輛用的交流發(fā)動(dòng)機(jī)，包括一個(gè)轉(zhuǎn)軸、場(chǎng)鐵心，固定在轉(zhuǎn)軸上，具有環(huán)形下凹部分；場(chǎng)線圈固定在場(chǎng)鐵心的環(huán)形下凹部分；滑環(huán)用以供電，配置在轉(zhuǎn)軸的場(chǎng)鐵心一側(cè)上；引線從場(chǎng)鐵心外的場(chǎng)線圈引出，通過(guò)端子連接到滑環(huán)上；風(fēng)扇固定在場(chǎng)鐵心的一側(cè)。其中，場(chǎng)鐵心上形成有夾持部分，其截面基本上呈梯形供引導(dǎo)引線及容納樹脂，且風(fēng)扇上開有凹口面對(duì)應(yīng)于夾持部分，而所述夾持部分沿著相對(duì)于場(chǎng)鐵心的徑向的傾斜方向延伸”。

專利復(fù)審委員會(huì)依據(jù)對(duì)比文件1和對(duì)比文件2認(rèn)為發(fā)明不具備創(chuàng)造性。對(duì)比文件1公開了一種用于旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子，其場(chǎng)鐵心各側(cè)的風(fēng)扇上形成有下凹部分，用于容納相應(yīng)引線。要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別為：磁場(chǎng)鐵心上形成有夾持部分，其截面基本上呈梯形，供引導(dǎo)引線和容納樹脂；夾持部分沿著相對(duì)于場(chǎng)鐵心的徑向的傾斜防線延伸。對(duì)比文件2公開了一種用于車輛的無(wú)刷發(fā)電機(jī)，其場(chǎng)鐵心上設(shè)有供引線通過(guò)的凹槽，凹槽的截面是圓弧形的，且凹槽的延伸方向與場(chǎng)鐵心的徑向方向一致。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為本發(fā)明與對(duì)比文件1的區(qū)別已經(jīng)被對(duì)比文件2公開，對(duì)比文件1與對(duì)比文件2屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域即電機(jī)領(lǐng)域，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到采用對(duì)比文件2中的技術(shù)方案，來(lái)解決最接近現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)問(wèn)題，不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。但請(qǐng)求人認(rèn)為本發(fā)明解決的技術(shù)問(wèn)題專屬于有刷電機(jī)領(lǐng)域，而對(duì)比文件2公開的技術(shù)特征涉及無(wú)刷電機(jī)，兩者屬于不同的技術(shù)領(lǐng)域，解決的技術(shù)問(wèn)題不同，該發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。

上述兩個(gè)案例的相似之處在于：發(fā)明與對(duì)比文件的技術(shù)領(lǐng)域均可劃分至一個(gè)上位相同的技術(shù)領(lǐng)域，但是，案例二的對(duì)比文件的技術(shù)領(lǐng)域與發(fā)明相反，一個(gè)為無(wú)刷電機(jī)，一個(gè)為有刷電機(jī)。筆者認(rèn)為，專利復(fù)審委員會(huì)與請(qǐng)求人對(duì)于技術(shù)領(lǐng)域的劃分都有一定的道理，只是從不同的角度出發(fā)而已。一般來(lái)說(shuō)，同一項(xiàng)技術(shù)有時(shí)可以被劃分為很多不同的技術(shù)領(lǐng)域，針對(duì)上述情況，專利復(fù)審委員會(huì)與請(qǐng)求人各執(zhí)一詞，因此，從技術(shù)領(lǐng)域出發(fā)來(lái)判斷涉案專利的創(chuàng)造性是不具備說(shuō)服力的。專利復(fù)審委員會(huì)摒棄了具體的技術(shù)領(lǐng)域限定，從區(qū)別技術(shù)特征所要解決的技術(shù)問(wèn)題出發(fā)，兼顧總的技術(shù)領(lǐng)域相同，認(rèn)定涉案專利不具備說(shuō)服力，這種判斷方法對(duì)今后把握不同技術(shù)領(lǐng)域的實(shí)際情況具有一定的指導(dǎo)意義。

三、結(jié)語(yǔ)

本文通過(guò)中、美、歐、日對(duì)于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的跨領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段的能力進(jìn)行比較分析，幫助我們理解所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的能力范疇，并通過(guò)具體案例的分析，提出在判斷創(chuàng)造性的顯而易見性時(shí)，應(yīng)當(dāng)從整體上客觀看待發(fā)明與對(duì)比文件的技術(shù)領(lǐng)域差別，準(zhǔn)確把握發(fā)明實(shí)質(zhì)。

（作者單位為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心）

參考文獻(xiàn)

[1] 專利復(fù)審委員會(huì)第3294號(hào)復(fù)審決定[DB/OL]. http：//211.157.104.77：8080/reexam/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=FS3294&lx=FS.