◎劉俊梅

在專利侵權(quán)訴訟中正確理解與適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯

◎劉俊梅

現(xiàn)有技術(shù)抗辯是指在侵犯專利權(quán)糾紛案件中，被告主張被控侵權(quán)物采用的是現(xiàn)有技術(shù)，因而其行為不侵犯原告所主張的專利（以下簡稱“原告專利”）的一種抗辯方式。

從現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度設(shè)置的目的和性質(zhì)上，正確理解和適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度設(shè)置的目的及性質(zhì)

現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度設(shè)置目的。從現(xiàn)有技術(shù)抗辯的起源來理解設(shè)置的目的?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯起源于德國，1891年德國專利法限定5年無效宣告請求除斥期間，除斥期間經(jīng)過后，即使專利存在瑕疵，比如將現(xiàn)有技術(shù)申請為專利，他人也無法申請將其無效。瑕疵專利無法撤銷，妨礙了公眾使用現(xiàn)有技術(shù)的自由，于是設(shè)置現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度，使得使用現(xiàn)有技術(shù)的被告擁有了訴訟上的抗辯制度，1941年德國刪除了5年除斥期間的條款，撤銷瑕疵專利已經(jīng)不存在制度上的障礙了，可現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度卻仍然存續(xù)。

瑕疵專利的存在僅是設(shè)置現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度的起因，而非目的，其目的是以此救濟使用現(xiàn)有技術(shù)的公眾免受侵權(quán)糾紛之苦，保障使用現(xiàn)有技術(shù)的自由。

從排除論、否定原告專利的觀點理解現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度設(shè)置的目的。排除論的觀點：現(xiàn)有技術(shù)抗辯是對原告專利中屬于公知技術(shù)的部分予以排除。

否定原告專利的觀點：這種觀點認為被告提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，實質(zhì)在于主張原告專利屬于現(xiàn)有技術(shù)，其提供的作為現(xiàn)有技術(shù)的對比文件，可以破壞原告專利的新穎性或創(chuàng)造性，因此原告專利應當被無效。

這兩個觀點實質(zhì)都是要部分或全部否定原告專利權(quán)的效力，并認為既然不在原告專利的禁止權(quán)范圍內(nèi)，那么被告的行為顯然不侵權(quán)。這兩個觀點混淆了現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度設(shè)置的原因和目的，誤將本為該制度產(chǎn)生起因之一的瑕疵專利當成制度設(shè)置的目的。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的目的不在于否定原告專利的新穎性，也不在于評價原告專利保護范圍的大小，而是意在被告使用現(xiàn)有技術(shù)的自由在侵權(quán)訴訟中得以簡便、及時地實現(xiàn)，其僅關(guān)乎被告行為是否合法，關(guān)乎被告行為是否具有免責性。因此，專利權(quán)有效與否、專利權(quán)利范圍怎樣以及被控侵權(quán)行為落入權(quán)利范圍與否都不是現(xiàn)有技術(shù)抗辯應關(guān)注的問題。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度的性質(zhì)。現(xiàn)有技術(shù)抗辯是被告針對原告依據(jù)專利權(quán)提出的停止侵害、賠償損失請求權(quán)的一種防御和阻卻，它是一種防御性而非攻擊性的權(quán)利，只有被告主張時，法院才予以審查?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯中抗辯成立的結(jié)果是認定被告的行為不構(gòu)成侵權(quán)，不支持原告的訴訟請求，而非否定原告專利權(quán)的效力，原告的請求權(quán)和實體權(quán)利專利權(quán)仍然存在。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的理解與適用

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的適用范圍。有觀點主張只能在構(gòu)成等同侵權(quán)時才能進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯。該觀點目的是從政策導向上，賦予相同侵權(quán)的被告有提起無效宣告的義務(wù)。

但是將等同侵權(quán)和相同侵權(quán)分別予以對待，強加相同侵權(quán)者務(wù)必提起無效宣告請求的義務(wù)，并不符合現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度設(shè)置的目的。提出無效宣告請求一般要求被告在答辯期內(nèi)提出，但由于此時還沒有進行實體審理，被告很難判斷是構(gòu)成相同侵權(quán)或是等同侵權(quán)，也就難以判斷是否能適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯，更難以在法律規(guī)定的答辯期內(nèi)決定是否提出無效宣告請求。被告為穩(wěn)妥起見只能啟動無效宣告請求程序。如果所有被告都如此，現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度也就難以實現(xiàn)其設(shè)置目的。因此，僅能在等同侵權(quán)中適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯是不妥的。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯解決的是被控技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)的關(guān)系，因此，其能否適用也不應受被控技術(shù)與原告專利關(guān)系的影響，即不管被控技術(shù)相對于原告專利是構(gòu)成相同侵權(quán)，還是等同侵權(quán)，均存在現(xiàn)有技術(shù)抗辯適用空間。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯是救濟被告的，被告不主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯，而愿意提出無效宣告請求，尋求中止，可見其意在否定原告專利權(quán)的效力，這是當事人的處分范圍。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯以被告的主張為適用前提，實質(zhì)性抗辯要求在一審期間提出，被告在一審時未主張，視為被告放棄了抗辯的權(quán)利，對于被告在二審期間提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯一般不予審理，避免訴訟突擊和審級損失。這是在訴訟過程中，被告采用現(xiàn)有技術(shù)抗辯策略必須注意的問題，防止自己喪失現(xiàn)有技術(shù)抗辯機會。

援引進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯的技術(shù)范圍。2008年《專利法》修改了專利新穎性、創(chuàng)造性的標準，變相對標準為絕對標準，即不管是出版物公開，還是使用公開或者其他方式公開，其地域范圍均不受限制?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十二條 對于被訴侵權(quán)人主張的現(xiàn)有技術(shù)抗辯或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯，人民法院應當依照專利申請日時施行的專利法界定現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計。

需要注意的是現(xiàn)有技術(shù)不包含抵觸申請，不能援引抵觸申請進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯。如果被告認為有抵觸申請可以否定原告的專利，則應當提出無效宣告請求。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的具體適用。被告提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，存在原告專利、被控技術(shù)和引證技術(shù)三者之間的關(guān)系，三者之間關(guān)系進行比較有一定的順序：

先審查被控技術(shù)與原告專利之間的關(guān)系，通過相同、等同規(guī)則來判斷是否落入專利權(quán)的保護范圍，如果落入專利權(quán)的保護范圍，此時實際上已經(jīng)以原告專利的技術(shù)特征為基準，抽象出被控技術(shù)的相應技術(shù)特征，在此基礎(chǔ)上，再以原告專利的技術(shù)特征為基準，抽象出引證技術(shù)的相應技術(shù)特征，然后再將其與被控技術(shù)進行對比，以判斷被控技術(shù)和引證技術(shù)的關(guān)系。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立的基礎(chǔ)?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯制度設(shè)置目的是保障使用現(xiàn)有技術(shù)的自由得以簡便、及時實現(xiàn)。因此標準的確定要符合該制度的正當性基礎(chǔ)。如果被告使用的就是現(xiàn)有技術(shù)，顯然具有正當性。除此之外，如果被告使用的技術(shù)與引證技術(shù)存在一些差別，但是這種差別是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在引證技術(shù)的基礎(chǔ)上，無需付出創(chuàng)造性勞動就容易想到的，則對于公眾而言，在現(xiàn)有技術(shù)上作出這種改進并生產(chǎn)、制造出被控侵權(quán)物，也應當是正當?shù)?，也就具有抗辯的基礎(chǔ)。當然判斷是否容易從現(xiàn)有技術(shù)中得出，要考慮時間點，這個時間點應當是以被控侵權(quán)物制造日為判斷的時間點，以本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員為判斷主體，來判斷是否能從現(xiàn)有技術(shù)中直接得到或容易從現(xiàn)有技術(shù)中得出。

綜上，在專利侵權(quán)訴訟中，我們從現(xiàn)有技術(shù)抗辯的起源及設(shè)置目的著手，深刻理解現(xiàn)有技術(shù)抗辯的性質(zhì)，正確適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

（作者單位：吉林信責律師事務(wù)所）