賈磊

摘 要：本文對近年來在實(shí)用新型審查過程中經(jīng)常出現(xiàn)的“授權(quán)客體”問題進(jìn)行了討論，分析了目前證明權(quán)利要求中完成的特定功能是由現(xiàn)有技術(shù)中的計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)，即可說明該權(quán)利要求的技術(shù)方案不是針對方法的改進(jìn)，符合專利法第二條第三款的規(guī)定。但是在當(dāng)前電子裝置中的部件基本上都需要執(zhí)行某些特定功能，很難用現(xiàn)有技術(shù)來證明，筆者給出了自己的觀點(diǎn)：應(yīng)當(dāng)以更寬松的尺度評價(jià)技術(shù)方案中的特定功能是否屬于對方法的改進(jìn)。

關(guān)鍵詞：實(shí)用新型；授權(quán)客體；計(jì)算機(jī)程序

0 引言

在2015年李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中又提出“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的口號，更加促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的發(fā)展，據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[1]，2015年全年中國專利申請量達(dá)到了“井噴式”的增長，發(fā)明專利申請的數(shù)量達(dá)到了79多萬件，實(shí)用新型的申請量達(dá)到了94多萬件，外觀設(shè)計(jì)專利申請量達(dá)到了44多萬件，總計(jì)達(dá)到了200萬件[1]，實(shí)用新型專利申請量更是位列三類專利申請之首，成為中國專利申請量中最多的類型，因此其審查和授權(quán)也應(yīng)該受到足夠的關(guān)注。

1 目前針對實(shí)用新型客體問題的答辯方法

近年來，國家知識產(chǎn)權(quán)局對于實(shí)用新型授權(quán)客體的審查愈發(fā)嚴(yán)格，權(quán)利要求中硬件所完成的特定功能，被認(rèn)為是針對計(jì)算機(jī)程序做出的改進(jìn)，從而認(rèn)為不符合專利法第二條第三款的規(guī)定，即不屬于實(shí)用新型保護(hù)客體。

在與審查員的溝通后，代理人通常進(jìn)行如下的答辯方法：申請人可以舉證說明權(quán)利要求中的特定功能是由現(xiàn)有技術(shù)中的計(jì)算機(jī)程序完成的。

陳述了實(shí)現(xiàn)特定功能的計(jì)算機(jī)程序?yàn)楝F(xiàn)有技術(shù)的理由和證據(jù)后，這樣該特定功能就不會被認(rèn)為是對計(jì)算機(jī)程序的改進(jìn)，從而不是對方法本身提出的改進(jìn)，因此符合專利法第二條第三款的規(guī)定。

貌似上述的邏輯是合理的，但是筆者繼續(xù)提出如下問題：“現(xiàn)有技術(shù)”中的計(jì)算機(jī)程序是否能夠運(yùn)行于實(shí)用新型新的技術(shù)方案中？下面我們通過一個(gè)例子進(jìn)行說明：

假設(shè)實(shí)用新型案例為，在現(xiàn)有技術(shù)中，芯片A和芯片C之間是直接連接，在本實(shí)用新型的技術(shù)方案中，在芯片A和芯片C之間加入了芯片B（主要是處理器之類的部件），該芯片B完成特定功能，從而使得芯片A、B和C組成的裝置達(dá)到某種技術(shù)效果。（在本文中假設(shè)的案例可能不是很適合和恰當(dāng)，其只是為了說明后面特定的問題，筆者也很希望能夠列出典型案例進(jìn)行分析、討論，但是由于客戶資料保密的原因，本文也只能簡單討論這類審查意見）

在這類實(shí)用新型的審查意見中，審查員通常認(rèn)為芯片B必然要依靠計(jì)算機(jī)軟件程序或者協(xié)議來實(shí)現(xiàn)，即其是一種虛擬的功能模塊，其實(shí)質(zhì)是計(jì)算機(jī)軟件程序或協(xié)議的應(yīng)用，而計(jì)算機(jī)軟件程序或者協(xié)議是一種方法特征，因此不屬于專利法第二條第三款所規(guī)定的實(shí)用新型保護(hù)客體。

如果采用前述答辯方式進(jìn)行答辯，我們可以從軟件著作權(quán)登記、公開的論文、源程序或?qū)＠暾埖葧C中尋找現(xiàn)有技術(shù)中的計(jì)算機(jī)程序執(zhí)行特定功能的證據(jù)，舉證雖然不容易，但是還是有可能找到的，但是現(xiàn)有技術(shù)里的計(jì)算機(jī)程序應(yīng)用于本實(shí)用新型所發(fā)明的這個(gè)“新產(chǎn)品”中是否合理？

1.1 大多數(shù)審查意見出現(xiàn)的邏輯問題

根據(jù)專利法的規(guī)定，現(xiàn)有技術(shù)是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)[2]；在審查指南中關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)的部分指出，現(xiàn)有技術(shù)包括在申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日） 以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)[3]。

首先，無中生有的問題，在現(xiàn)有的裝置中并不包括芯片B，如何在公開出版物（僅以現(xiàn)有技術(shù)中的一部分作為說明）中找到芯片B在該裝置中運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序？

其次，張冠李戴的問題，令一個(gè)裝置中新加入的芯片B執(zhí)行一個(gè)現(xiàn)有技術(shù)中的計(jì)算機(jī)程序是很難想象的，這種完成特定功能的計(jì)算機(jī)程序從現(xiàn)有技術(shù)中轉(zhuǎn)移到實(shí)用新型裝置中的芯片B中，不僅僅是程序移植的問題（可能存在獲取參數(shù)的不同、判斷標(biāo)準(zhǔn)的不同等），對于執(zhí)行特定功能的計(jì)算機(jī)程序勢必要進(jìn)行改變，經(jīng)過這種改變后該計(jì)算機(jī)程序既沒有公開在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表，也沒有在國內(nèi)外公開使用，同樣也沒有以其它方式為公眾所知，因此，該計(jì)算機(jī)程序已經(jīng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)的定義。

因此，筆者認(rèn)為，機(jī)械的評價(jià)硬件完成的功能均為對計(jì)算機(jī)程序的改進(jìn)不太合適；并且，通過證明完成特定功能的計(jì)算機(jī)程序?yàn)楝F(xiàn)有技術(shù)，來判斷不是對方法的改進(jìn)也是不太合適的。

2 隨著技術(shù)的發(fā)展，法條的規(guī)定和解釋也應(yīng)該與日俱進(jìn)

眾所周知，現(xiàn)代社會的發(fā)明創(chuàng)造大多數(shù)都是使用現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合構(gòu)成的，對于電學(xué)領(lǐng)域來說，最基本的電阻、電容等電氣元件連接結(jié)構(gòu)上的改進(jìn)已經(jīng)遠(yuǎn)不如組合發(fā)明創(chuàng)造的數(shù)量。利用現(xiàn)有技術(shù)中的硬件進(jìn)行組合的技術(shù)方案中，各種硬件以現(xiàn)有技術(shù)中沒有的組合方式進(jìn)行了連接，每個(gè)硬件的功能都將發(fā)生改變，各硬件之間要協(xié)同工作以完成整個(gè)裝置要解決的技術(shù)問題，如果每個(gè)硬件卻還是執(zhí)行著原有的功能，請問它們之間如何“協(xié)同工作”？也就是說，原本芯片A和芯片C協(xié)同工作，在它們之間加入了芯片B，以使整個(gè)裝置解決特定技術(shù)問題，如果芯片A和芯片C還是原有功能，那么芯片A和芯片B之間如何協(xié)同工作，芯片B和芯片C之間如何協(xié)同工作？另外，審查員目前的判斷邏輯也值得商榷，現(xiàn)有技術(shù)中沒有出現(xiàn)芯片A+芯片B+芯片C的這種裝置，如果申請文件中只寫了三者之間的連接關(guān)系，而不描述它們工作時(shí)的工作流程（各個(gè)芯片的功能），本領(lǐng)域技術(shù)人員如何能夠理解這個(gè)裝置的用途，這樣就不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，如果加入了上述描述說明，就會遇到如前述專利法第二條三款的審查意見，也就是說不管怎樣描述，都不符合專利法的要求，而實(shí)際上，由芯片A+芯片B+芯片C構(gòu)成的裝置確實(shí)是一種新的具有構(gòu)造特征的“產(chǎn)品”。

因此，筆者認(rèn)為在實(shí)用新型權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)將硬件之間的連接關(guān)系和各硬件的特定功能結(jié)合描述，向公眾說明該實(shí)用新型解決什么技術(shù)問題，能夠達(dá)到什么技術(shù)效果，出現(xiàn)在權(quán)利要求中的硬件功能并不都是對于計(jì)算機(jī)程序的改進(jìn)。

如上所述，通過證明完成特定功能的計(jì)算機(jī)程序?qū)儆诂F(xiàn)有技術(shù)來判斷技術(shù)方案屬于實(shí)用新型保護(hù)客體是不太合適的，筆者認(rèn)為判斷完成的特定功能是否是對方法的改進(jìn)，以類似于“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”判斷方式來判斷更加合理一些，即，該特定功能是否是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過現(xiàn)有技術(shù)、公知常識和常規(guī)的實(shí)驗(yàn)手段（無創(chuàng)造性能力）實(shí)現(xiàn)的，也就是說，一些數(shù)據(jù)處理、分析等特定功能可以由現(xiàn)有技術(shù)、公知常識或常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段實(shí)現(xiàn)，則完成該特定功能的計(jì)算機(jī)程序不應(yīng)當(dāng)屬于對于方法的改進(jìn)。

3 結(jié)語

由于現(xiàn)階段中國國情決定的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，實(shí)用新型專利作為發(fā)明專利的有益補(bǔ)充還是十分必要的，在電學(xué)技術(shù)領(lǐng)域中電子產(chǎn)品或多或少的都是需要對電信號進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，如果單純的強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)處理就屬于計(jì)算機(jī)程序，該計(jì)算機(jī)程序如果找不到出處就不符合專利法第二條第三款的規(guī)定，這樣機(jī)械的審查不太合乎邏輯也不太合乎當(dāng)前電子產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。

就目前來看，實(shí)用新型制度還要走下去，還會遇到這樣或那樣的問題，但就實(shí)用新型保護(hù)客體的問題，希望官方盡早給出更加合理的審查尺度，這樣也方便代理人在實(shí)際工作中處理相關(guān)問題。

參考文獻(xiàn)

[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)庫檢索：http：//epub.sipo.gov.cn/gjcx.jsp

[2]專利法第二十二條第五款，2008年12月27日第三次修正

[3]專利審查指南第二部分第三章2.1節(jié)，2010版