房嶺梅

目前，較多的審查意見通知書中會采用多篇對比文件來評述專利的創(chuàng)造性，最常見的，例如，對比文件1公開了權(quán)利要求1的大部分特征（如特征A、B），而沒有公開權(quán)利要求1的特征C和D，而審查意見中進一步指明對比文件2公開了特征C，對比文件3公開了特征D。這種情況下，作為代理人或申請人應(yīng)該如何應(yīng)對呢？

在我國的專利實踐中，通常使用“三步法”來判斷發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖鄬τ诂F(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，即：（一）先確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（二）然后確定發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖鄬τ谧罱咏默F(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征及其實際解決的技術(shù)問題；（三）最后判斷要求保護的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯Ρ绢I(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。

根據(jù)《審查指南》，在顯而易見的判斷步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯嶋H解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。而最后一步的判斷步驟相對于前兩步驟而言，存在更多的個人主觀性，也是爭議最多的。而且，《審查指南》對于通常認為的現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示的說明或例子也僅僅涉及兩篇對比文件，并沒有一個統(tǒng)一的標準來指引如何使用多篇對比文件評述專利的顯而易見性。

筆者認為，隨著社會的發(fā)展與進步，開拓性發(fā)明創(chuàng)造占比越來越小，大部分的發(fā)明還是以組合或改進發(fā)明為主。當然，這些發(fā)明并不是通過簡單的疊加而實現(xiàn)的，它們通過組合或改進后的各項技術(shù)特征，實現(xiàn)在功能上彼此相互支持，并且組合和改進的難易程度也各不相同。

然而，由于“三步法”固有的缺陷（即，該判斷方法是一種逆向判斷創(chuàng)造性的方法，它并不符合發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶嶋H形成邏輯），審查意見中通過多篇對比文件的組合來評判某專利的顯而易見性，很多時候顯然也不是太合理。

突破口：分析實質(zhì)要解決的技術(shù)問題

以下列舉筆者處理過的一個具體案件為例進行說明。該申請涉及一種方法，該方法包括用熱拉伸成形方式形成部基底構(gòu)件，用摩擦焊接方式將至少一個加強構(gòu)件焊接至側(cè)壁。審查意見中認為，該方法的一部分特征被對比文件1公開了，區(qū)別技術(shù)特征為用熱拉伸成形方式形成部基底構(gòu)件，用摩擦焊接方式將至少一個加強構(gòu)件焊接至側(cè)壁。并且，審查意見中還指出，對比文件2公開了用熱拉伸成形方式形成部基底構(gòu)件，并且該技術(shù)特征在對比文件2中所起的作用與本申請相同，因而可以將對比文件2與對比文件1相結(jié)合。對比文件3公開了用摩擦焊接方式將至少一個加強構(gòu)件焊接至側(cè)壁，并且，該技術(shù)特征在對比文件3中所起的作用與本申請相同，因而可以將對比文件3與對比文件1相結(jié)合。

假設(shè)審查意見中的上述內(nèi)容是正確的，對比文件2能與對比文件1結(jié)合，對比文件3也能與對比文件1結(jié)合，那么是否本領(lǐng)域技術(shù)人員就一定會在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件2，然后再繼續(xù)結(jié)合對比文件3呢？

筆者認為，我們需要先分析對比文件2和3是否給出了啟示，該啟示使得對比文件2和3能夠與對比文件1相結(jié)合。

在分析的過程中，我們首先要看的是技術(shù)領(lǐng)域，如果領(lǐng)域相差甚遠，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能夠想到去不同領(lǐng)域?qū)で蠼鉀Q方案也是問題點之一。技術(shù)領(lǐng)域差別越大，本領(lǐng)域技術(shù)人員知識的受限程度也越大，因此，領(lǐng)域差別的大小也會影響到本領(lǐng)域技術(shù)人員對知識的運用能力，這就必然會涉及到是否需要付出創(chuàng)造性勞動，涉及到是否顯而易見。

其次，需要從對比文件1與該發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)來進行判斷。

需要關(guān)注本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會發(fā)現(xiàn)存在該技術(shù)問題是至關(guān)重要的，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員壓根就不會意識到存在該技術(shù)問題，也就不會有動機來解決該問題。筆者認為，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題本身也是體現(xiàn)創(chuàng)造性的一項重要指標。而很多時候，審查意見中的評述會忽視這一點，雖然區(qū)別技術(shù)特征在對比文件中所起的作用與所評述特征的作用相同，但是實際所解決的技術(shù)問題卻可能完全不同于所評述的專利申請。

因此，筆者認為，在使用“三步法”中技術(shù)啟示的判斷過程中，首要問題是分析出區(qū)別技術(shù)特征實質(zhì)所要解決的技術(shù)問題，而這個實質(zhì)上的技術(shù)問題很有可能與說明書中所記載的技術(shù)問題不同，我們往往比較容易忽略這個技術(shù)問題，通常會將注意力主要聚焦在有沒有結(jié)合的啟示以及能不能結(jié)合上。筆者認為，只有把握住了實質(zhì)要解決的技術(shù)問題才能更準確地應(yīng)用“三步法”。在此基礎(chǔ)上，才能基于所把握的技術(shù)問題來分析本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，會不會意識到存在這樣的技術(shù)問題。盡管技術(shù)問題本身是客觀存在的，但是發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題卻是需要主觀能動性的，如果發(fā)現(xiàn)問題本身就是非顯而易見的，那么顯然，提出該技術(shù)問題本身就會使得該發(fā)明或?qū)嵱眯滦途哂蟹秋@而易見性。

筆者認為，分析實質(zhì)要解決的技術(shù)問題是至關(guān)重要的，也是處理通過多篇對比文件組合來評判專利創(chuàng)造性的一個突破口。

現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示

分析完技術(shù)問題之后，再來分析現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示。

對于現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示，筆者認為，不能將區(qū)別技術(shù)特征孤立開來進行分析，而應(yīng)該作為一個技術(shù)方案整體進行分析。當發(fā)明或?qū)嵱眯滦团c最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比存在多個區(qū)別技術(shù)特征時，該現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示，是指是否存在將多個區(qū)別技術(shù)特征全部應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)啟示，而不是指是否存在將全部區(qū)別技術(shù)特征逐一分別應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)的啟示。筆者認為，將全部區(qū)別技術(shù)特征逐一分別應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，更像是對技術(shù)方案的簡單疊加，而沒有考慮各個區(qū)別技術(shù)特征在功能上是否存在相互作用、是否彼此相互支持、是否彼此兼容以及是否容易相互組合等方面的問題。

如前文所舉的例子，即使對比文件2能與對比文件1結(jié)合，對比文件3也能與對比文件1結(jié)合，但如果對比文件2或3中已經(jīng)明確說明熱拉伸成形和摩擦焊接方式不能同時使用，或者現(xiàn)有技術(shù)中存在熱拉伸成形和摩擦焊接方式不能同時使用的技術(shù)偏見，再或者在本發(fā)明中將熱拉伸成形和摩擦焊接方式同時使用能夠帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果的話，本領(lǐng)域技術(shù)人員將無法從上述對比文件中獲得技術(shù)啟示，通過在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件2和3從而得到本發(fā)明。

因此，筆者認為，《審查指南》中的現(xiàn)有技術(shù)整體上的技術(shù)啟示，應(yīng)該理解為將全部區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用結(jié)合到最接近的現(xiàn)有技術(shù)的啟示。它不僅包括存在將每個現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，而且也包括存在這些現(xiàn)有技術(shù)能夠相互關(guān)聯(lián)或相互作用或相互結(jié)合的技術(shù)啟示。

結(jié)語

通過上面的分析可知，《審查意見》中通過多篇對比文件的相互組合來評論專利的創(chuàng)造性的做法，顯然不太合理，很容易出現(xiàn)“事后諸葛亮”的情況，導(dǎo)致過低評判專利的創(chuàng)造性。

前述案例中，各個區(qū)別技術(shù)特征之間具有相互協(xié)同關(guān)系，能夠共同作用產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，因此，審查意見中通過多篇對比文件的相互組合來評論專利的創(chuàng)造性的做法顯然不太合理。當然，也存在一些情況，即各個區(qū)別技術(shù)特征相互孤立并且各自產(chǎn)生作用，而沒有任何關(guān)聯(lián)或者相互間不產(chǎn)生協(xié)同關(guān)系且不存在共同問題。此時，針對各個區(qū)別特征本身各自所要解決的技術(shù)問題進行分別評述，并不會違反將方案進行整體判斷的原則。

代理人或申請人在應(yīng)對相關(guān)創(chuàng)造性判斷的時候，可以從區(qū)別技術(shù)特征相比于對比文件實質(zhì)要解決的技術(shù)問題出發(fā)（有時也需要考慮技術(shù)領(lǐng)域），然后充分考慮現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示，仔細分析各個技術(shù)特征，確認各個技術(shù)特征之間是否存在相互協(xié)作關(guān)系，且判斷各個技術(shù)特征之間是否存在共同的技術(shù)問題，并通過對相關(guān)專利和對比文件的理解，從技術(shù)整體上分析對比文件之間是否存在相互作用、相互關(guān)聯(lián)或相互結(jié)合的技術(shù)啟示，通過合理的分析論證來說明對比文件之間的簡單疊加或結(jié)合是否合理。