摘 要 實用新型專利由于其自身特點，對于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的推動作用。本文對中日兩個世界知識產(chǎn)權(quán)大局的實用新型專利制度進(jìn)行比較，從歷史沿革、專利審查方式、專利評價報告制度、客體、申請類型轉(zhuǎn)換等多個方面的異同以及原因進(jìn)行分析和比較，并從日本實用新型專利制度中獲得借鑒和啟發(fā)，對我國的實用新型專利制度改進(jìn)給出了建議。

關(guān)鍵詞 實用新型 專利制度 評價報告 客體 轉(zhuǎn)換

作者簡介：黃亞男，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心。

中圖分類號：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.10.010

一、 中日實用新型專利制度的歷史沿革

（一）我國實用新型專利制度的歷史沿革

1985年4月1日，中國首部專利法問世，雖然我國專利制度興起較晚，但是也得以借鑒外國已有經(jīng)驗，博采各國之長。在該部專利法中規(guī)定了，我國專利申請的類型有發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計，與一些國家單獨立法不同，我國將三種專利歸到一部專利法進(jìn)行保護(hù)。

在該部專利法中規(guī)定實用新型專利權(quán)的期限為五年，自申請日起計算，期滿前專利權(quán)人可以申請續(xù)展三年。2001年專利法修改，將實用新型專利權(quán)的保護(hù)期限修改為十年，并一直延續(xù)至今。

該部專利法中規(guī)定了實用新型專利的初步審查制度。在專利制度施行的初期，由于初步審查制度處于摸索階段，申請人對申請文件的撰寫也不太清楚，有一段時間實用新型的審查主要關(guān)注申請文件的撰寫，基本上采用的是登記制。后來逐漸規(guī)范采取初步審查制度，初步審查主要包括形式審查與明顯實質(zhì)性審查兩部分內(nèi)容。

由于實用新型不經(jīng)過實質(zhì)審查，因此造成專利權(quán)的不穩(wěn)定，一方面可能導(dǎo)致提無效宣告的請求增多，浪費(fèi)復(fù)審資源，另一方面可能導(dǎo)致專利權(quán)人利用不穩(wěn)定的實用新型專利進(jìn)行盲目的訴訟，對專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人造成不必要的損失，也浪費(fèi)法院資源。2001年修改專利法時，在專利法實施細(xì)則中明確規(guī)定了實用新型檢索報告制度。通過實用新型專利檢索報告對實用新型的技術(shù)方案做出評價，專利權(quán)人可以對自身專利的狀態(tài)有充分的了解，從而避免盲目的行使權(quán)利造成損失，同時減少不必要的無效宣告的數(shù)量。

由于實用新型專利檢索報告的請求人只能是專利權(quán)人以及檢索報告僅對新穎性和創(chuàng)造性評價的限制等問題，2010年專利法第三次修改時，將實用新型專利檢索報告修改為專利權(quán)評價報告制度。此次修改，將實用新型專利檢索報告修改為專利權(quán)評價報告制度。將請求人從僅限于專利權(quán)人擴(kuò)展到專利權(quán)人或者利害關(guān)系人，報告請求人的主體范圍進(jìn)行了擴(kuò)大，并且評價報告的范圍也有了很大的擴(kuò)展，另外對做出專利權(quán)評價報告的時間進(jìn)行了限定。

（二）日本實用新型專利制度的歷史沿革

日本實用新型專利制度建立相對較早，在1905年，日本在參考德國實用新型專利制度基礎(chǔ)上，基于保護(hù)和獎勵小發(fā)明的產(chǎn)業(yè)上的政策考量，制定了《實用新案法》。之后，隨著時代的變化，日本多次對該法案做出了修改。

對于實用新型專利保護(hù)期限，日本也經(jīng)歷了幾次變化。1993年之前，實用新型專利保護(hù)期限相對較長，是從登記日起10年，最長不超過申請日起15年。1993年修改《實用新案法》，取消了實質(zhì)審查制度，導(dǎo)致專利權(quán)的穩(wěn)定性較差，為了防止專利權(quán)人權(quán)利濫用以及保護(hù)第三人利益等原因的考慮，將實用新型專利保護(hù)期限縮短為申請日起6年。由于保護(hù)期限較短，一定程度上導(dǎo)致實用新型專利權(quán)的保護(hù)較弱，申請量大幅下降，許多申請人呼吁延長專利的保護(hù)期。2004年《實用新案法》修改，保護(hù)期限順應(yīng)地修改為申請日起10年，與大多數(shù)國家保持一致。

1993年之前，日本實用新型專利的審查制度采用實質(zhì)審查制度，需要對申請是否符合新穎性、創(chuàng)造性等實體要件做出審查。由于技術(shù)變革的加快，新產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，人們期待對產(chǎn)品獲得更快捷、簡便的保護(hù)。日本從實質(zhì)審查制修改為登記制和實用新型評價書結(jié)合的實用新型審查制度。

二、中日實用新型專利審查方式比較

我國對于實用新型專利審查方式主要采用的是初步審查制，而日本采用的是登記制。日本的登記制指的是只要滿足基本的申請和形式要求就可以獲得實用新型專利權(quán)的登記。日本的形式審查主要包括：是否滿足實用新型的定義，是否違反公共道德、善良風(fēng)俗等，是否滿足單一性要求或其他格式要求，說明書或附圖沒有記載必要事項或記載得不明確。我國的初步審查則主要包括對申請文件形式審查以及對申請文件中存在的明顯實質(zhì)性缺陷的審查。是否滿足實用新型的定義，是否滿足客體的要求，是否違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益，是否滿足單一性要求、是否明顯不具備新穎性和實用性，是否公開不充分、不清楚等方面，都屬于明顯實質(zhì)性缺陷的審查內(nèi)容?？梢?，我國的初步審查方式相對于日本的登記制要嚴(yán)格，實用新型的專利權(quán)也相對更加穩(wěn)定。

三、中日實用新型專利評價報告制度比較

日本的實用新型評價書和中國的實用新型專利權(quán)評價報告制度有很多相似之處，兩者的功能原理類似，主要都是為了防止權(quán)利的濫用，但是也存在一些區(qū)別。在請求人方面，我國規(guī)定專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以提出實用新型專利權(quán)評價報告的請求，利害關(guān)系人指的是就專利糾紛向法院提起訴訟或管理專利工作的部門處理的人，但是日本任何人都可以提出實用新型評價書，顯然請求人主體的范圍日本要比中國大得多。請求時間方面，我國規(guī)定授予實用新型專利權(quán)后，可以請求做出專利權(quán)評價報告；而日本則在申請的任何階段都可以請求做出實用新型評價書，即使是權(quán)利已經(jīng)屆滿，也可以提出請求，并且請求一旦提出不可撤回。可見請求時間的提出范圍日本也比中國大得多。權(quán)利行使時出示義務(wù)方面也有不同，日本規(guī)定較為嚴(yán)格，只有在專利權(quán)人出示實用新型評價書并提出警告才能行使權(quán)利；而中國并沒有規(guī)定該強(qiáng)制義務(wù)，而是主要強(qiáng)調(diào)專利權(quán)評價報告是一種證據(jù)文件，當(dāng)法院在審理、處理專利侵權(quán)糾紛時，據(jù)此確定是否需要中止相關(guān)程序。

四、中日實用新型專利授權(quán)客體比較

1985年公布的中國專利法實施細(xì)則中規(guī)定對于實用新型的保護(hù)客體要求，專利法所稱的實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。自從中國的實用新型專利制度誕生至今，雖然法條文字上，實用新型的保護(hù)客體的定義沒有變化，但是在實際操作中卻經(jīng)歷了一定的變化。在實用新型專利制度實施初期對實用新型客體未給出明確具體的規(guī)范，只要滿足定義就可以認(rèn)為是滿足客體的要求。1989年中國專利局以公告的方式排除了八種不能授權(quán)客體的情形。1993年《專利審查指南》中對實用新型的保護(hù)客體進(jìn)一步作出了限制。2001年，《專利審查指南》重新修訂，實用新型客體范圍有所擴(kuò)大，取消了單純材料替換的產(chǎn)品、建筑物、系統(tǒng)、單純線路以及實質(zhì)上僅具有電功能的基本電子電路產(chǎn)品、電磁醫(yī)療器具不給予實用新型保護(hù)的限制。2006年《專利審查指南》修訂，限制了如果技術(shù)方案中既包括材料或方法本身，又包括形狀或構(gòu)造特征的技術(shù)方案，則不屬于實用新型保護(hù)客體。2010年《專利審查指南》規(guī)定實用新型專利只保護(hù)產(chǎn)品，這里的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是經(jīng)過產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實體。日本《實用新案法》規(guī)定，其要保護(hù)的客體為物品的形狀、構(gòu)造或者組合相關(guān)的設(shè)計。日本對于實用新型客體的保護(hù)與中國有相似之處，都將方法、用途等排除在客體之外。但是日本對物品、結(jié)構(gòu)的解釋比較寬泛，對于平面結(jié)構(gòu)也視為結(jié)構(gòu)。

五、實用新型和發(fā)明專利的轉(zhuǎn)換機(jī)制

根據(jù)日本《實用新案法》規(guī)定，自申請之日起3年內(nèi)實用新型的申請人可以選擇將實用新型申請轉(zhuǎn)換為發(fā)明申請。上述的規(guī)定有一定的好處就是可以給申請人一定的選擇專利申請的類型的考慮時間，當(dāng)申請人不確定專利申請類型時可以先提交實用新型申請，這一定程度上能夠減輕發(fā)明實質(zhì)審查的壓力。另一方面申請人可以根據(jù)實用新型的審查情況以及自身的需要，選擇是否轉(zhuǎn)化為發(fā)明申請。雖然法律允許實用新型能夠轉(zhuǎn)換為發(fā)明申請，但在這轉(zhuǎn)換必須滿足一定的限制條件：例如轉(zhuǎn)換申請的提出的時間存在一定的限制，必須在該實用新型申請之日起3年內(nèi)提出，如果沒有在這個期限內(nèi)提出那么就會被視為放棄轉(zhuǎn)換的權(quán)利；選擇轉(zhuǎn)換為發(fā)明申請后，原來的實用新型就會被視為放棄；實用新型的專利權(quán)人在提出轉(zhuǎn)換為發(fā)明申請類型之后就不能再提出實用新型技術(shù)評價的請求；以及其他一些限制條件。

我國專利法以優(yōu)先權(quán)的形式給出了一定的專利類型轉(zhuǎn)換機(jī)制，具體規(guī)定了：如果申請人要求了本國優(yōu)先權(quán)，那么在先申請是發(fā)明專利申請的，可以就相同主題提出發(fā)明或?qū)嵱眯滦?；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或發(fā)明專利申請。申請人可能會利用優(yōu)先權(quán)就同一發(fā)明創(chuàng)造先后提交發(fā)明申請和實用新型兩種類型的申請，以便給自身一定時間的考慮選擇專利申請類型的機(jī)會。

上世紀(jì)90年代，為了緩解專利申請積壓以及申請人對授權(quán)周期的訴求，我國審查指南規(guī)定了同一申請人可以就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請發(fā)明又申請實用新型專利。專利法在第三次修改時，在上述相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上做了一定修改，并將上述內(nèi)容從審查指南中升格到專利法中，規(guī)定了，“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。這也是一種類似專利類型轉(zhuǎn)換的機(jī)制，但是該條款也是有限定條件的，實用新型和發(fā)明專利申請需要在同日提出申請，并且申請必須是同一申請人提出，另外在先獲得的授權(quán)的實用新型專利權(quán)應(yīng)當(dāng)尚未終止，這就縮小了專利類型轉(zhuǎn)換機(jī)制的適用范圍。

六、結(jié)論部分

通過比較中日兩國實用新型專利審查方式、專利評價報告制度、客體、專利類型轉(zhuǎn)換方式等方面內(nèi)容，可見均存在一定的差異。雖然兩國的國情不同，但是“他山之石，可以攻玉”，從日本實用新型專利制度中可以獲得一些借鑒和啟發(fā)，對我國的實用新型專利制度的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用?；诖?，筆者對我國實用新型專利制度提出幾點修改建議。

一是擴(kuò)大專利評價報告請求人的范圍，建議允許任何人提出實用新型專利權(quán)評價報告請求，這是因為專利評價報告制度的相關(guān)利益方不僅包括專利權(quán)人，也包括被控侵權(quán)人、被許可人、專利權(quán)受讓人等，由于實用新型專利權(quán)不穩(wěn)定，被許可人、專利權(quán)受讓人應(yīng)當(dāng)享有知曉該實用新型專利權(quán)穩(wěn)定性的權(quán)利，而被控侵權(quán)人也應(yīng)當(dāng)享有專利權(quán)評價報告請求權(quán)，以便盡快了解是否侵犯他人的權(quán)利。

二是擴(kuò)大請求專利評價報告時間的范圍，建議在提出專利申請后就可以請求做出專利評價報告，這是因為在實用新型產(chǎn)品周期較為短暫的情況下，專利評價報告的盡快獲得，使得創(chuàng)新主體能夠盡早知曉其專利權(quán)的穩(wěn)定性，從而能夠更好地行使其專利權(quán)。

三是增加專利評價報告的出示義務(wù)。建議規(guī)定權(quán)利行使時出示義務(wù)，在專利權(quán)人只有在出示實用新型評價書之后，才能提起法院訴訟或管理專利工作的部門處理糾紛，這樣在一定程度上能夠避免專利權(quán)人權(quán)利的濫用，另外也避免了司法和行政資源的浪費(fèi)。

四是明確規(guī)定發(fā)明和實用新型專利申請之間的轉(zhuǎn)換機(jī)制，可以參考日本的相關(guān)立法實踐，規(guī)定允許申請人在一定的期限內(nèi)可以將實用新型和發(fā)明申請相互進(jìn)行轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)換之后原申請視為撤回，取消現(xiàn)行專利法中對同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的相關(guān)規(guī)定，這樣有利于創(chuàng)新主體選擇合適的發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)形式。

參考文獻(xiàn)：

[1]尹新天.中國專利法詳解.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社.2011.

[2]楊平.日本實用新型制度的歷史及變革.中國發(fā)明與專利.2008（9）.

[3]劉謙.初探專利權(quán)評價報告的法律屬性.法制與社會.2014（7）.