梁麗超

理論背景

（一）《審查指南》中的相關(guān)內(nèi)容

“慣用技術(shù)手段”這個名詞出現(xiàn)在創(chuàng)造性判斷的三步法中。

首先看一下《審查指南》中記載的三步法：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員是否顯而易見。在判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示。

下述情況中，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：（i）區(qū)別技術(shù)特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用技術(shù)手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段；（ii）.......

（二）理論分析

由此可見，公知常識分為以下兩種：

第一種，教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。對于這種情況，審查員能夠在教科書或者工具書中找到解決相同技術(shù)問題的技術(shù)特征，因此，審查員會舉證，使用工具書或教科書與最接近的現(xiàn)有技術(shù)一起作為證據(jù)組合來評價創(chuàng)造性。

第二種，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用技術(shù)手段。對于這種情況，審查員可能認(rèn)為該技術(shù)特征是眾所周知的事實，無需舉證。審查員也可能認(rèn)為該技術(shù)特征是公知常識，卻沒能在教科書或者工具書中找到解決相同技術(shù)問題的技術(shù)特征，這種情況下，審查員舉證比較困難甚至是無法舉證。

從上述分析可知，當(dāng)審查員使用慣用技術(shù)手段來評價創(chuàng)造性的時候，基本是不提供證據(jù)的。如果審查員不舉證證明區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，那么會出現(xiàn)舉證責(zé)任倒置的現(xiàn)象。但是，對于申請人而言，證明一個技術(shù)特征不是慣用技術(shù)手段是很困難的，原因如下：如果申請人找到工具書或教科書中記載了解決相同技術(shù)問題的某個技術(shù)特征，而這個技術(shù)特征并不是本發(fā)明的技術(shù)特征，那么申請人能夠證明找到的解決相同技術(shù)問題的這個技術(shù)特征是公知常識，但是并不能證明本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征不是慣用技術(shù)手段，這是因為申請人無法證明所有其他的工具書或教科書沒有記載本發(fā)明的該技術(shù)特征。

（三）問題引入

在實際辦案的過程中，申請人和審查員往往糾結(jié)于慣用技術(shù)手段應(yīng)當(dāng)由誰舉證的問題，但是實際上雙方都無法舉證。并且，申請人多數(shù)情況下也不認(rèn)同審查員為了論述一個技術(shù)特征是慣用技術(shù)手段所進(jìn)行的說理。

由上述分析可知，對于慣用技術(shù)手段的處理，申請人和審查員往往不可避免地糾結(jié)于三步法中的第三步。筆者認(rèn)為，對于慣用技術(shù)手段的處理可以從三步法中的第二步開始考慮解決方案，這或許是解決問題的關(guān)鍵。為了說明這個問題，筆者引入一個案例。

案例說明

（一）案例介紹

在本發(fā)明中，所要解決的技術(shù)問題是為了使一個電氣部件能夠額外附加到一個電磁開關(guān)上，通過本發(fā)明的部件可以將電磁開關(guān)擴(kuò)展到電氣部件上。因此，本發(fā)明的權(quán)利要求保護(hù)了：“一種擴(kuò)展部件，其特征在于，A、B、C，以及將擴(kuò)展部件擴(kuò)展連接到電氣部件上的至少兩根絞合線?！辈⑶?，說明書中記載了“至少兩根絞合線”的作用是能夠起到擴(kuò)展的作用，從而使電氣部件的功能得到擴(kuò)展與電磁開關(guān)進(jìn)行連接。

審查員在創(chuàng)造性的評述中引用了一篇對比文件，在該對比文件中公開了一種電容接觸器，該電容接觸器上有一個部件，該部件是電容接觸器的一部分，為了描述方便，下文中我們將該部件稱為X部件。X部件包括A、B、C以及將X部件連接到電容接觸器上的電阻絲。并且對比文件的說明書也公開了：X部件是電容接觸器的一部分，為了增加電容接觸器的阻抗值，電阻絲的長度必須滿足預(yù)定長度，由于電阻絲長度比較長，在對比文件中公開了如何將電阻絲盤繞在X部件上的具體方案。

在審查過程中，審查員采用了三步法來評價創(chuàng)造性，下面筆者按照審查員的思路來評價一下本發(fā)明權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。

1. 確定對比文件為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

2. 確定權(quán)利要求1與對比文件的區(qū)別技術(shù)特征是：權(quán)利要求1使用了至少兩根絞合線進(jìn)行連接，而對比文件使用了電阻絲進(jìn)行連接?；趨^(qū)別技術(shù)特征確定重新解決的技術(shù)問題是：如何將兩個部件進(jìn)行電連接。

3. 本領(lǐng)域技術(shù)人員都知道，無論是絞合線還是電阻絲均能夠起到電連接的作用，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對如何將兩個部件進(jìn)行電連接的技術(shù)問題時，能夠想到使用絞合線連接來代替電阻絲連接，因此，這是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段。

綜上可知，權(quán)利要求1相對于對比文件是顯而易見的，不具有突出的實質(zhì)性特點，不符合《專利法》第二十二條第三款所規(guī)定的創(chuàng)造性。

（二）案例說明

審查員在評述中認(rèn)為A相當(dāng)于A，B相當(dāng)于B，C相當(dāng)于C，雖然申請人并不認(rèn)同這樣的評述，但是由于上述技術(shù)特征并不是本文討論的重點，為了集中討論本文要論述的觀點，我們暫時假定審查員在該申請創(chuàng)造性評述的三步法中的第（1）步和第（2）步是正確的。由此看來，審查員的推論就確鑿無誤，因為絞合線所起到的作用確實是電連接的作用，而電阻絲也確實能夠起到電連接的作用，起到相同作用的兩個技術(shù)特征的替換確實是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段。

但實際上，本發(fā)明要求保護(hù)的技術(shù)方案和對比文件公開的技術(shù)方案相比，應(yīng)該是非顯而易見的。那么問題究竟出在哪里呢？不難發(fā)現(xiàn)，其實問題是出在第（2）步重新確定的技術(shù)問題上。

本發(fā)明的說明書中明確記載了“絞合線”所起到的作用是“擴(kuò)展功能”，即，使原來電氣部件能夠被擴(kuò)展以連接電磁開關(guān)；而對比文件當(dāng)中的“電阻絲”所起到的作用是“過流保護(hù)”，二者實際所起到的作用并不是相同的。在創(chuàng)造性判斷過程中，有沒有技術(shù)啟示以及是不是顯而易見，要看本領(lǐng)域技術(shù)人員看到對比文件時是否有動機(jī)改進(jìn)對比文件的技術(shù)方案并獲得本發(fā)明要求保護(hù)的技術(shù)方案。由于對比文件中明確公開了“電阻絲”是為了過流保護(hù)，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員從對比文件中是無法得到對電氣部件進(jìn)行擴(kuò)展的技術(shù)啟示的，即，權(quán)利要求1中要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于對比文件是非顯而易見的。

（三）案例分析

那么，為什么使用了三步法以后，審查員的邏輯看起來是正確的呢？

問題就出在了重新確定技術(shù)問題這個步驟上，審查員重新確定的技術(shù)問題是進(jìn)行了概括的問題，即，審查員對“權(quán)利要求的區(qū)別技術(shù)特征所要解決的技術(shù)問題”以及“對比文件中的技術(shù)特征所要解決的技術(shù)問題”都進(jìn)行了概括，找到了這兩個技術(shù)特征均能夠解決的上位的技術(shù)問題，并將該上位的技術(shù)問題作為區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題。由于這兩個技術(shù)特征均能夠解決審查員所確定的上位的技術(shù)問題，取得相同的效果，因此，這兩個技術(shù)特征的替換必然就是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段了。

從技術(shù)的角度上看，審查員重新確定的技術(shù)問題并沒有什么錯誤，審查員認(rèn)為在技術(shù)事實上，絞合線確實能夠起到電連接的作用，而電阻絲也能夠起到電連接作用；同時，絞合線也能夠起到本發(fā)明所述的擴(kuò)展的作用，電阻絲也能夠起到過流保護(hù)的作用。那么，在重新確定技術(shù)問題的時候，應(yīng)該以哪個作用為主？對于這個問題，《專利審查指南》中并沒有進(jìn)行定義，這也就造成了審查員在重新確定技術(shù)問題的時候往往會確定一個更上位的技術(shù)問題，正是由于這么一個上位的技術(shù)問題，使得審查員在判斷使用慣用技術(shù)手段時在邏輯上是正確的。

（四）觀點說明

筆者認(rèn)為，在進(jìn)行創(chuàng)造性判斷的過程中，在找出區(qū)別技術(shù)特征之后，重新確定其所要解決的技術(shù)問題時，如果該區(qū)別技術(shù)特征客觀上能夠解決多個技術(shù)問題并起到多個作用，應(yīng)當(dāng)以文件中記載的內(nèi)容為準(zhǔn)。如果文件中并沒有明確記載該技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題以及所起到的作用，那么，本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)結(jié)合技術(shù)方案整體來判斷該技術(shù)特征所能解決的技術(shù)問題以及所起到的作用是什么，避免將重新確定的技術(shù)問題上位化，導(dǎo)致創(chuàng)造性判斷得出與實際情況相反的結(jié)論。

對于本案來說，本發(fā)明在說明書當(dāng)中明確記載了絞合線所起到的作用是進(jìn)行擴(kuò)展，而在對比文件中也明確記載了電阻絲的作用是為了過流保護(hù)，考慮到絞合線和電阻絲本身都能夠起到電連接的作用，從技術(shù)方案整體來看，本發(fā)明權(quán)利要求的區(qū)別技術(shù)特征“絞合線”所要解決的技術(shù)問題是“用于擴(kuò)展的電連接”，而對比文件當(dāng)中的“電阻絲”所要解決的技術(shù)問題是“用于過流保護(hù)的電連接”，在這種情況下，重新確定的技術(shù)問題就應(yīng)當(dāng)是“用于擴(kuò)展的電連接”，而并不應(yīng)該是審查員將這兩個技術(shù)問題上位化后的技術(shù)問題“電連接”。這樣，在重新確定的技術(shù)問題為“用于擴(kuò)展的電連接”的情況下，不能認(rèn)為用于過流保護(hù)的電阻絲也是解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段，也就不能認(rèn)為區(qū)別技術(shù)特征“絞合線”是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段，進(jìn)而不能得出現(xiàn)有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示、本發(fā)明顯而易見的結(jié)論。

正如《專利審查指南》中所描述的那樣，判斷是否存在技術(shù)啟示的時候應(yīng)當(dāng)從本發(fā)明整體來進(jìn)行考慮，而本案例中重新確定技術(shù)問題的時候，使用的本發(fā)明說明書中記載的技術(shù)問題正是從本發(fā)明的整體來進(jìn)行考慮，這一點與《專利審查指南》中規(guī)定的內(nèi)容是一致的。

小結(jié)

通過上述分析可知，在實際辦案過程中，如果遇到了審查員使用慣用技術(shù)手段的情況，首先不應(yīng)該糾結(jié)于究竟應(yīng)該由誰舉證的問題，而是應(yīng)該判斷一下審查員所使用的邏輯，即，審查員為什么認(rèn)為這個技術(shù)手段是慣用技術(shù)手段。通過分析審查員的邏輯，判斷審查員的觀點是否有不恰當(dāng)?shù)牡胤?，而判斷審查員的邏輯的重點，應(yīng)該是看審查員重新確定技術(shù)問題的時候是否使用了上位的概括。這可以作為進(jìn)行慣用技術(shù)手段爭辯的一個方向。