朱雪英

摘 要：本文通過對某供電局專利申請及技術(shù)開發(fā)合同履行情況進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)供電局專利管理存在專利申請、費(fèi)用管理、責(zé)任主體劃分不夠規(guī)范、技術(shù)合同范本條款有待進(jìn)一步優(yōu)化、專利申請成功率及專利成果的轉(zhuǎn)化率較低等問題，最后結(jié)合現(xiàn)狀分析并提出了相關(guān)的法律建議。

關(guān)鍵詞：供電局;技術(shù)合同;存在問題;法律建議

1某供電局技術(shù)研發(fā)總體情況

2011年1月～2017年12月，某供電局與華南理工大學(xué)、武漢大學(xué)等高校、湖南英科電力技術(shù)有限公司等企業(yè)共簽訂技術(shù)開發(fā)合同142份（不含補(bǔ)充協(xié)議），合同金額累計(jì)逾1.9億元。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站專利檢索及分析網(wǎng)站檢索結(jié)果，某供電局2011年1月1日～2017年12月期間共申請專利760項(xiàng)，其中獲得專利授權(quán)的558項(xiàng)，發(fā)明專利仍處于實(shí)質(zhì)性審查階段的148項(xiàng)、專利被駁回申請的37項(xiàng)、專利權(quán)終止的9項(xiàng)，專利權(quán)撤回的8項(xiàng)。

2技術(shù)成果保護(hù)存在的要問題

2.1共有專利中，共有權(quán)人沒有合理分擔(dān)專利年費(fèi)

按照《專利法》等法律規(guī)定，專利權(quán)人在專利保護(hù)期內(nèi)要維持專利的有效性需按年繳納專利年費(fèi)，其中，發(fā)明專利的專利保護(hù)期為20年，實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)的專利保護(hù)期為10年。逾期繳納的，專利權(quán)將終止。根據(jù)上述規(guī)定，以某供電局現(xiàn)有獲得專利授權(quán)的558項(xiàng)專利為例，為維持上述專利的有效性，在專利保護(hù)期內(nèi)，該局需支付的專利維持年費(fèi)約為1994.95萬元。其中，發(fā)明專利193項(xiàng)，專利年費(fèi)約1588.39萬元，平均每年約80萬元;實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)363項(xiàng)，專利年費(fèi)約406.56萬元，平均每年約40萬元。

檢查中，發(fā)現(xiàn)部分《技術(shù)開發(fā)合同》約定研發(fā)成果中的專利為該局與技術(shù)研發(fā)單位共有，即二者均為專利的專利權(quán)申請人（專利權(quán)人）。但共有專利的專利申請費(fèi)用大部分由該局支付或者該局委托的專利代理機(jī)構(gòu)支付，或在《技術(shù)開發(fā)合同》的研發(fā)費(fèi)用中包含了專利申請費(fèi)。共有專利獲得授權(quán)后所繳納的專利年費(fèi)主要由某供電局、委托的專利代理機(jī)構(gòu)或省電網(wǎng)公司電力研究院繳納，從法律屬性上，該局委托的專利代理機(jī)構(gòu)或省電網(wǎng)公司電力研究院繳納專利年費(fèi)視為該局繳納。因此共有權(quán)人應(yīng)分但卻沒有合理分擔(dān)專利年費(fèi)。比如下面的例子：

專利號為2013XX073517.X的專利，專利權(quán)申請人為某供電局、武漢大學(xué)、廣東某技術(shù)開發(fā)有限公司，而專利申請費(fèi)用以及專利維持的年費(fèi)均由某供電局支付（廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司是省公司通過招標(biāo)程序確定的2016年度為該局提供專利代理服務(wù)的專利代理機(jī)構(gòu)）。

2.2專利申請、專利責(zé)任主體管理不規(guī)范

調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，專利申請、專利權(quán)管理工作中，涉及的主體眾多，包括某供電局、合作研發(fā)單位、該供電局委托的專利代理機(jī)構(gòu)、合作研發(fā)單位委托的專利代理機(jī)構(gòu)、代供電局繳納專利年費(fèi)的省電網(wǎng)公司電力研究院等，但各自的責(zé)任范圍不清晰，導(dǎo)致后期管理出現(xiàn)一定的混亂。

一般情況，專利申請及后期維護(hù)管理工作由某供電局委托專利代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，但部分技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目中，合同約定項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用已包含前期專利申請的費(fèi)用，該類項(xiàng)目由合作研發(fā)單位自行委托專利代理機(jī)構(gòu)申請專利并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。供電局獨(dú)有的專利，合作研發(fā)單位完成專利申請并獲得授權(quán)后將專利移交某供電局管理;供電局與合作研發(fā)單位共有的專利，在專利申請并獲得授權(quán)后，由某供電局與合作研發(fā)單位共同管理。恰恰是對共同管理的專利未能明確各方的權(quán)利義務(wù)，從而造成專利管理的混亂。某供電局曾有兩個專利因未及時(shí)繳納專利年費(fèi)而被終止專利權(quán)。比如下面的例子：

專利號為2013XX23102xx的專利，專利權(quán)申請人為某供電局和清華大學(xué)。由于雙方未合理分配在發(fā)明專利獲得授權(quán)后的各自責(zé)任范圍，出現(xiàn)管理混亂，以致在繳納專利年費(fèi)時(shí)，各自重復(fù)繳納了當(dāng)年的專利年費(fèi)。

專利號為2013XX61465xx的專利，專利權(quán)申請人為某供電局和深圳市某電氣有限公司。由于雙方未合理分配在發(fā)明專利獲得授權(quán)后的各自責(zé)任范圍，以致在繳納專利年費(fèi)時(shí)，雙方均未及時(shí)繳納專利年費(fèi)，導(dǎo)致該專利因未繳年費(fèi)終止失效。

2.3技術(shù)開發(fā)合同模板條款有待進(jìn)一步優(yōu)化

《技術(shù)開發(fā)合同》范本為省公司制定，合同條款側(cè)重技術(shù)研發(fā)過程的管控，但對于后期研發(fā)成果的管理，如專利申請，專利維持、中介機(jī)構(gòu)管理等問題沒有進(jìn)一步細(xì)化約定，不利于委托方權(quán)利保障。

例如，發(fā)明專利授權(quán)需要通過專利局的實(shí)質(zhì)性審查，而實(shí)質(zhì)性審查所需時(shí)間較長，故在《技術(shù)開發(fā)合同》中，委托方一般要求發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)質(zhì)性審查階段即符合成果驗(yàn)收及付款條件，無需等待專利實(shí)質(zhì)性審查結(jié)果。但發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)質(zhì)性審查階段并不意味該發(fā)明專利必然獲得專利授權(quán)，若出現(xiàn)發(fā)明專利被駁回的情況，此時(shí)委托方已支付全部合同款項(xiàng)（質(zhì)保金一般在質(zhì)保期一年屆滿后支付），難以對合作研發(fā)單位后期申請專利的行為進(jìn)行激勵或約束。另外，《技術(shù)開發(fā)合同》未對共有專利申請及管理費(fèi)用承擔(dān)的責(zé)任問題進(jìn)行細(xì)化，導(dǎo)致合同實(shí)際履行中出現(xiàn)責(zé)任不清的情形。

3法律建議

3.1規(guī)范共有專利管理費(fèi)用承擔(dān)

根據(jù)權(quán)利義務(wù)對等的原則，共有專利的專利年費(fèi)、專利維護(hù)費(fèi)用、專利代理費(fèi)應(yīng)由全體專利權(quán)人共同承擔(dān)?？蓮囊韵聝煞矫鎸ΜF(xiàn)有問題進(jìn)行整改：

3.1.1查詢、統(tǒng)計(jì)某供電局共有專利的具體數(shù)量、已繳納的專利年費(fèi)及已支付的專利代理機(jī)構(gòu)的代理費(fèi)用的詳細(xì)情況，并劃分某供電局與共有專利權(quán)人各自應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用總額。該局已支付的費(fèi)用超出應(yīng)繳納的費(fèi)用的，應(yīng)要求共有專利權(quán)人返還。

3.1.2與共有專利權(quán)人就后續(xù)的未繳納的專利年費(fèi)、專利代理機(jī)構(gòu)代理費(fèi)的分擔(dān)等問題進(jìn)行協(xié)商，形成書面協(xié)議，作為雙方后續(xù)管理共有專利的依據(jù)。

3.2加強(qiáng)專利申請及專利管理工作，形成規(guī)范指引

現(xiàn)有的知識產(chǎn)權(quán)管理制度重點(diǎn)規(guī)范科技項(xiàng)目的申報(bào)、費(fèi)用的實(shí)施、工作進(jìn)度的管控，這里的進(jìn)度是成果的交付時(shí)間，但該成果（發(fā)明專利）最終是否獲得專利授權(quán)并無考核細(xì)則。故有必要制定更細(xì)致的專利申請、專利管理指引，并在制定相關(guān)業(yè)務(wù)指引時(shí)結(jié)合已發(fā)現(xiàn)的在專利申請、專利管理中存在的不足，制定相應(yīng)的管理措施。