關鍵詞 虛擬角色商品化 知名卡通形象 權利沖突 外觀設計專利

作者簡介：楊超，國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.08.127

一、研究背景

虛擬角色通常是指動畫、電視、電影、書刊等作品中出現的人物、動物或者機器人等。虛擬角色是可以脫離作品而存在，具有獨立的價值，甚至是不菲的商業(yè)價值。因為其不菲的商業(yè)價值，衍生出現了虛擬角色的商品化現象。虛擬角色商品化是指將角色轉變成商品與商品相聯系地應用于商業(yè)領域，主要形式是將這些動畫角色生產、設計、制造成各種類的商品。虛擬角色的商品化現象以有組織的形式出現，始于20世紀30年代美國迪士尼公司動畫角色的商品化活動。迪士尼公司設計創(chuàng)造了多個喜聞樂見的卡通形象，比如米奇、唐老鴨、白雪公主等等。隨后，其下的公司職員專門成立了一個商品化部，用于對這些角色進行二次商品開發(fā)，授權許可玩具、兒童服裝、紐扣等小商品使用這些動畫形象，進行再次市場開發(fā)創(chuàng)作①。這種將人們喜愛的虛擬的角色轉換為商品使用，滿足人們對于喜愛角色的追求，同時也在商業(yè)上取得了良好的經濟收益，此后，將虛擬角色商品化的開發(fā)更為多樣化，發(fā)展日新月異。這些由虛擬角色構成的作品無疑屬于知識產權的保護對象，對其的保護也包括著作權、商標權、外觀設計專利權、反不正當競爭法等多種途徑。

近年來，外觀設計專利申請中出現了很多內容涉及將知名虛擬角色轉化、衍生的產品，大多數內容為知名的卡通形象，如米奇、喜羊羊、灰太狼、哆啦A夢、蠟筆小新等等。在目前的外觀設計專利初步審查制度中，由于不涉及對《專利法》第23條第3款的審查，因此這些涉及知名卡通形象的申請可以取得專利權。通過分析該類外觀專利申請，不難發(fā)現其中大多數的外觀設計專利的申請人明顯不是卡通形象權利所有人。因此，知名卡通形象被非權利人運用于商業(yè)領域以獲取豐厚的經濟受益，會導致留下權利沖突的隱患，容易引起權利、利益糾紛。

在現有的專利法框架內，這類涉及將虛擬角色（知名卡通形象）商品化的專利申請，目前主要靠后續(xù)的無效或司法程序解決，在初步審查中不加以干預，造成此類授權專利輕易流向社會，容易引起不良的社會影響，甚至擾亂正常的市場經濟秩序。因此，非常有必要、也必須在初步審查中加強對該類案件的審查，保證專利法鼓勵創(chuàng)新的立法宗旨。

二、專利權無效判例分析

《專利法》第三次修改后，增加了《專利法》第23條條第1款的無效條款，但是目前復審委受理的無效請求案件多為商標權與專利權權利沖突，很少案件涉及知名卡通圖案的無效請求。并且在改法前的權利沖突無效申請多以《專利法》第5條、《專利法》第23條第1款、第2款進行判決，下面列舉改法前的該類型無效案例，分析其審判結果。

（一）專利權被無效案例

因涉及專利的紙巾筒和包裝袋上印有米奇的圖案，美國迪士尼公司請求兩家中國企業(yè)的專利無效，由于美國迪士尼公司在知識產權方面有完整的保護方案，其提供了著作權登記證明、多領域產品商標注冊證明。該請求得到了復審委的支持，復審委認為，辨別著名卡通人物，面貌是主要依據，本專利的卡通人物形象在產品中占據的是最引人注目的部位，如果準許將其從整個外觀設計中除去，則必將造成外觀設計不完整，因此上述兩個設計的外觀專利權無效。

（二）專利權維持有效的案例

1.案例1

涉案專利為印有兩只呈手舞足蹈姿勢的“加菲貓”，由“加菲貓”的著作權、商標權所有人鮑斯有限公司請求一家中國企業(yè)的專利權無效，鮑斯有限公司提供的證據包括加菲貓的連環(huán)畫著作權登記證明、加菲貓文字和圖形商標登記證明、相關權利轉讓證明等，但復審委并未支持該請求。復審委認為，請求人提交的附件是關于加菲貓動畫形象的出版物和版權、商標權的證明材料及其相關權利的轉讓協議，其所涉及的加菲貓動畫形象都是以連環(huán)畫或商標圖形的形式出現，屬于單純的圖案設計，而并非是關于產品的外觀設計，即未涉及到具體的產品，與本專利作為一種花布產品的外觀設計不存在可比性，不能判斷相同或相近似。另外，卡通貓的形象與請求人所提交證據中的多種加菲貓形象不是完全相同有著明顯區(qū)別，不能明顯確認商標或版權侵權是否成立。由于商標侵權、版權侵權以及是否違反《反不正當競爭法》的審理不在現行專利法賦予專利復審委員會的審理職權范圍內，本專利是否違反上述法律規(guī)定，在無相應的行政機關或人民法院作出生效決定或判決的情況下，維持該專利權有效。

2.案例2

涉案專利為整體造型為哆啦A夢的鬧鐘，本案為國內一家廣州的公司請求宣告另一家廣州國內公司專利權無效，請求人并非哆啦A夢的權利人，其證據僅為一些公開哆啦A夢形象的畫冊、連環(huán)畫等。復審委并未支持該請求。復審委認為：從平面設計到形成一個具體的工業(yè)產品有一個再創(chuàng)造的過程。而刊物上的卡通形象并不是專利法中所稱的外觀設計，因此，這種刊物上的卡通形象不屬于《專利法》第23條第4款中所稱的在國內外出版物上公開發(fā)表過的外觀設計。另外，因請求人沒有提交國家法定部門作出的已生效的能夠證明該外觀設計專利侵犯了他人在先著作權的判決書或處理決定，故請求人以本專利侵犯他人著作權為由請求本專利無效的理由不成立。

通過前面的案例判決結果可見，并非只要外觀設計專利中存在知名卡通形象，其專利權就一定能被無效。判決結果受以下因素影響：

（1）與權利人對該卡通形象設計的知識產權保護力度、策略密切相關，比如權利人是否已對其進行涵蓋多種產品的知識產權保護。

（2）與請求人提供的證據有密切關系，如果權利人作為無效請求人，其往往可以提供更有力的證據。

（3）與設計的創(chuàng)新高度有關系，對于設計的創(chuàng)新高度綜合判斷，不同創(chuàng)新高度的申請可能有不同的判決結果。

三、其他國家解決知識產權之間的沖突情況分析

許多國家對于解決外觀設計與在先權利的沖突已經具有比較完善的法律、法規(guī)、解決程序等，在解決沖突的過程中對于專利的申請人、權利人、甚至公眾的利益進行全面考慮、衡量，值得我們學習、借鑒。

一是歐盟在解決版權與外觀設計專利權的沖突中，對外觀設計發(fā)了保護指令規(guī)定，“如果根據歐盟成員國的版權法，對外觀設計專利權人使用他人作品而未經授權，或者具有顯著識別性標記適用于在后的外觀設計中，發(fā)了授予標記的權利人或者作品的著作權人有權禁止該使用，作品或者標記的權利人可以要求有關成員國拒絕授權外觀設計專利權或對已授予的外觀設計專利權宣告無效，此時，外觀設計的所有人可以修改外觀設計”②。

根據該規(guī)定，只有當作品的著作權人或者標記的權利人提出維權要求時，專利行政機構才可以拒絕授權或者宣告已授權的外觀設計專利無效，而專利行政機構或者他人不得以此理由拒絕授予外觀設計專利或者申請專利無效。此規(guī)定不能夠作為授予外觀設計專利權的一個條件，實際上是在先權利人保護其合法權利的一條途徑。如德國、法國、意大利等歐盟其他成員國，同樣沒有將不得與他人在先權利相沖突規(guī)定為外觀設計專利的授權條件之一

二是日本對于知識產權之間的沖突，采用的是平衡沖突雙方的利益分配方式來解決③。根據《日本外觀設計法》第26條的規(guī)定，如果權利人所有的外觀設計專利權與他人在其外觀設計專利申請日前遞交的專利、實用新型、商標申請構成沖突，或者他人在其申請日前生效的版權構成沖突的，該權利人或其許可人不得以商業(yè)化的方式實施該項外觀設計專利。由此可見，日本在協調處理知識產權之間的沖突時，并不直接排除在后取得權利，而是對在后的外觀設計專利權在實施上予以限制，避免先后權利在相同領域內競爭。這種處理方式，更為尊重合法取得權利的相對獨立性，在限定條件下，允許在后權利與在先權利共存。同時，這種解決方式，維護了不同的知識產權類型產生的獨立性與權威性。

三是美國對于外觀設計專利與在先權利沖突的解決中，尤其是解決非競爭性的權利沖突④，值得借鑒參考。例如，1988年美國聯邦第九巡回上訴法院審理了原告Abend和MCA Inc.電影公司侵犯著作權糾紛。Abend是小說《這是謀殺》的版權被許可使用人，該小說由MCA電影公司投資制作，希區(qū)柯克導演拍攝成電影《后窗》。雙方當事人爭議的問題，實質上是原小說的在先著作權與新作品的發(fā)表權、發(fā)行權之間的權利沖突問題。法院的最終判決是駁回原告的禁令訴訟請求。理由是法院認為，是否為知識產權權利人提供法律救濟時，必須考慮公平因素，要平衡知識產權權利人利益和社會公眾利益之間的關系。首先，原告與被告之間是“非競爭性沖突”;其次，主要基于演員的精湛演技、杰出的導演水平才成就了電影的成功，而不是得益于小說本身;再者，如果支持原告的禁令請求，導致公眾無法觀看作品，將會造成公眾的損失。因此，法院沒有判定被告侵犯原告的著作權、停止侵權行為，而是讓被告向原告支付足夠賠償費，獲得許可被告繼續(xù)放映影片，兼顧平衡原告、被告、公眾的利益，各取所需⑤?？梢钥闯?，法院并未一味的保護在先權利，而是在保護在先權利的同時，有條件的允許在后權利的存在與使用。

在權利沖突不可避免的情況下，許多國家是允許權利的共存，可以在相同競爭領域，對在后權利的行使和實施加以限制，維護公平競爭;或者采取權利平衡、利益兼顧原則，以此鼓勵全社會在現有技術的基礎上進行更多的發(fā)明創(chuàng)造，給人類社會帶來更多的知識財富。

四、分析該類型專利的特點及存在的問題

（一）根據我國該類外觀設計專利申請的特點，將其分為兩類：

1.直接應用類：以知名卡通形象作為主體的設計。將各種表情、姿勢、服飾的知名卡通形象簡單使用到一些常用產品進行申請，通常以平面產品或者日常用品為主，創(chuàng)新高度較低，如下圖：

對于直接應用類的外觀設計專利，其專利權穩(wěn)定性差，經過無效、訴訟等行政程序，一般都會被判專利權無效，浪費寶貴的行政資源。并且無效程序耗時長，耗費精力大，會令在先權利人將蒙受巨大損失。這類申請并未起到鼓勵創(chuàng)新的社會效應，甚至嚴重影響外觀設計專利的價值和質量。

2.變化演繹類：在設計中引用知名卡通形象，但與其他設計要素結合，將其再演繹，保護范圍與在先權利有交叉或重疊，也有一定創(chuàng)新設計，如下圖：

對于變化演繹類的外觀設計專利，其有一定的創(chuàng)新設計，其主要問題在于保護范圍與在先權利有交叉或重疊。根據專利法立法宗旨——鼓勵創(chuàng)新，并且也鼓勵在現有技術上進行改進。正如，大多數發(fā)明都是對在先發(fā)明的改進性發(fā)明，在發(fā)明、實用新型專利中允許在現有技術的基礎上進行改進，在后專利在符合專利法的規(guī)定下將獲得專利權。這種情況的在后專利的范圍必然會落在在先專利的保護范圍內，權利范圍必然會有重疊，權利的重疊是合法的，是不可避免的。這也是鼓勵社會技術革新的一種手段。因此，對于引用演繹類外觀設計專利，也同樣應當適當的允許在現有的設計上進行顯著的、有突破性的創(chuàng)新設計。并且由于在無效程序中，需要進行綜合判斷，考慮的因素復雜，對于該類申請的無效請求也不一定全部能夠得到支持，所以，該類申請不宜在初步審查中全盤否定、排除。

（二）存在的問題

1.檢索難度大

初步審查中，對《專利法》第23條第1款是審查條款，對于含有知名卡通形象的申請，檢索出對比文件無疑是最具說服力的證據，最有力的手段，但如果在初步審查中對該類案件進行全面檢索，存在非常大的困難。首先，由于檢索數據量大，檢索過程延長審查周期，行政資源耗費大;再者，由于知名卡通形象是虛擬的、無形的，是創(chuàng)作者留在社會大眾心目中的印象，而專利申請通常將其轉用到不同產品，檢索的對比文件也必須是相同或者相近種類的產品，否則無法認定兩者實質相同，所以在不限定檢索領域的情況下，檢索結果并不理想。例如圖6含有四項相似外觀設計的玩具，一個申請中需要檢索出四個不同形象的玩偶，才能夠否定其新穎性。因此，該類申請在初審中通過檢索來評述《專利法》第23條第1款困難較大。

2.侵權判斷困難

在初步審查中，如果引入對權利沖突、侵權、證據等的分析判斷，無疑增加了過多的行政成本和行政資源。對于外觀設計審查員來說，并非商標或著作權的法律專家，很難對商標權、著作權的權利沖突的做出準確判斷。專利法規(guī)定在初步審查制度下，《專利法》第23條第3款權利沖突也不作為授權的排除條款，因此不宜在初步審查中付出過多精力分析判斷權利沖突的缺陷。

五、方案建議

在目前的外觀設計專利制度的框架內，在審查階段無法完全避免權利沖突。但是根據解決知識產權沖突的保護在先權利、維護公平競爭、排除惡意取得、權利平衡、利益兼顧的基本原則綜合考慮，推薦如下方式：對直接應用類設計進行直接排除，對變化演繹類進行適當的控制和充分的警告提醒。

一是對于直接應用類專利申請，創(chuàng)新程度低，嚴重損害在先權利，對社會技術創(chuàng)新無顯著貢獻。由于這些知名卡通形象已經是一般消費者公知的形狀、圖案，將其直接應用于平面產品上，或者直接模仿其造型制造成普通的工業(yè)產品，在初步審查中，可以應認為其不符合《專利法》第2條第4款的規(guī)定，不屬于新設計。

為保證認知水平相同，可將知名的虛擬角色整理成數據庫，供使用參考查詢。

二是對于變化演繹類專利申請，是對知名卡通形象進行了再創(chuàng)作、存在其他設計要素，直接基于產品所屬領域內容的一般設計常識判斷，對于創(chuàng)新程度不易把握的，可以先發(fā)出通知書質疑其不符合《專利法》第2條第4款的規(guī)定，不屬于新設計，同時提醒申請人，該外觀設計專利申請易引起與在先權利的沖突，權利穩(wěn)定性差，生產或銷售該產品可能引起侵權，需要承擔相應的法律后果。

申請人可以針對提醒內容，根據自己產品外觀設計的創(chuàng)新高度和市場需求進行判斷，可以提交意見陳述進行說明，或者是對申請文件進行修改。根據其意見陳述，綜合判斷，在符合專利法規(guī)定的情況下，可以予以授權;對于修改文件，依照專利法正常進行審查。對于存在權利沖突的糾紛，可由后續(xù)程序解決。

通過上述方案，在現行法律框架內可以實現對該類專利申請的有效控制，既能夠節(jié)約部分行政資源，也能夠初步保障各方利益的平衡，同時，符合我國設計發(fā)展的要求，有利于提高外觀設計專利的授權質量。

注釋：

①劉銀亮.角色促銷商品化權的另一種詮釋[J].法學，2006（8）.

②歐盟外觀設計法律保護指令第11條。

③曹新明.論知識產權的沖突協調原則[J].法學院研究，1999（3）.

④⑤劉紅.我國知識產權權利沖突解決途徑探析[J].知識產權，2004（6）.

⑥鄭成思.知識產權法[M].北京：法律出版社，2003年版.

⑦張俊浩.民法學原理[M].北京：中國政法大學出版社，1997年版.