蘇東贏 于川芳 朱智志 劉建芳 孟慶華

對企業(yè)專利管理過程中可能出現(xiàn)的不確定性進行分析和研究，探討影響專利授權(quán)質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)所涉及的技術(shù)風險、說明書撰寫風險、權(quán)利要求書風險、管理風險、答復(fù)風險、復(fù)審風險、無效風險、侵權(quán)風險、合作風險、財務(wù)風險、法律環(huán)境風險等，提出在專利管理過程中風險應(yīng)對策略，以期優(yōu)化企業(yè)專利結(jié)構(gòu)、提升授權(quán)專利的質(zhì)量、有效開展專利的實施轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。

企業(yè)專利管理過程的技術(shù)分解

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理貫穿于企業(yè)的科技活動、經(jīng)營活動和組織管理活動中，涉及企業(yè)內(nèi)部的基礎(chǔ)條件、人力資源、經(jīng)費支持、組織協(xié)調(diào)、合作協(xié)作和知識產(chǎn)權(quán)的代理機構(gòu)，也與企業(yè)外部的行業(yè)環(huán)境、法制環(huán)境、經(jīng)濟市場環(huán)境和政治環(huán)境等有密切關(guān)系。如企業(yè)的科技活動產(chǎn)生專利、計算機軟件著作權(quán)等，企業(yè)產(chǎn)品商標，銷售活動中的侵權(quán)風險，采購（或招投標）活動中知識產(chǎn)權(quán)風險，已授權(quán)專利被他人無效宣告，知識產(chǎn)權(quán)組織管理活動存在疏漏，人力流動導(dǎo)致的知識產(chǎn)權(quán)風險等。

專利管理是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理的重要組成，也是企業(yè)管理的重要內(nèi)容。企業(yè)專利管理工作按照時序進行分解，大致可以分為專利申請前、申請后授權(quán)前、授權(quán)后及實施轉(zhuǎn)化過程、無效后四個階段。專利申請前，主要涉及專利素材的挖掘、專利的誕生、說明書撰寫、權(quán)利要求項規(guī)劃、申請人及發(fā)明設(shè)計人確認、代理機構(gòu)及代理人選擇、說明書及權(quán)利要求書修定、申請費用交納等步驟;申請后授權(quán)前階段主要包括發(fā)明專利實質(zhì)性審查費用交納、實質(zhì)性審查意見的答復(fù)、駁回后的復(fù)審請求及復(fù)審意見陳述、授權(quán)前費用交納等環(huán)節(jié);專利授權(quán)后及專利實施轉(zhuǎn)化過程中，可能更多地涉及專利被無效或部分無效、侵權(quán)與被侵權(quán)爭議、實施轉(zhuǎn)化或產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、專利價值分析評估、合作單位選擇、轉(zhuǎn)化收益的分配、各級獎勵的申請及分配、專利盤點與評估、專利年費繳納等內(nèi)容。

四個階段所涉及的各個環(huán)節(jié)，按照來源進行分析，可以簡單劃分為內(nèi)部因素和外部因素。外部因素主要包括社會環(huán)節(jié)、市場環(huán)境、法制環(huán)境、合作協(xié)作單位、專利代理服務(wù)機構(gòu)、專利審查機構(gòu)、專利行政管理機構(gòu)、其他企業(yè)或個人、企業(yè)法律委托機構(gòu)等;內(nèi)部因素主要涉及專利素材挖掘與布局、職務(wù)發(fā)明的界定、專利說明書和權(quán)利要求書的設(shè)計、申請策略與時機、優(yōu)先權(quán)設(shè)計、申請資料的歸整、答復(fù)資料（含復(fù)審資料）及授權(quán)資料的歸整、技術(shù)人員及技術(shù)管理人員、各項管理的規(guī)章制度、財務(wù)經(jīng)費支撐等。在內(nèi)部因素與外部因素中，有很多需要深入溝通交流的環(huán)節(jié)，如發(fā)明設(shè)計人與代理人的溝通、代理人與專利審查員的溝通、代理人與發(fā)明設(shè)計人關(guān)于答復(fù)的溝通、甚至發(fā)明設(shè)計人與審查員的溝通、合作協(xié)作單位聯(lián)合申請專利的溝通、企業(yè)與委托機構(gòu)（專利代理機構(gòu)、法律服務(wù)機構(gòu)等）就無效宣告及侵權(quán)的判定與應(yīng)對、知識產(chǎn)權(quán)管理員與專利行政部門就專利申請獎勵等。

專利管理中存在哪些風險

企業(yè)的所有活動的各個環(huán)節(jié)是多種因素共同作用的結(jié)果，因此也就存在更多不確定性。企業(yè)在專利申請前、申請后授權(quán)前、授權(quán)后及實施轉(zhuǎn)化過程、無效后四個階段都存在一定的風險，這些風險可能來自企業(yè)內(nèi)部或者企業(yè)外部。來自外部的部分風險可能還是由于內(nèi)部因素導(dǎo)致的。

專利申請前階段

專利申請前階段主要有以下幾個方面的風險。

①技術(shù)的理解和專利布局：技術(shù)挖掘深度、廣度不夠，專利群組設(shè)計有缺失，沒有形成合理的專利布局或涵蓋范圍有疏漏，相關(guān)專利間權(quán)利要求項設(shè)計有疏漏，專利類別設(shè)計不合理等。在開展企業(yè)專利價值分析和評估時，我們發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)象比較突出，尤其是早期的專利，因為缺少挖掘和布局意識幾乎很少形成專利組群，對專利素材缺乏系統(tǒng)認識或認識不充分而造成對創(chuàng)造性的判定沒有把握，更多發(fā)明專利素材僅申請了實用新型。

②專利說明書及權(quán)利要求書：專利權(quán)利要求書范圍過小或過大，背景技術(shù)有隱瞞或描述不充分，沒有檢索或檢索不充分，專利說明書沒有對權(quán)利要求項提供足夠的支撐，實施案例對說明書的支撐不足夠，說明書附圖有缺失，數(shù)值及組合范圍不合理，有效數(shù)字位數(shù)不合理等。尤其是檢索不充分或隱瞞部分背景技術(shù)資料現(xiàn)象比較普遍，技術(shù)人員可能擔心背景技術(shù)會對自己的專利創(chuàng)造性有影響而故意隱瞞了部分與該專利密切相關(guān)的文獻，代理人如果不再進行深度檢索分析的話，會出現(xiàn)因為背景技術(shù)的參考文獻提供不充分導(dǎo)致在專利答復(fù)過程中所進行的陳述無法說服審查員。

③申請文件：申請人或發(fā)明設(shè)計人存在多出、疏漏，申請人或發(fā)明設(shè)計人名稱有筆誤、失誤，申請人或發(fā)明設(shè)計人的簽字蓋章不夠清晰，未經(jīng)過單位界定的職務(wù)發(fā)明成果申報為非職務(wù)發(fā)明成果，疏忽了“優(yōu)先權(quán)”，沒有將相關(guān)專利于同一申請日完成，對是否提前公開設(shè)定失誤等。

專利申請后到授權(quán)前階段

①通常情況下，專利申請正式公開后，其說明書一般不能主動修改。因此，對專利申請前的某些失誤，必須在該專利公開前向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請更正，或撤回原案重新申請。整理公開后，只能另案申請，但可能會因為新穎性而致不予授權(quán)，甚至可能有非正常申請的嫌疑。

②關(guān)于專利實審意見的答復(fù)：實際工作中，經(jīng)常遇到技術(shù)人員對專利實審意見的閱讀和研判不充分，很多情況下為減少麻煩而放棄答復(fù)，該原因?qū)е碌奈词跈?quán)專利所占比例較高，應(yīng)引起專利申請人、專利管理人員、專利代理人員的高度重視。企業(yè)某次答復(fù)意見討論，專利管理人員在協(xié)助技術(shù)人員進行對比文獻閱讀時，發(fā)現(xiàn)了兩個專利之間有明顯區(qū)別的幾個關(guān)鍵詞，而正是因為該關(guān)鍵詞的區(qū)別，無論從設(shè)備角度還是在設(shè)備上運行的物料，特色鮮明、特點突出;而物料的物理形狀的巨大變化，使得工序目標的實現(xiàn)、工藝目標的完成等更加充分，使得專利的技術(shù)特征和技術(shù)效果顯著，最終獲得授權(quán)。該案例中，專利管理人員的專業(yè)技術(shù)背景和工作經(jīng)驗起到了重要作用，也成為企業(yè)專利培訓(xùn)中很有代表性的案例之一。

③關(guān)于權(quán)利要求項的修改：通常情況下，技術(shù)人員可能會建議代理人員通過對權(quán)利要求項的合并或范圍縮小以實現(xiàn)專利授權(quán)。隨著對專利技術(shù)的理解不斷深入以及對該技術(shù)的意義不斷延伸拓寬，申請人或發(fā)明設(shè)計人更多地感受到專利的權(quán)利要求設(shè)計不充分，也會存在部分具有重要意義的內(nèi)容在專利申請時沒有體現(xiàn)在權(quán)利要求書中，或者應(yīng)該成為獨立權(quán)利項的技術(shù)方案誤入從屬權(quán)利項中。沒有體現(xiàn)在權(quán)利要求書的技術(shù)方案將成為公知，而沒有列為獨立權(quán)利的技術(shù)方案可能會失去部分使用場景的保護。提升專利質(zhì)量，已經(jīng)成為企業(yè)的要求和需求，因此，專利權(quán)利要求書的設(shè)計將更加重要。

④答復(fù)時的佐證：由于專利說明書的某些先天不足而導(dǎo)致需要在專利實審意見答復(fù)時提供必要的佐證，包括科技項目立項過程及立項文件、研發(fā)過程文件、試驗步驟過程記錄、試驗數(shù)據(jù)及分析、試驗結(jié)果的檢測檢驗、項目評審評價文件、有益效果、商業(yè)成功信息等，這些作為佐證的文件資料必須能夠充分證明與該專利技術(shù)密切相關(guān)。因此，應(yīng)該盡可能保存項目研發(fā)過程文件，甚至按照實驗室儀器試驗規(guī)定的操作記錄、委托檢驗檢測記錄等資料都應(yīng)該具有很好的追溯性。

專利授權(quán)后及實施轉(zhuǎn)化階段

①關(guān)于已授權(quán)專利的權(quán)利要求項：技術(shù)人員或代理人員探討已授權(quán)專利的權(quán)利要求項時，經(jīng)常有遺憾，認為對某些權(quán)利要求的堅持不夠，如果當初能夠再堅持爭取，也許授權(quán)專利的保護范圍可能會更大、專利會有更大價值，甚至可以成為維護自身權(quán)益的最好的工具。一方面反映了技術(shù)人員和代理人員對該技術(shù)方案的不完全自信，另一方面也反映了對技術(shù)的挖掘和專利組群的布局設(shè)計有一定的缺失。

②關(guān)于授權(quán)專利的實施：更多的專利是根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)進行的改進或提升，因此在企業(yè)實施已授權(quán)專利時，需要重點研究是否存在在先權(quán)利。如存在在先權(quán)利，則需要與在先權(quán)利人進行協(xié)商簽訂許可合同，可能是單向的許可，也可以是雙向的相互許可，避免生產(chǎn)規(guī)模擴大后的權(quán)利糾紛及訴訟。專利的實施轉(zhuǎn)化后效益的分配，需要遵從專利申請時或?qū)＠麑嵤┣暗暮贤s定。

③關(guān)于與在后權(quán)利的許可：技術(shù)創(chuàng)新是持續(xù)的，申請專利也是市場主體的主動行為。企業(yè)申請專利后，其他企業(yè)有可能在該專利基礎(chǔ)上進行再創(chuàng)新、申請專利并獲得授權(quán)。因此，企業(yè)專利管理人員和技術(shù)人員應(yīng)跟蹤專利的被引用情況、專利技術(shù)的演變及發(fā)展，密切關(guān)注其他企業(yè)的授權(quán)專利。必要時，作為在先權(quán)利與對方的在后權(quán)利進行協(xié)商并簽訂許可合同。

④關(guān)于無效宣告：某項專利授權(quán)后，其他企業(yè)或個人可能會針對該專利的部分權(quán)利要求項或全部權(quán)利要求項，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出部分無效或全部無效的請求。根據(jù)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)急預(yù)案，企業(yè)的專利管理人員、技術(shù)人員和專利代理人員及律師等認真研究授權(quán)專利的權(quán)利要求的穩(wěn)定性，提出合理、合法的應(yīng)對策略，維護企業(yè)利益，確保將損失降到最低。

⑤關(guān)于侵權(quán)訴訟：企業(yè)將自己擁有的專利實施轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品，并向市場進行宣傳、銷售，因各種原因可能會受到涉嫌侵權(quán)的律師函或訴訟;同樣，其他企業(yè)在未獲得本企業(yè)許可進行生產(chǎn)宣傳、銷售相關(guān)產(chǎn)品時，一旦獲取相關(guān)信息，企業(yè)管理層、技術(shù)人員及專利代理人員和律師需進行研究和判定，確認對方涉嫌侵犯本企業(yè)專利權(quán)時，應(yīng)及時向?qū)Ψ桨l(fā)出律師函。

⑥關(guān)于專利產(chǎn)品的招投標活動：企業(yè)各類主體都特別重視知識產(chǎn)權(quán)。采購方及招標代理機構(gòu)一般會提醒投標方的技術(shù)或產(chǎn)品是否擁有核心的、基礎(chǔ)的知識產(chǎn)權(quán)，或是否取得知識產(chǎn)權(quán)的許可;投標單位一般為彰顯企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，往往標識出在某一領(lǐng)域或所及的全部領(lǐng)域擁有的知識產(chǎn)權(quán)情況。擁有知識產(chǎn)權(quán)的投標方在招投標活動中明顯占據(jù)絕對優(yōu)勢;全社會已經(jīng)形成了尊重知識產(chǎn)權(quán)的良好氛圍，采購方為避免風險，也會更傾向于采購該領(lǐng)域擁有知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)或產(chǎn)品。因此，專利技術(shù)、專利產(chǎn)品及市場的跟蹤和分析，對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理人員是必要的，對企業(yè)更是必要的。

專利失效前后

①企業(yè)準備主動放棄某個專利前，通常需要考慮幾方面問題，認真檢查其中的不確定因素，以達到減少風險、排除風險、掌控風險的目的。評估內(nèi)容包括：該專利剩余年限多少？有相關(guān)技術(shù)標準嗎？是標準的必要專利嗎？已經(jīng)應(yīng)用的范圍？實施效果如何？還可以擴展到哪些地方？主動放棄后有哪些被動？還有其他相關(guān)專利或知識產(chǎn)權(quán)類型保護嗎？能不能轉(zhuǎn)讓交易？相關(guān)的技術(shù)或產(chǎn)品的升級改造？新技術(shù)更新?lián)Q代及保護方案等。

②關(guān)于其他企業(yè)的失效專利：各種原因?qū)е聦＠С蔀樯鐣Y源，這些專利資源被有些人成為“金山銀山”，可見失效專利具有相當?shù)氖褂脙r值。但失效專利的利用也要注意其風險性的存在，如失效的實用新型專利背后可能有發(fā)明專利保護，或者有專利組群的其他專利保護等。如果需要利用這些失效專利，企業(yè)的技術(shù)人員、專利管理人員及律師等需要對相關(guān)專利進行認真分析，確認實施該失效專利的風險可控。

專利的各種管理環(huán)節(jié)

企業(yè)專利管理工作是一項復(fù)雜而系統(tǒng)的內(nèi)容，應(yīng)該有一定的人力、物力、財力的支撐，也必須有技術(shù)、技術(shù)管理和行政管理的支撐。專利管理不僅針對專利的創(chuàng)造、保護、運營，對專利和專利技術(shù)相關(guān)的研究、分析和評價同樣不可缺失。

通常，企業(yè)的專利管理人員可能更多地致力于專利的流程管理，即職務(wù)發(fā)明的界定、創(chuàng)造性程度判定;與發(fā)明設(shè)計人的溝通，與代理機構(gòu)和代理人的溝通;辦理專利申請的過程文件的審批，資料歸檔;相關(guān)資助和獎勵的申請，專利績效考核獎罰等。而企業(yè)專利戰(zhàn)略和專利策略設(shè)計、專利素材和專利技術(shù)的挖掘和布局、專利文件（說明書和權(quán)利要求書）撰寫質(zhì)量、專利實審意見的答復(fù)與復(fù)審意見陳述、專利定期盤點、專利及專利價值的評估評價、企業(yè)專利微導(dǎo)航等環(huán)節(jié)在不同的企業(yè)都有不同程度的需求。

在合作研發(fā)專利技術(shù)規(guī)程中，首先對知識產(chǎn)權(quán)進行約定和規(guī)劃十分重要。因為缺少相應(yīng)的約定或沒有嚴格遵守約定，會出現(xiàn)申請人之間沖突，或者被某些人無意或惡意地公開，或者被某些人轉(zhuǎn)到其他企業(yè)申請，或者合作企業(yè)不愿意承擔責任和義務(wù)等。

另外，專利的各項費用準備不足將導(dǎo)致專利不能獲得授權(quán)、授權(quán)專利可能會失效、專利實施轉(zhuǎn)化效果無法實現(xiàn)、市場銷售達不到預(yù)期等。經(jīng)費涉及：專利挖掘布局費用、申請費（含實審費）、代理費、復(fù)審費、授權(quán)前費用、專利年費、專利許可費、實施轉(zhuǎn)化的預(yù)備資金、生產(chǎn)銷售費用等。

規(guī)避風險的應(yīng)對策略

在分析了專利的各種風險后，企業(yè)則應(yīng)該在管理工作中重點規(guī)劃和設(shè)計風險規(guī)避的具體策略，主要體現(xiàn)在態(tài)度理念、流程管理、技術(shù)層面、顯著效果等方面。

技術(shù)研發(fā)及專利申請前

基本原則是：全面布局、防止遺漏;表述嚴謹，清晰充分;嚴格規(guī)范、實事求是。

①專利技術(shù)研發(fā)階段。在科技活動準備啟動前，研發(fā)人員應(yīng)與企業(yè)專利工程師、專利管理人員及專利代理師等，首先簽署一份保密協(xié)議;然后對項目研討和深入溝通并對項目路徑進行技術(shù)分解，對分解的各個環(huán)節(jié)進行技術(shù)分析和初步判定;圍繞核心技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)初步籌劃較為全面的專利布局，包括從屬專利和外圍專利，也包括上游技術(shù)和下游技術(shù)（或產(chǎn)品）等，形成合理的專利組群，避免出現(xiàn)遺漏，防止科技成果流失;隨著技術(shù)研發(fā)的深入，補充和調(diào)整前期的專利布局。如對塑料薄膜平整度檢測裝置和方法進行分析時，引申出一個關(guān)于塑料薄膜拉伸特性檢測的方法，豐富了設(shè)備的檢測范圍及檢測方法。假設(shè)當初沒有找到拉伸特性這個點，則表明技術(shù)挖掘存在有疏漏。

②專利資料撰寫階段。作為專利質(zhì)量的基礎(chǔ)和保障，該階段的重點是說明書撰寫和權(quán)利要求項的撰寫，包括專利組群布局設(shè)計、各專利間權(quán)利要求項的設(shè)計規(guī)劃等。專利管理人員應(yīng)提醒技術(shù)人員：對現(xiàn)有技術(shù)和參考文獻的不足和缺陷應(yīng)清楚、準確地描述出來;權(quán)利要求項應(yīng)包括了技術(shù)方案所及的具有創(chuàng)新內(nèi)容的環(huán)節(jié);說明書應(yīng)該對權(quán)利要求書提供足夠支撐;專利技術(shù)方案和具體實施步驟更清晰地、更具體地描述專利技術(shù)和應(yīng)用及效果的情況;專利技術(shù)具體應(yīng)用的多個實施例，應(yīng)該是對說明書提供強有力支撐;建議用設(shè)備圖、流程圖、結(jié)構(gòu)圖、示意圖、電氣控制圖等方式表達，便于理解專利技術(shù)方案和實施步驟等;對技術(shù)方案的部分環(huán)節(jié)，要注意技術(shù)手段的替代性，可劃分為不可替代、可替代性差、可替代性一般、可替代性強四個等級;對專利技術(shù)的創(chuàng)造性初步判定，以決策專利申請的類型等。

在權(quán)利要求項的規(guī)劃策略中，相對簡單的技術(shù)或產(chǎn)品一般采用“單獨立權(quán)利+多從屬權(quán)利”形式設(shè)計;而比較復(fù)雜的系統(tǒng)及產(chǎn)品等，建議采用“多‘獨立權(quán)利+多從屬權(quán)利’”形式設(shè)計。難易程度：前者撰寫相對容易，在分析和答復(fù)實質(zhì)性審查意見時相對容易把握，也比較容易判定授權(quán)前景，但在形成專利組群時因為數(shù)量多而需要更多的預(yù)算;后者相對經(jīng)濟，但撰寫難度大，在分析和答復(fù)實質(zhì)性審查意見時難度較大，需要答復(fù)的內(nèi)容多，不易判定專利的授權(quán)前景。保護力度：前者能夠形成較大的專利組群，在今后專利的實施許可、無效及侵權(quán)訴訟等環(huán)節(jié)有一定優(yōu)勢;采用的專利一旦授權(quán)，基本上就確定了專利權(quán)利人在該技術(shù)領(lǐng)域或產(chǎn)品市場形成絕對優(yōu)勢或壟斷地位，短時間內(nèi)不會被其他企業(yè)超越。

③專利文件提交階段。除了預(yù)算和安排專利各階段費用外，建議專利管理人員更多關(guān)注對專利授權(quán)及授權(quán)專利的實施轉(zhuǎn)化后收益分配產(chǎn)生影響的內(nèi)容：職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明的界定;是否采用發(fā)明和實用新型“一案雙申”形式同時申報;發(fā)明設(shè)計人名單與順序的確定、發(fā)明設(shè)計人及貢獻率約定;聯(lián)合申請專利時，還應(yīng)約定各申請人及貢獻率、聯(lián)合申請各方的責任權(quán)利義務(wù)及違約罰則;與專利相關(guān)的研發(fā)過程的資料和文獻保存;代理機構(gòu)在專利撰寫及申請前的檢索與分析、發(fā)明專利授權(quán)前景分析與判斷;實事求是地出具《專利委托書》和《發(fā)明設(shè)計人名單》;是否已公開發(fā)表有相關(guān)論文等。

專利申請后到授權(quán)前

對專利實質(zhì)性審查意見的答復(fù)是本階段的主要內(nèi)容?；驹瓌t是：認真閱讀，態(tài)度誠懇，深入分析，客觀答復(fù)。

根據(jù)統(tǒng)計，截止到2019年1月4日，國家知識產(chǎn)權(quán)局公開了2014年及之前的發(fā)明專利共計4 982 535件，這些發(fā)明專利申請中有2 634 857件獲得授權(quán)。即發(fā)明專利的授權(quán)率大約在52.88%，其余47%多的發(fā)明專利沒有授權(quán)，而這些未獲得授權(quán)的發(fā)明專利無償?shù)叵蛏鐣_了申請人的技術(shù)方案，成為社會資源和先有技術(shù)。

筆者曾經(jīng)對某企業(yè)十年來未能授權(quán)的發(fā)明專利進行統(tǒng)計和分析，因“新穎性不足”不再答復(fù)的占10%左右且多屬于早期發(fā)明專利的申請，對“創(chuàng)造性不足”直接放棄答復(fù)或者放棄第二次答復(fù)的占50%左右，“創(chuàng)造性不足”答復(fù)意見沒有被認可且不再提起復(fù)審的占40%左右。因此，關(guān)于專利實質(zhì)性審查意見的答復(fù)十分重要。

實質(zhì)性審查意見通常有三種形式：肯定性意見、不定性意見、否定性意見。三種審查意見的答復(fù)需要有各自的重點和方式。建議技術(shù)人員、管理人員和代理人員一起研究并有針對性地答復(fù)。

答復(fù)實質(zhì)性審查意見時，經(jīng)常遇到的創(chuàng)造性不足問題。造成審查員有疑惑的地方，一是與專利相關(guān)的背景技術(shù)和發(fā)明內(nèi)容描述方面有較大的缺陷，二是技術(shù)人員在撰寫背景技術(shù)時有隱瞞或顧慮，三是沒有找到合適的背景技術(shù)，這些缺陷很可能導(dǎo)致發(fā)明設(shè)計人無論如何陳述都無法顯現(xiàn)專利的創(chuàng)造性高度。

某些情況下，需要將部分權(quán)利要求項合并;甚至部分效果較好的實施案例成為權(quán)利要求項。盡管專利的權(quán)利保護范圍縮小了，專利還有一定的授權(quán)前景。因此，背景技術(shù)撰寫、專利說明書撰寫和權(quán)利要求撰寫決定了專利是否能夠授權(quán)、授權(quán)專利是否具有合理的保護范圍、授權(quán)專利是否擁有較高的質(zhì)量。

在某些專利的實質(zhì)性審查意見中，審查員可能建議申請人進行分案。在專利布局時，尤其是“多‘獨立權(quán)利+多從屬權(quán)利’”籌劃階段，如果申請人已經(jīng)預(yù)測了該專利的分案可能和資料準備，那么申請人和代理人在答復(fù)階段能夠從容應(yīng)對。

企業(yè)可能會在某些領(lǐng)域進行連續(xù)、持續(xù)的投入，形成新的技術(shù)路徑，并對新技術(shù)和產(chǎn)品通過申請專利的形式加以保護，進而形成在某個產(chǎn)業(yè)或行業(yè)的優(yōu)勢，豐富了對企業(yè)未來發(fā)展有重大影響的技術(shù)儲備、產(chǎn)品儲備、人才儲備等。如鄭州煙草研究院在檢測某些成分含量的試劑條（盒）及檢測方法布局的專利群陣具有一定的代表性。項目組隨著相關(guān)研發(fā)活動的深入和延續(xù)，自2015年到2018年間陸續(xù)申報了四組專利，同時，專利產(chǎn)品為行業(yè)和相關(guān)企業(yè)提供了快捷、準確的檢測手段，使鄭州煙草研究院在行業(yè)及該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢更加明顯。

專利授權(quán)后

有人認為，拿到專利證書后就可以直接生產(chǎn)實施，不會有侵權(quán)風險了。事實上，新技術(shù)更多的是以在先權(quán)利為基礎(chǔ)上進行地改進和發(fā)展，同時授權(quán)專利也成為在后技術(shù)的背景技術(shù)。因此，在專利授權(quán)后的實施轉(zhuǎn)化前，一定要跟蹤分析，本著“友好協(xié)商，加速轉(zhuǎn)化，促進應(yīng)用”原則，與在先權(quán)利、在后權(quán)利進行許可或交叉許可;如果出現(xiàn)侵權(quán)，應(yīng)該據(jù)理力爭，維護企業(yè)的利益。

專利授權(quán)后，建議企業(yè)定期對已授權(quán)專利進行評估、評價和分析，按照專利的重要程度進行分層、分級管理，維持核心專利和關(guān)鍵專利的有效性;加快實施推廣，或?qū)で笤S可轉(zhuǎn)讓，做好升級換代準備;專利無效后，企業(yè)應(yīng)該積極開展再創(chuàng)新;堅持“綜合研究，避免侵權(quán)，二次創(chuàng)新，變廢為寶”的思路，充分利用無效專利資源。

楊正宇、齊茜通過對涉訴專利的雇員、雇主情況進行了研究1，認為雇員持有專利維持年限總體偏低，而雇主持有專利維持年限呈兩極化。兩主體持有專利的維持時間，反映了對抗風險能力、轉(zhuǎn)化條件、轉(zhuǎn)化能力及專利評估能力等方面的差距。

據(jù)《2014年中國有效專利年度報告》顯示：2014年，我國發(fā)明專利平均維持年限為6年，維持超過10年的只占7.6%;《2017年中國知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展狀況評價報告》顯示：2017年，我國發(fā)明專利平均維持年限為6.2年。

司云波、李春新、趙星對?？松梨诠窘刂?012年底在美有效專利的存活年限分布進行了研究2，總結(jié)出：?？松梨诠敬蠖鄶?shù)有效專利的存活年限為6～10年;存活年限超過10年的專利占有效專利的比例約50%，存活年限超過15年的專利占有效專利的比例約為30%。

通過比較，我國的專利質(zhì)量有待進一步提升，涉及專利技術(shù)的含金量、專利說明書的撰寫質(zhì)量、專利權(quán)利要求的撰寫質(zhì)量、專利代理質(zhì)量、專利布局質(zhì)量及專利運作質(zhì)量等。

結(jié) 語

通過對企業(yè)專利管理過程中可能出現(xiàn)的不確定性進行分析和研究，探討了影響專利授權(quán)質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)所涉及的技術(shù)風險、說明書撰寫風險、權(quán)利要求書風險、管理風險、答復(fù)風險、復(fù)審風險、無效風險、侵權(quán)風險、合作風險、財務(wù)風險、法律環(huán)境風險等，提出在專利管理過程中風險應(yīng)對策略和基本原則。

目前，相關(guān)研究學者及企業(yè)的管理工作者正在加大和強化各類風險的細化分析和規(guī)避策略的設(shè)計。希望我們的研究對企業(yè)在優(yōu)化專利結(jié)構(gòu)、提升授權(quán)專利的質(zhì)量、有效開展專利的實施轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化等工作及知識產(chǎn)權(quán)管理工作者有參考價值。

基金項目：河南中煙工業(yè)有限責任公司科技計劃資助項目“專利分析評價體系的研究與應(yīng)用”（ZW2015013）。

作者簡介：蘇東贏（1966—），男，本科，河南中煙工業(yè)有限責任公司，高級工程師，主要研究方向：科技管理;于川芳（1971—），女，碩士，中國煙草總公司鄭州煙草研究院，研究員，主要研究方向：科技管理;朱智志（1972—），男，本科，河南中煙工業(yè)有限責任公司，高級工程師，主要研究方向：質(zhì)量管理;劉建芳（1970—），男，本科，鄭州聯(lián)科專利事務(wù)所，助理研究員，主要研究方向：專利及應(yīng)用、知識產(chǎn)權(quán)訴訟。

通訊作者：孟慶華（1965—），男，本科，中國煙草總公司鄭州煙草研究院，高級工程師，主要研究方向：知識產(chǎn)權(quán)管理。