引 言

根據(jù)《專利法》第二十二條第一款的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。在專利審查實(shí)踐中，通常采用“三步法”來判斷發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪欠窬邆渫怀龅膶?shí)質(zhì)性特點(diǎn)。所謂“三步法”，是指確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)、確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題、判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見這三個(gè)步驟1。然而在很多情況下，審查員也會(huì)以“發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的”為由，否定發(fā)明具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，從而否定其創(chuàng)造性2。在這些情況下，申請(qǐng)人往往難以信服，事實(shí)上審查員的觀點(diǎn)有時(shí)也存在偏頗之處。

筆者通過以下案例來探討對(duì)機(jī)械領(lǐng)域?qū)＠麆?chuàng)造性判斷中“有限的試驗(yàn)”的理解。

案情介紹

案例1：

涉案專利申請(qǐng)的權(quán)利要求1如下：

“一種外科用具，其包括：

至少一個(gè)適合于將材料運(yùn)輸?shù)阶倒莾?nèi)的工具，該工具包括運(yùn)輸機(jī)構(gòu)和液壓促動(dòng)器，該運(yùn)輸機(jī)構(gòu)包括：

a）包括第一活塞和輸入口的主體;

b）連接到主體的運(yùn)輸管，材料通過運(yùn)輸管運(yùn)輸?shù)讲』嫉淖倒莾?nèi);

所述液壓促動(dòng)器是包括第二活塞和缸體的手動(dòng)泵，第二活塞和缸體帶有匹配螺紋，使得液壓流體能夠通過旋轉(zhuǎn)第二活塞進(jìn)行泵送;

該液壓促動(dòng)器在輸入口連接到主體，用于在壓力下運(yùn)輸液壓流體到主體，以便推動(dòng)第一活塞，該第一活塞直接地推動(dòng)所述推動(dòng)器，使得在運(yùn)輸管內(nèi)的材料被運(yùn)輸?shù)讲』嫉淖倒莾?nèi);和至少1cc的人造生物相容的已準(zhǔn)備的材料，它在身體外不凝固為硬化狀況，它包括在運(yùn)輸管內(nèi);

其中該運(yùn)輸機(jī)構(gòu)能夠以100個(gè)大氣壓以上的壓力運(yùn)輸所述材料。”

該申請(qǐng)?jiān)趯?shí)審中被駁回，審查員檢索到的對(duì)比文件1公開了將材料運(yùn)輸?shù)阶倒莾?nèi)的工具，該工具包括運(yùn)輸機(jī)構(gòu)和液壓促動(dòng)器44，運(yùn)輸機(jī)構(gòu)包括主體24和連接到主體24的運(yùn)輸管38，主體24包括第一活塞51、推動(dòng)器和輸入口，材料20通過運(yùn)輸管38運(yùn)輸?shù)讲』嫉淖倒莾?nèi);液壓促動(dòng)器44通過管路連接到主體24的輸入口，用于在壓力下運(yùn)輸液壓流體到主體24，以便推動(dòng)第一活塞51，由第一活塞51直接推動(dòng)推動(dòng)器，使得在運(yùn)輸管38內(nèi)的材料20被運(yùn)輸?shù)阶倒莾?nèi)。此外，對(duì)比文件1也使用至少1cc的人造生物相容的已準(zhǔn)備的材料20，它在身體外不凝固成硬化狀況，且在運(yùn)輸過程中材料20包括在運(yùn)輸管38內(nèi)。

權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1的一個(gè)區(qū)別技術(shù)特征是：運(yùn)輸機(jī)構(gòu)能夠以100個(gè)大氣壓以上的壓力運(yùn)輸材料。

在復(fù)審程序中，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為：上述區(qū)別技術(shù)特征僅僅是對(duì)施加材料的壓力作出的選擇，運(yùn)輸材料的壓力與材料本身的黏性、運(yùn)輸管的直徑和長(zhǎng)度、椎骨對(duì)壓力的承受程度等因素密切相關(guān)，例如對(duì)于黏性大的材料需要施加較大的壓力，對(duì)于黏性小的材料只需施加較小的壓力。因而本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)綜合考慮上述各個(gè)因素，通過有限的試驗(yàn)，即可選擇出運(yùn)輸材料的合適的壓力。這種常規(guī)選擇不需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)，其取得的技術(shù)效果也是可以預(yù)期的。

案例2：

涉案專利的權(quán)利要求1如下：

“一種葉輪，包含：一輪轂;以及多個(gè)扇葉，環(huán)設(shè)于該輪轂周緣，每一所述扇葉具有一前緣與一尾緣，該前緣與該輪轂的頂端距離一預(yù)定高度，該尾緣突出于該輪轂的底端，從而使扇葉整體下移，其中該預(yù)定高度與該輪轂的高度比為15%至22.5%?！?/p>

在無效程序中，請(qǐng)求人主張證據(jù)1公開了權(quán)利要求1中的特征“葉輪的扇葉的前緣低于輪轂的頂端一預(yù)定高度，扇葉的尾緣突出于輪轂的底端”，在此基礎(chǔ)上通過有限次試驗(yàn)即可得到特征“該預(yù)定高度與該輪轂的高度比為15%至22.5%”。

終審法院認(rèn)為，雖然證據(jù)1公開了“葉輪的扇葉的前緣低于輪轂的頂端的高度”，但是本專利中的“高度比為15%至22.5%”具有不需要提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速即可提升風(fēng)扇工作區(qū)域的效能，而現(xiàn)有技術(shù)中并沒有對(duì)相應(yīng)技術(shù)效果的定性或定量描述，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)想到通過使得“高度比為15%至22.5%”來提升風(fēng)扇工作區(qū)域的效能，該特征使權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。

案例3：

涉案專利的權(quán)利要求1如下：

“一種快速活絡(luò)扳手，有扳手體，扳口，蝸桿，扳手體的手柄體上開有安裝槽，安裝槽中裝有帶螺旋槽的導(dǎo)軸，手柄體上裝有推鈕，推鈕與導(dǎo)軸的螺旋槽嵌配，其特征是：在導(dǎo)軸一端與蝸桿間裝有相嚙合的一對(duì)傘齒輪，蝸桿采用大螺距蝸桿，蝸桿的螺距為4～10mm?！?/p>

在無效程序中，請(qǐng)求人提供了附件1，其涉及一種推拉式快速扳手，包括扳手體，扳手體上有固定鉗口、活動(dòng)鉗口、開鉗螺桿，其中扳手體中裝有滑動(dòng)推子、螺桿，滑動(dòng)推子套在螺桿上，螺桿在扳手體的手柄中轉(zhuǎn)動(dòng)，滑動(dòng)推子內(nèi)開有螺旋條或螺旋槽，與螺桿相配合，螺桿一端連接一主動(dòng)錐齒輪，該主動(dòng)錐齒輪與開鉗螺桿上的從動(dòng)錐齒輪嚙合，沿扳手體推或拉滑動(dòng)推子，通過滑動(dòng)推子與螺桿的配合，使螺桿旋轉(zhuǎn)，主動(dòng)錐齒輪隨之旋轉(zhuǎn)，帶動(dòng)與之嚙合的從動(dòng)錐齒輪旋轉(zhuǎn)，進(jìn)一步旋轉(zhuǎn)開鉗螺桿，通過活動(dòng)鉗口上的齒條開或閉活動(dòng)鉗口。

權(quán)利要求1與附件1相比，其區(qū)別技術(shù)特征在于采用大螺距蝸桿驅(qū)動(dòng)扳口開合、蝸桿的螺距為4～10mm。而附件1采用螺桿驅(qū)動(dòng)扳口開合。

專利復(fù)審委認(rèn)為：現(xiàn)有技術(shù)并未給出將4～10mm大螺距蝸桿應(yīng)用在活絡(luò)扳手上的技術(shù)啟示，且該技術(shù)特征能夠起到使扳口平移速度快、導(dǎo)向軸長(zhǎng)度大為縮短、扳口能夠快速張合的目的，實(shí)現(xiàn)涉案專利相對(duì)于現(xiàn)有活絡(luò)扳手更加靈活方便、操作快速的效果。因此權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。

然而，一審和二審法院均認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員在有限次實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，選擇螺距4～10mm的蝸桿是顯而易見的。

終審判決維持了專利復(fù)審委的決定。

個(gè)人理解

通過以上案例可以得出，與采用“三步法”來判斷發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪欠窬邆渫怀龅膶?shí)質(zhì)性特點(diǎn)相類似，在機(jī)械領(lǐng)域中，判斷發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否通過“有限的試驗(yàn)”可以得到，可以按照以下三個(gè)步驟進(jìn)行。

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，其可以是與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。如上述案例1中的對(duì)比文件1，案例2中的附件1，案例3中的附件1，均是與要求保護(hù)的發(fā)明最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。如案例1中，發(fā)明相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征是：運(yùn)輸機(jī)構(gòu)能夠以100個(gè)大氣壓以上的壓力運(yùn)輸材料。案例2中，發(fā)明相對(duì)于附件1的區(qū)別特征是“該預(yù)定高度與該輪轂的高度比為15%至22.5%”，其所要解決的是如何在不需提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的前提下提升風(fēng)扇工作區(qū)域的效能的技術(shù)問題。案例3中，發(fā)明相對(duì)于附件1的區(qū)別特征是“蝸桿采用大螺距蝸桿、蝸桿的螺距為4～l0mm”，其所要解決是如何使扳口平移速度快的技術(shù)問題。

從上述案例也可以看出，在機(jī)械領(lǐng)域中采用“有限的試驗(yàn)”來判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，其區(qū)別特征形式為：結(jié)構(gòu)特征A′+數(shù)值范圍r。而在“三步法”判斷創(chuàng)造性時(shí)，區(qū)別特征通常僅有結(jié)構(gòu)特征。

（3）判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段A與區(qū)別特征中的結(jié)構(gòu)特征A′所解決的技術(shù)問題是否相同。

當(dāng)技術(shù)手段A的結(jié)構(gòu)與結(jié)構(gòu)特征A′的結(jié)構(gòu)相同時(shí)，審查員通常會(huì)認(rèn)為技術(shù)手段A與結(jié)構(gòu)特征A′所解決的技術(shù)問題相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上通過有限的試驗(yàn)得到數(shù)值范圍r，即得到本發(fā)明技術(shù)方案。在案例1中，權(quán)利要求1和對(duì)比文件1都是將材料運(yùn)輸?shù)阶倒莾?nèi)的運(yùn)輸機(jī)構(gòu)，即技術(shù)手段A的結(jié)構(gòu)與結(jié)構(gòu)特征A′的結(jié)構(gòu)相同，區(qū)別僅在于材料黏性大小不同，既然對(duì)比文件1可以輸送黏性小的材料，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員也可以用同樣的運(yùn)輸機(jī)構(gòu)來輸送黏性大的材料，并在此基礎(chǔ)上通過“有限的試驗(yàn)”得到在100個(gè)大氣壓以上的壓力下可以輸送黏性大的材料。

但是，如果發(fā)明取得了本領(lǐng)域技術(shù)人員預(yù)料不到的技術(shù)效果，即便技術(shù)手段A的結(jié)構(gòu)與結(jié)構(gòu)特征A′的結(jié)構(gòu)相同時(shí)，也不能認(rèn)為技術(shù)手段A與結(jié)構(gòu)特征A′所解決的技術(shù)問題相同，此時(shí)不能認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在最接近的現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上通過有限的試驗(yàn)得到數(shù)值范圍r。譬如案例2中，雖然證據(jù)1公開了“葉輪的扇葉的前緣低于輪轂的頂端的高度”，但是由于現(xiàn)有技術(shù)中并沒有記載該結(jié)構(gòu)特征可以達(dá)到不需要提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速即可提升風(fēng)扇工作區(qū)域的效能，因此現(xiàn)有技術(shù)中“葉輪的扇葉的前緣低于輪轂的頂端的高度”解決的技術(shù)問題并非提升風(fēng)扇工作區(qū)域的效能，在此情況下不能認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過“有限的試驗(yàn)”得到“高度比為15%至22.5%”，從而在不提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的前提下即可提升風(fēng)扇工作區(qū)域的效能。

在大多數(shù)案例中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)手段A的結(jié)構(gòu)與本發(fā)明中的結(jié)構(gòu)特征A′的結(jié)構(gòu)并不相同，在這種情況下，審查員通常會(huì)認(rèn)為本發(fā)明中的結(jié)構(gòu)特征A′屬于慣用手段，可以用現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)手段A置換本發(fā)明中的結(jié)構(gòu)特征A′，并在此基礎(chǔ)上通過有限的試驗(yàn)得到數(shù)值范圍r，從而否定本發(fā)明的創(chuàng)造性。對(duì)此，筆者認(rèn)為應(yīng)該具體分析，如果本發(fā)明中的結(jié)構(gòu)特征A′和現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)手段A所解決的技術(shù)問題并不相同，那么就不能輕意認(rèn)定可以用現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)手段A置換本發(fā)明中的結(jié)構(gòu)特征A′，從而使“有限的試驗(yàn)”失去了現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)。比如在案例3中，現(xiàn)有技術(shù)并未給出將蝸桿應(yīng)用在活絡(luò)扳手上的技術(shù)啟示，或者說現(xiàn)有技術(shù)中的蝸桿并不能解決扳手上的扳口平移速度慢的問題，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)將現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)手段A置換本發(fā)明中的結(jié)構(gòu)特征A′，即不會(huì)將附件1中的螺桿置換成本發(fā)明中的蝸桿，從而也就不可能通過有限的試驗(yàn)得到蝸桿的螺距為4～10mm時(shí)，扳手具有扳口平移速度快等技術(shù)效果。

結(jié) 語

當(dāng)審查員以“發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過有限的試驗(yàn)可以得到的”為由，否定發(fā)明具備創(chuàng)造性時(shí)，申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人應(yīng)當(dāng)深入挖掘發(fā)明技術(shù)方案和技術(shù)效果，積極尋求對(duì)策。在以下兩種情況中，申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人可以提出爭(zhēng)辯：

第一種情況：雖然技術(shù)手段A的結(jié)構(gòu)與結(jié)構(gòu)特征A′的結(jié)構(gòu)相同，但是發(fā)明取得了本領(lǐng)域技術(shù)人員預(yù)料不到的技術(shù)效果，則不能認(rèn)為技術(shù)手段A與結(jié)構(gòu)特征A′所解決的技術(shù)問題相同，也說明在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上不可能通過“有限的試驗(yàn)”得到本發(fā)明。

第二種情況：如果技術(shù)手段A的結(jié)構(gòu)與本發(fā)明中的結(jié)構(gòu)特征A′的結(jié)構(gòu)不相同，并且結(jié)構(gòu)特征A′和技術(shù)手段A所解決的技術(shù)問題并不相同，則不能認(rèn)定技術(shù)手段A是結(jié)構(gòu)特征A′的慣用手段，從而使“有限的試驗(yàn)”失去了現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)。

作者簡(jiǎn)介：李斌（1975—），男，本科，玉溪市知識(shí)產(chǎn)權(quán)援助中心助理研究員，研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。