張海潮 劉昭云

摘 要：PCT發(fā)明專利申請通常會要求優(yōu)先權(quán)。通過分析在先申請是中國提出的國家申請的PCT發(fā)明專利申請的審查過程，揭示在各審查階段判斷優(yōu)先權(quán)成立與否的考慮因素，以期為實質(zhì)審查過程提供參考。

關(guān)鍵詞：本國優(yōu)先權(quán);PCT申請;實質(zhì)審查

中圖分類號：G306;D923.42 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-5168（2019）07-0057-03

Abstract： PCT patent applications usually require priority. According to analyze the application of the priority right of the international application was a review process of the national applications filed in China， it revealed the considerations for judging whether or not priority was established at each stage， with a view to providing a reference for the substantive examination.

Keywords： domestic priority;PCT applications;substantive examination

1 問題

隨著我國專利制度的發(fā)展，優(yōu)先權(quán)包括以在外國提出的首次申請為基礎(chǔ)的外國優(yōu)先權(quán)和以本國提出的首次申請為基礎(chǔ)的本國優(yōu)先權(quán)。PCT發(fā)明專利申請進入國家階段的實質(zhì)審查階段后，根據(jù)《專利審查指南2010（修訂版）》（以下簡稱《指南》）第347頁第5.3節(jié)規(guī)定：“國際檢索報告中列出了PX、PY類對比文件的，審查員應(yīng)當(dāng)對國際申請的優(yōu)先權(quán)進行核實。國際申請的優(yōu)先權(quán)不能成立的，審查員應(yīng)當(dāng)通知申請人?！比欢?，前述規(guī)定并沒有明確指出實質(zhì)審查階段的審查員應(yīng)當(dāng)如何對國際申請的優(yōu)先權(quán)進行核實。本文以一件案例為例，探討如何對國際申請的優(yōu)先權(quán)進行核實。

本案為一件進入中國國家階段的PCT發(fā)明專利申請，其優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)是中國發(fā)明專利申請（以下簡稱“在先申請”）。本案、在先申請的審查過程如圖1所示。

為了更好地理解前述問題，下面將對本案涉及優(yōu)先權(quán)審查的整個過程進行梳理。

2 審查過程

本案的審查過程大致包括三個階段：國際申請階段（2013年11月14日—2014年07月18日）、進入國家階段的初步審查階段（2014年7月18日—2016年03月14日）和進入國家階段的實質(zhì)審查階段（2016年04月20日—）。

2.1 國際申請階段

PCT申請在國際階段，通常審查員不需要核實優(yōu)先權(quán)的有效性。但是，當(dāng)國際檢索報告中出現(xiàn)“PX”類“PY”類“O”類或“E”類文獻時，審查員在做出書面意見或?qū)＠試H初步報告時，可能需要核實國際申請的優(yōu)先權(quán)。此時，審查員主要核實申請人要求的優(yōu)先權(quán)是否符合《專利合作條約》第8條的規(guī)定。

針對本案，國際申請階段的檢索報告中給出了包括在先申請在內(nèi)的4篇PX文獻。此時，審查員針對優(yōu)先權(quán)是否符合《專利合作條約》第8條的規(guī)定這一問題對本案進行核實，發(fā)現(xiàn)本案申請人甲某與在先申請申請人乙某存在不一致的問題。為此，本案的申請人甲某提供了優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明，由乙某轉(zhuǎn)讓給甲某，即作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請是由本案的前期權(quán)利人乙某提出的?？梢?，本案在國際申請階段的優(yōu)先權(quán)是成立的。

2.2 進入國家階段的初步審查階段

2.2.1 優(yōu)先權(quán)的審查?！吨改稀返?30頁第5.2.6節(jié)，對在先申請為中國提出的國際申請優(yōu)先權(quán)的審查規(guī)定：“由于國際申請的特殊程序，審查員不按專利法實施細則第三十二條第三款規(guī)定對被要求優(yōu)先權(quán)的在先申請作出處理;同樣，對于在國際申請?zhí)岢鲋笤谙壬暾埍皇谟鑼＠麢?quán)的情況，審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復(fù)授權(quán)的問題;上述問題均留待后續(xù)程序中處理。”本案在進入國家階段時，專利申請權(quán)進行了轉(zhuǎn)移，即由甲某轉(zhuǎn)讓給丙某，進行著錄項目變更的日期為2015年12月23日，本案專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓證明落款日期為2014年07月16日。根據(jù)《指南》第330頁第5.2.6節(jié)的規(guī)定：對于本案申請人丙某與在先申請申請人乙某不一致問題，申請人丙某于2015年12月24日提交了優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明，證明由乙某轉(zhuǎn)讓給甲某，落款日期2013年08月26日。同時，本案在提出國際申請時，其要求優(yōu)先權(quán)的在先申請的主題不屬于專利法實施細則第三十二條第二款第（一）、（二）和（三）項所列的情形;審查員無需發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書時，由于國際申請的特殊程序，審查員也無需按專利法實施細則第三十二條第三款規(guī)定對被要求優(yōu)先權(quán)的在先申請作出處理?？梢姡景冈谶M入國家階段的初步審查階段的優(yōu)先權(quán)也是成立的。

2.2.2 專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓證明和優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明同時存在的思考。由2.2.1節(jié)內(nèi)容可知，本案同時存在對本案申請權(quán)的轉(zhuǎn)讓和對在先申請優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)讓。從時間上看，優(yōu)先權(quán)在先由乙某轉(zhuǎn)讓給甲某，申請權(quán)在后由甲某轉(zhuǎn)讓給丙某。雖然上述兩種轉(zhuǎn)讓同時存在，但對本案的優(yōu)先權(quán)成立是無影響的?！吨改稀返?30頁第5.2.6節(jié)明確規(guī)定，“在先申請在中國提出的，要求優(yōu)先權(quán)的國際申請進入國家階段，應(yīng)當(dāng)看作是要求本國優(yōu)先權(quán)”，即針對進入中國國家階段的本案，應(yīng)該按照本國優(yōu)先權(quán)處理方式進行處理。同時，根據(jù)《專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》[1]規(guī)定，針對國內(nèi)外優(yōu)先權(quán)的處理方法有所不同，對于國外優(yōu)先權(quán)的處理：①不轉(zhuǎn)讓優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)屬原專利申請人;②轉(zhuǎn)讓優(yōu)先權(quán)，轉(zhuǎn)讓方式同專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓。而對于本國優(yōu)先權(quán)的處理：本國優(yōu)先權(quán)必須與專利申請權(quán)一起轉(zhuǎn)讓;同時，轉(zhuǎn)讓優(yōu)先權(quán)時，需提供有關(guān)優(yōu)先權(quán)的證明，如優(yōu)先權(quán)申請文件、要求優(yōu)先權(quán)證明、優(yōu)先權(quán)有效證明等。對本案而言，申請人甲某在提交國際申請前通過優(yōu)先轉(zhuǎn)讓的方式獲得了在先申請的優(yōu)先權(quán)，也就是說本案的申請人擁有在先申請的優(yōu)先權(quán)。在本案進入國家階段后，由于其享有的優(yōu)先權(quán)按照本國優(yōu)先權(quán)進行處理，即在本案進行申請權(quán)轉(zhuǎn)讓時，本國優(yōu)先權(quán)與專利申請權(quán)一起轉(zhuǎn)讓。也就是說，本案進入國家階段的申請人丙某自然能夠享受在先申請人的優(yōu)先權(quán)。換句話說，由于要求本國優(yōu)先權(quán)的PCT申請在進入國家階段時按照本國優(yōu)先權(quán)處理，專利申請權(quán)的轉(zhuǎn)讓賦予了優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓的順承，無需再次進行優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓。

2.3 進入國家階段的實質(zhì)審查階段

2.3.1 優(yōu)先權(quán)的審查。在進入實質(zhì)審查階段，由于對在先申請于2015年02月26日已被授予專利權(quán)，此時有些審查員可能會認(rèn)為由于在先申請是在中國提出的，要求優(yōu)先權(quán)的國際申請進入國家階段，應(yīng)當(dāng)看作是要求本國優(yōu)先權(quán)[2]。同時，由于在先申請已被授予專利權(quán)，屬于專利法實施細則第三十二條第二款第（二）項所列的情形，因而本案的優(yōu)先權(quán)不成立，在先申請成為本案的現(xiàn)有技術(shù)。然而，持這種觀點的審查員忽略了判定優(yōu)先權(quán)是否成立的時間節(jié)點。

《指南》第31頁第6.2.2.1節(jié)對本國優(yōu)先權(quán)的審查規(guī)定：“（3）該在先申請的主題，尚未授予專利權(quán)?！瓕彶樯鲜龅冢?）項時，以要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請日時間為時間判斷基準(zhǔn)?！蓖瑯樱瑢＠▽嵤┘殑t第三十二條第二款也明確指出時間節(jié)點是“在提出后一申請時”，這與《指南》第330頁第5.2.6節(jié)對在先申請為中國提出的國際申請優(yōu)先權(quán)的審查規(guī)定“對于在提出國際申請時，其要求優(yōu)先權(quán)的在先申請的主題有專利法實施細則第三十二條第二款第（一）、（二）和（三）項所列情形之一的，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書”一脈相承，即對于在先申請為中國提出的普通申請和在先申請為中國提出的PCT申請規(guī)定是一致的，都應(yīng)當(dāng)以在后申請的申請日作為優(yōu)先權(quán)是否成立的時間判定節(jié)點。對于本案而言，在其提交國際申請時，在先申請并未獲得專利權(quán)，因此在先申請被授予專利權(quán)不影響在后申請的優(yōu)先權(quán)成立。

2.3.2 對后續(xù)程序的思考?！吨改稀返?30頁第5.2.6節(jié)對在先申請為中國提出的國際申請優(yōu)先權(quán)的審查規(guī)定：“……;上述問題均留待后續(xù)程序中處理”中的“后續(xù)程序”指代什么程序呢？依據(jù)上述規(guī)定可知，存在在國際申請?zhí)岢鲋笞鳛閮?yōu)先權(quán)的在先申請被授予專利權(quán)的情況，即中國提交的以中國在先申請為優(yōu)先權(quán)的國際申請在進入國家階段時，在先申請不但不需要進行撤回，而且可以被授予專利權(quán)。正是由于存在在國際申請?zhí)岢鲋笤谙壬暾埍皇谟鑼＠麢?quán)的情況，繼而存在因在先申請被授予專利權(quán)可能造成在后與在先申請構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的問題。對于該重復(fù)授權(quán)問題，《指南》第349頁第5.6節(jié)對在先申請為中國提出的國際申請的避免重復(fù)授權(quán)審查中規(guī)定：“如果進入國家階段的國際申請要求的是在中國提出的在先申請的優(yōu)先權(quán)，或者要求的是已經(jīng)進入中國國家階段的在先國際申請的優(yōu)先權(quán)，則可能造成重復(fù)授權(quán)。為避免重復(fù)授權(quán)，對此兩件專利申請的審查，適用本指南第二部分第三章第6節(jié)的規(guī)定”?？梢?，存在由實質(zhì)審查程序處理可能出現(xiàn)的重復(fù)授權(quán)問題，也就是說《指南》第330頁第5.2.6節(jié)所說的“上述問題均留待后續(xù)程序中處理”中的“后續(xù)程序”包括實質(zhì)審查程序。或者從嚴(yán)格意義上講，“后續(xù)程序”指代的是實質(zhì)審查程序。這是因為實質(zhì)審查程序中應(yīng)當(dāng)將《指南》第330頁第5.2.6節(jié)對在先申請為中國提出的國際申請優(yōu)先權(quán)的審查規(guī)定中遺留的問題處理干凈。

3 結(jié)論

對于要求本國優(yōu)先權(quán)的PCT申請進入國家階段實質(zhì)審查過程中，實質(zhì)審查審查員無需關(guān)注因在先申請已被授予專利權(quán)影響優(yōu)先權(quán)成立的問題，而是側(cè)重在后申請與在先申請是否屬于相同主題，并處理可能出現(xiàn)的重復(fù)授權(quán)問題。

參考文獻：

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[2]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010修訂版[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2017.