毛靈見

浙江利群律師事務(wù)所，浙江 臺州 318000

一、問題的由來——等同原則的區(qū)別適用

專利侵權(quán)的判定，必然要經(jīng)歷對專利權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定以及將被訴侵權(quán)產(chǎn)品（或方法）與所確定的專利保護(hù)范圍進(jìn)行比對的過程。恰當(dāng)?shù)慕缍▽＠麢?quán)利要求保護(hù)范圍是判定專利侵權(quán)成立與否的前提和基礎(chǔ)，通常情況下，權(quán)利要求保護(hù)范圍確定的過程，即是對權(quán)利要求的技術(shù)特征進(jìn)行解釋的過程。功能性技術(shù)特征因其是以“手段（裝置）+功能”表達(dá)范式進(jìn)行技術(shù)限定，區(qū)別于一般技術(shù)特征中直接由結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間關(guān)系等進(jìn)行技術(shù)限定的表達(dá)方式，在對其進(jìn)行解釋時(shí)須“結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式”①，以確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。如果被訴產(chǎn)品或方法中包含的技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征內(nèi)容重合，即可認(rèn)定該被訴產(chǎn)品或方法構(gòu)成相同侵權(quán)或字面侵權(quán)。為了防止競爭者為避免字面侵權(quán)而對專利技術(shù)方案引入無意義的修改進(jìn)行規(guī)避，仍可進(jìn)行等同原則的適用，即如果被訴產(chǎn)品或方法所包含的技術(shù)特征與專利技術(shù)的必要技術(shù)特征相比，是“以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且以本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的特征”②，依然可被判定構(gòu)成侵權(quán)，以“試圖一方面給予專利權(quán)人公平的保護(hù)，另一方面向競爭者適當(dāng)告知專利權(quán)人獨(dú)占權(quán)的范圍”③。

為此，本文將結(jié)合現(xiàn)行立法和司法實(shí)踐，并參考美國關(guān)于功能性技術(shù)特征的適用情況，以對功能性技術(shù)特征的本體探析為起點(diǎn)，進(jìn)而探尋功能性技術(shù)特征在專利侵權(quán)案件中如何進(jìn)行應(yīng)然的解釋與適用，并嘗試對法釋〔2016〕1號第八條第二款規(guī)定所引出的問題予恰當(dāng)回應(yīng)。

二、功能性技術(shù)特征的本體探析

技術(shù)特征是專利權(quán)利要求的基礎(chǔ)構(gòu)成單元，并決定著所涉技術(shù)方案給予專利保護(hù)的范圍，不論專利申請過程中對權(quán)利要求的審查還是專利侵權(quán)判定過程中對專利保護(hù)范圍的確定，均以技術(shù)特征為中心進(jìn)行展開的。為能更好地在侵權(quán)判定中解釋和適用功能性技術(shù)特征，筆者認(rèn)為有必要先從權(quán)利要求的視角來對功能性技術(shù)特征的進(jìn)行本體的探析。

（一）權(quán)利要求與功能性技術(shù)特征

權(quán)利要求是專利的核心④，是專利文件中最重要的部分，是以精確的語言來定義專利權(quán)人排他性權(quán)利的單句，每一件專利都是一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求作為結(jié)束，同時(shí)每一項(xiàng)權(quán)利要求必須具體清楚地說明該權(quán)利要求所要保護(hù)的客體，即發(fā)明人所認(rèn)定的發(fā)明創(chuàng)造。⑤權(quán)利要求旨在提供一種合理清楚的公示，使得專利權(quán)人的競爭者知曉不侵害專利權(quán)人排他性的權(quán)利的情況下，可以模仿專利發(fā)明創(chuàng)造的程度。權(quán)利要求“就像不動產(chǎn)契約一樣，契約中對該不動產(chǎn)的描述定義了一塊地的邊界，但是并沒有描述這塊地內(nèi)部的特征（這塊地是否平坦、是否有坡、是否栽種了植物、是否有建筑和水流經(jīng)過等等）”⑥。專利權(quán)人排他性權(quán)利的邊界，就是通過一個(gè)個(gè)單句所表達(dá)技術(shù)特征所構(gòu)筑，這些單句的內(nèi)容既可以是關(guān)于結(jié)構(gòu)的也可以是組分、步驟、方法、組合，亦或者是功能、效果等等。

（二）專利授權(quán)申請與侵權(quán)判定中的功能性技術(shù)特征

理想的狀態(tài)下，專利授權(quán)申請與侵權(quán)判定過程對于功能性技術(shù)特征的解釋應(yīng)當(dāng)是一致的，盡管專利授權(quán)申請過程中審查員更關(guān)注于待授權(quán)技術(shù)的新穎性與創(chuàng)造性要求。但根據(jù)《專利審查指南》（2010）規(guī)定，審查員在解釋權(quán)利要求中所包含的功能性技術(shù)特征時(shí)，該“功能”是以所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式來解釋的⑦。美國USPTO在1994年In re Donaldson案之前，同樣也未將“裝置+功能”的權(quán)利要求用說明書的語言進(jìn)行限制，而是從字面上理解為覆蓋了實(shí)現(xiàn)所述功能的所有可能裝置，甚至包括說明書未記載的裝置。在判斷功能性技術(shù)特征的專利授權(quán)條件時(shí)是基于大量的現(xiàn)有技術(shù)對比文件的基礎(chǔ)上的，導(dǎo)致許多的專利申請被拒絕⑧。因此，有論者認(rèn)為我國現(xiàn)行專利申請審查與專利侵權(quán)案件審理過程中對功能性技術(shù)特征的解釋并不一致，并引發(fā)了學(xué)界的諸多爭論⑨。但正如Rich法官在其撰寫In re Donaldson案的法院一致意見中認(rèn)為的，法律上沒有任何法條豁免了USPTO遵循美國專利法第112條第6款⑩。因此，我們在確定功能性技術(shù)特征的權(quán)利邊界時(shí)才須得結(jié)合專利說明書和附圖描述的功能或效果的具體實(shí)施方式或等同的實(shí)施方式確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。

三、功能性技術(shù)特征在侵權(quán)判定中的具體適用

被訴產(chǎn)品或方法中若使用了專利權(quán)要求所包含的各項(xiàng)技術(shù)特征，即所謂在該產(chǎn)品或方法中“讀出”權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，我們就可認(rèn)為被告已從字面上侵犯了該項(xiàng)專利，也就是通常所說的字面侵權(quán)或相同侵權(quán)，但這前提是要先準(zhǔn)確的劃定每一項(xiàng)技術(shù)特征，技術(shù)特征的不同劃定可能導(dǎo)致所解釋的內(nèi)容也完全不同。

（一）功能性技術(shù)特征與技術(shù)特征的劃定

被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)先審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。而權(quán)利要求則由具體技術(shù)單元所構(gòu)成，在構(gòu)成一個(gè)權(quán)利要求的技術(shù)特征中，既可以全部是結(jié)構(gòu)特征，也可以是結(jié)構(gòu)特征和功能特征并存。恰當(dāng)?shù)膭澐謱＠麢?quán)利要求的技術(shù)特征是進(jìn)行專利侵權(quán)比對的基礎(chǔ)，技術(shù)特征的劃分應(yīng)該結(jié)合發(fā)明的整體技術(shù)方案，考慮能夠相對獨(dú)立地實(shí)現(xiàn)一定技術(shù)功能并產(chǎn)生相對獨(dú)立的技術(shù)效果的較小技術(shù)單元。?一般應(yīng)把能夠?qū)崿F(xiàn)一種相對獨(dú)立的技術(shù)功能的技術(shù)單元作為一個(gè)技術(shù)特征，不宜把實(shí)現(xiàn)不同的技術(shù)功能的多個(gè)技術(shù)單元作為一個(gè)技術(shù)特征。?

在最高人民法院審理的申請人劉宗貴與被申請人臺州市豐利萊塑膠有限公司案中，劉宗貴擁有一款名稱為“可調(diào)節(jié)的嬰幼兒座椅”的發(fā)明專利，該專利權(quán)利要求1為：“……所述的調(diào)節(jié)拉桿呈U型，其兩端分別套設(shè)有彈簧，在彈簧的外圍套有孔徑小于彈簧直徑的套體?！北辉V產(chǎn)品相對而言，其區(qū)別技術(shù)特征在于沒有“套體”這個(gè)部件，同時(shí)采用了彈簧的壓縮原理。最高法院認(rèn)為，權(quán)利要求中“其（調(diào)節(jié)拉桿）兩端分別套設(shè)有彈簧，在彈簧的外圍套有孔徑小于彈簧直徑的套體”實(shí)現(xiàn)的功能是：當(dāng)需要調(diào)節(jié)椅體高度時(shí)，對調(diào)節(jié)拉桿產(chǎn)生回復(fù)力，使得銷體和卡槽緊扣?！疤左w”雖作為一個(gè)部件，但其功能和效果依賴于彈簧的配合才能實(shí)現(xiàn)，其在整體技術(shù)方案中發(fā)揮作用，從而認(rèn)為“套體”不應(yīng)是作為一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)特征。該案中原二審法院將“套體”作為一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)特征，進(jìn)而未以被訴產(chǎn)品缺少套體特征為由認(rèn)定為落入涉案專利保護(hù)范圍，也未考慮等同的使用，對技術(shù)特征的劃定與侵權(quán)比對均不當(dāng)，被最高法院責(zé)令再審?。因此，在對功能性技術(shù)特征進(jìn)行解釋之前，先要能夠?qū)夹g(shù)特征進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膭澐?，不同的技術(shù)特征劃分將可能導(dǎo)致完全不同的侵權(quán)判定結(jié)果。

（二）具體的實(shí)施方式與等同的實(shí)施方式

相對于其他技術(shù)特征而言，功能性特征是以具體實(shí)施方式或等同的實(shí)施方式確定該技術(shù)特征的內(nèi)容的，下文將對具體的實(shí)施方式與等同的方式應(yīng)如何解釋和限定功能性特征進(jìn)行分析。

1．關(guān)于具體的實(shí)施方式

為使功能性技術(shù)特征滿足《專利法》第二十六條第四款關(guān)于權(quán)利要求“清楚”的條件，專利申請人應(yīng)在專利說明書中及附圖中必須充分公開實(shí)現(xiàn)該功能的結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間關(guān)系（統(tǒng)稱為“具體的實(shí)施方式”），否則該功能限定的權(quán)利要求屬于不“清楚”，進(jìn)而可能導(dǎo)致該專利申請無法獲得授權(quán)。因此，說明書中需要對相應(yīng)的具體實(shí)施方式進(jìn)行充分披露以達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀該說明書內(nèi)容即可對該技術(shù)方案進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。因此，我們對功能性特征進(jìn)行解釋時(shí)，必須先找到說明書中對應(yīng)的執(zhí)行所述功能的具體結(jié)構(gòu)等相應(yīng)描述，再進(jìn)而結(jié)合相應(yīng)解釋規(guī)則進(jìn)行解讀確定。

2．關(guān)于等同的實(shí)施方式

等同的實(shí)施方式是說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求中所述功能不可缺少的一種結(jié)構(gòu)特征，除了在本領(lǐng)域普通技術(shù)人員看來與“具體的實(shí)施方式”手段基本相同之外，還要求功能和效果均為相同。確定等同的實(shí)施方式和具體的實(shí)施方式都是解決字面侵權(quán)判定需要完成的事項(xiàng)，都是為了解釋（實(shí)現(xiàn)）權(quán)利要求中作為限定技術(shù)特征的共同的“功能”或“效果”需要。若想要證明一項(xiàng)功能性權(quán)利要求的字面侵權(quán)，被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法必須與權(quán)利要求中所記載的手段要素具有完全相同的功能和效果，而不僅僅是非實(shí)質(zhì)性的區(qū)別（或基本相同）。因此，等同的實(shí)施方式通常也被稱為“法定等同”，且不需要在該專利中明確記載，只需通過基于“具體的實(shí)施方式”按本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推定便可。

（三）“等同”的適用建議與完善

綜上，為了解決法釋〔2016〕1號第八條第二款規(guī)定所存在問題，筆者建議在具體的司法適用過程中應(yīng)將“等同的實(shí)施方式”與“等同原則”回歸各自原位，即先通過說明書及附圖中的具體實(shí)施方式或等同的實(shí)施方式對功能性技術(shù)特征進(jìn)行解釋以確定其權(quán)利的范圍（即等同的“一次適用”），如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法無法落入字面侵權(quán)的范圍，則再進(jìn)行根據(jù)等同的原則進(jìn)行等同的“二次適用”。由于最高院在法釋【2015】4號（法釋【2001】21號））第十七條中已經(jīng)規(guī)定了等同原則的適用，具體在對法釋〔2016〕1號第八條第二款規(guī)定適用時(shí)，如果被訴功能性技術(shù)特征與功能性技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在專利申請時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，認(rèn)定為該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性技術(shù)特征相同便可，其余則繼續(xù)留給法釋【2015】4號（法釋【2001】21號））第十七條來解決。如此，既可最大限度的保護(hù)專利權(quán)人的利益以促進(jìn)和保護(hù)創(chuàng)新，也體現(xiàn)了法律“平等”適用這一核心的社會價(jià)值。

四、結(jié)語：回歸創(chuàng)新的激勵(lì)與平等保護(hù)

圍繞著專利的任何制度設(shè)計(jì)都應(yīng)是為了能更好的在創(chuàng)新保護(hù)和公眾合理使用技術(shù)之間劃定一條更為清晰的界限，既讓發(fā)明者可以充分享有其創(chuàng)新成果并以此激勵(lì)更多的創(chuàng)新，同時(shí)也讓公眾可以在專利的邊界之外能夠合理的使用現(xiàn)有技術(shù)成果及為后續(xù)的創(chuàng)新預(yù)留一片自由的領(lǐng)域，而不是讓專利的擁有者產(chǎn)生不清的預(yù)期，甚至人為的制造對于創(chuàng)新保護(hù)本身不平等，更不是讓公眾在進(jìn)行合理的使用現(xiàn)有技術(shù)以及試圖進(jìn)一步創(chuàng)新的同時(shí)卻因制度邊界的不清而畏縮不前甚至無端踩進(jìn)侵權(quán)的雷區(qū)。由功能性技術(shù)特征還是其他技術(shù)特征進(jìn)行權(quán)利要求的限定系因發(fā)明技術(shù)本身的特點(diǎn)所決定，或者有時(shí)更是發(fā)明者技術(shù)保護(hù)方案的選擇自由，恰當(dāng)?shù)拇_定專利權(quán)的保護(hù)范圍并予平等保護(hù)，既是充分保障專利權(quán)人創(chuàng)新權(quán)益激發(fā)后續(xù)創(chuàng)新的需要，同時(shí)也是確保公眾對于公有領(lǐng)域技術(shù)合理使用的需要，進(jìn)而以實(shí)現(xiàn)專利權(quán)人權(quán)益與公眾利益之間的良好平衡。

注釋：

①最高人民法院：《審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（一）（法釋〔2009〕21號）第四條規(guī)定．

②最高人民法院：《最高院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（法釋【2015】4號）第十七條規(guī)定。（該司法解釋經(jīng)最高院于2015年1月29日進(jìn)行了部分修改，原為法釋【2001】21 號）．

③[美]羅杰．謝科特，[美]約翰．托馬斯．專利法原理[M]．知識產(chǎn)權(quán)出版社，2017，5：264．

④閆文軍．專利權(quán)的保護(hù)范圍[M]．法律出版社，2018，6：1．

⑤[美]J．M．繆勒．專利法[M]．知識產(chǎn)權(quán)出版社，2013，8：58，310．

⑥[美]J．M．繆勒．專利法[M]．知識產(chǎn)權(quán)出版社，2013，8：80．

⑦國家知識產(chǎn)權(quán)局．專利審查指南（2010）[M]．知識產(chǎn)權(quán)出版社，第145頁．

⑧[美]羅杰．謝科特，[美]約翰．托馬斯．專利法原理[M]．知識產(chǎn)權(quán)出版社，2017，5：182．

⑨劉軍華．功能性技術(shù)特征的識別與保護(hù)范圍的界定[J]．科技與法律，2014（4）：734．

⑩[美]羅杰．謝科特，[美]約翰．托馬斯．專利法原理[M]．知識產(chǎn)權(quán)出版社，2017，5：193．

?陶凱元，主編，宋曉明，副主編．最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)（第十輯）[M]．中國法制出版社，2018：18，19，99．

?奚曉明，主編，孔祥俊，副主編．最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)（第五輯）[M]．中國法制出版社，2013，7：4，71．

?陶凱元，主編，宋曉明，副主編．最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)（第十輯）[M]．中國法制出版社，2018：18，19，99．