張楠 閆倩

（空軍工程大學(xué)，陜西西安 710000）

1 案情概要

本田技研專業(yè)生產(chǎn)摩托車等產(chǎn)品，于1988 年5 月30 日取得第314940 號(hào)注冊(cè)商標(biāo)，核定使用類別為第12類，經(jīng)續(xù)展至2018 年5 月29 日。于1998 年8 月14 日取得第1198975 號(hào)注冊(cè)商標(biāo)，核定使用商品類別為第12類，經(jīng)續(xù)展至2018 年8 月13 日。于1988 年12 月17 日取得第503699 號(hào)注冊(cè)商標(biāo)，核定使用商品類別為第12 類，經(jīng)續(xù)展至2019 年11 月9 日。恒勝集團(tuán)和恒勝鑫泰系總公司和子公司的關(guān)系。2016 年6 月28 日，昆明海關(guān)下屬的瑞麗海關(guān)查獲申報(bào)出口的一批摩托車，昆明海關(guān)認(rèn)為該批貨物可能涉嫌侵犯本田技研在海關(guān)總署備案的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，向本田技研發(fā)出了通知，2016 年8 月22 日，瑞麗海關(guān)告知本田技研由恒勝鑫泰公司委托瑞麗凌云貨運(yùn)代理有限公司向瑞麗海關(guān)申報(bào)出口的標(biāo)有“HONDAKIT”標(biāo)識(shí)的摩托車整車散件220 輛，目的地緬甸，該批貨物系由美華公司授權(quán)委托恒勝集團(tuán)加工生產(chǎn)。本田技研遂以恒勝鑫泰、恒勝集團(tuán)侵害其商標(biāo)權(quán)為由，向人民法院提起訴訟。經(jīng)審理，一審法院認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)，恒勝鑫泰及恒勝集團(tuán)不服，提起上訴。二審法院認(rèn)為本案被訴行為屬于涉外定牌加工行為,不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，本田技研不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院判決撤銷二審判決，維持一審判決。在本案中，三級(jí)法院的分歧在于涉外定牌加工能否作為商標(biāo)侵權(quán)的抗辯。

一審法院認(rèn)為恒勝鑫泰、恒勝集團(tuán)雖辯稱其行為系涉外定牌加工行為，但其提交的證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈條，無法確認(rèn)其行為系涉外定牌加工行為。而其行為本身構(gòu)成在相同或者類似的商品上使用與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，構(gòu)成侵犯本田技研注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，依法應(yīng)當(dāng)立即停止其侵權(quán)行為。

二審法院認(rèn)為恒勝鑫泰、恒勝集團(tuán)所實(shí)施的行為不是商品銷售行為而是涉外定牌加工行為。因?yàn)楦鶕?jù)恒勝鑫泰、恒勝集團(tuán)與美華公司于2016 年4 月3 日簽訂的合同條款可知，這些合同條款符合定牌加工的定做條件；涉案承攬加工的產(chǎn)品全部交付給定作方，不進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),中國(guó)境內(nèi)的相關(guān)公眾不可能接觸到該批產(chǎn)品；緬甸公民吳德孟昂在緬甸享有涉案商標(biāo)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)；恒勝集團(tuán)獲得了緬甸公民吳德孟昂的商標(biāo)使用授權(quán)。以上事實(shí)足以認(rèn)定恒勝集團(tuán)生產(chǎn)涉外定牌加工涉案產(chǎn)品經(jīng)過緬甸商標(biāo)權(quán)利人合法授權(quán)。一審判決對(duì)《銷售合同》《商標(biāo)注冊(cè)聲明合同》《授權(quán)委托書》等四份在卷證據(jù)經(jīng)審查后認(rèn)為，恒勝鑫泰、恒勝集團(tuán)提交的這些證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈條，無法確認(rèn)恒勝鑫泰、恒勝集團(tuán)的行為得到美華公司的授權(quán)，不是涉外定牌加工行為，而是商品銷售行為，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，屬于認(rèn)定事實(shí)不清、適用法律錯(cuò)誤，二審法院予以糾正。

再審法院認(rèn)為根據(jù)一審、二審查明的事實(shí)，恒勝鑫泰、恒勝集團(tuán)的被訴侵權(quán)行為屬于涉外定牌加工行為。但是在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式使用了商標(biāo)，只要具備了區(qū)別商品來源的可能性，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該使用狀態(tài)屬于商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)的使用”，恒勝鑫泰，恒勝集團(tuán)的行為屬于商標(biāo)使用行為，所使用的標(biāo)識(shí)與本田技研請(qǐng)求保護(hù)的三個(gè)商標(biāo)構(gòu)成在相同或者類似商品上的近似商標(biāo)。具有造成相關(guān)公眾混淆和誤認(rèn)的可能性,容易讓相關(guān)公眾混淆。構(gòu)成侵害本田技研的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。

2 評(píng)論

商標(biāo)權(quán)作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種，同其他類型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)一樣，具有客體的非物質(zhì)性、時(shí)間性、專有性和地域性。其中專有性也稱排他性，即非經(jīng)商標(biāo)權(quán)利人許可或者法律特別規(guī)定，他人不得實(shí)施受商標(biāo)權(quán)控制的行為，否則就構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。所謂地域性即是商標(biāo)權(quán)只及于授權(quán)國(guó)主權(quán)領(lǐng)域之內(nèi)，超出了授權(quán)國(guó)范圍，則該商標(biāo)權(quán)所涉及的標(biāo)志則不能在它國(guó)自動(dòng)享受商標(biāo)權(quán)的保護(hù)。本案中涉及到的涉外定牌加工這種貿(mào)易方式，在涉及到商標(biāo)保護(hù)方面，其特殊之處就在對(duì)于商標(biāo)權(quán)的專有性（排他性）和地域性的分析同國(guó)內(nèi)貿(mào)易不同，容易產(chǎn)生不同的意見。

（1）商標(biāo)權(quán)的專有性（排他性）在于防止發(fā)生混淆，因?yàn)樯虡?biāo)最基本的功能就在于標(biāo)識(shí)出處，指示來源，若發(fā)生了混淆，其指示來源的功能就會(huì)喪失，商標(biāo)的作用也會(huì)失去，因此導(dǎo)致混淆的行為就構(gòu)成了商標(biāo)法律制度規(guī)定的首要的侵害商標(biāo)權(quán)的行為。具體而言，在商標(biāo)法律制度中混淆包括可能的混淆和實(shí)際的混淆；直接的混淆和間接的混淆等?？赡艿幕煜蛯?shí)際的混淆是按混淆發(fā)生的現(xiàn)實(shí)性進(jìn)行劃分的，可能的混淆還沒有變成現(xiàn)實(shí)性，但有發(fā)生混淆的條件；實(shí)際的混淆是混淆已經(jīng)發(fā)生，消費(fèi)者將假冒商品當(dāng)成真品購(gòu)買、消費(fèi)。直接的混淆和間接的混淆是按混淆發(fā)生的程度進(jìn)行劃分的，直接的混淆是消費(fèi)者不能分辨來自不同生產(chǎn)者的產(chǎn)品或者混同了來自不同生產(chǎn)者的產(chǎn)品；間接的混淆是消費(fèi)者知道某一產(chǎn)品不可能是某一生產(chǎn)者生產(chǎn)的，但卻誤認(rèn)為該生產(chǎn)者與實(shí)際生產(chǎn)者之間存在某種許可、參股、贊助或者商品化等關(guān)系。上面所列的這些混淆行為都應(yīng)該受到法律的禁止，才能使商標(biāo)權(quán)得到有效的保護(hù)。

我國(guó)《商標(biāo)法》第五十七條列舉了侵犯商標(biāo)權(quán)的行為，根據(jù)本條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)：(一)未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的；（二）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的；（三）銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的；（四）偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的；（五）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，更換其注冊(cè)商標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市場(chǎng)的；（六）故意為侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)行為提供便利條件，幫助他人實(shí)施侵犯商標(biāo)專用權(quán)行為的；（七）給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的。”做為認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的法律依據(jù)，本條規(guī)定內(nèi)含了防止混淆的要求，主要體現(xiàn)在本條第一項(xiàng)和第二項(xiàng)中。在判斷是否構(gòu)成混淆時(shí)，本條第一項(xiàng)規(guī)定，“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的”，此項(xiàng)是推定混淆，即只要實(shí)施此種行為即構(gòu)成混淆，成立商標(biāo)侵權(quán)行為，不要求消費(fèi)者實(shí)際發(fā)生了混淆，即上文的可能的混淆。第二項(xiàng)“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的”，此項(xiàng)要求有混淆的可能或者實(shí)際產(chǎn)生了混淆。無論是推定的混淆還是實(shí)際的混淆和可能的混淆，都以行為人實(shí)施了商標(biāo)使用行為為前提。結(jié)合商標(biāo)的功能，所謂商標(biāo)使用行為，是該使用商標(biāo)行為能發(fā)揮商標(biāo)指示來源，標(biāo)識(shí)出處功能的行為。因此，在判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，應(yīng)以行為人的商標(biāo)使用行為是否發(fā)生混淆為標(biāo)準(zhǔn)。即應(yīng)先判斷行為人的行為是否屬于商標(biāo)法上的商標(biāo)使用行為，其次看是否是為了標(biāo)識(shí)出處的目的，并且該行為將引起混淆或者可能引起混淆。

（2）涉外定牌加工因具有涉外因素而與商標(biāo)權(quán)地域性產(chǎn)生沖突，因此在實(shí)踐中往往有觀點(diǎn)認(rèn)為涉外定牌加工因該涉外因素，使該商標(biāo)使用行為成為商標(biāo)侵權(quán)排除行為，即在涉外定牌加工中即使有商標(biāo)使用行為也不應(yīng)視為商標(biāo)侵權(quán)行為。在本案中一審法院和二審法院關(guān)注的焦點(diǎn)就是恒勝鑫泰和恒勝集團(tuán)的行為是否有涉外因素即涉外定牌加工，一審法院認(rèn)為恒勝鑫泰和恒勝集團(tuán)提供的證據(jù)不足以認(rèn)定其行為構(gòu)成涉外定牌加工，因此認(rèn)定恒勝鑫泰和恒勝集團(tuán)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。而二審法院認(rèn)為恒勝鑫泰和恒勝集團(tuán)的行為具有涉外因素屬于涉外定牌加工行為，因此不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。再審法院，首先確認(rèn)了恒勝鑫泰和恒勝集團(tuán)的行為屬于涉外定牌加工行為，其次則將關(guān)注的焦點(diǎn)放在了恒勝鑫泰和恒勝集團(tuán)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用的行為，是否會(huì)發(fā)生混淆的后果。結(jié)合本案的具體情況最后確認(rèn)了恒勝鑫泰和恒勝集團(tuán)的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。再審法院的侵權(quán)判斷思路無疑是正確的，商標(biāo)侵權(quán)的判斷應(yīng)該以是否發(fā)生混淆為基本標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合具體案情，進(jìn)行具體分析判斷。在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定時(shí)，涉外定牌加工作為一種貿(mào)易方式，同其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式一樣，其并不具有特殊性，也應(yīng)該以是否構(gòu)成混淆為標(biāo)準(zhǔn)。

3 結(jié)語

總之，商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定應(yīng)該以是否構(gòu)成混淆為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合案件的具體情況進(jìn)行具體判斷，涉外定牌加工行為，并不能當(dāng)然成為一種特殊排除侵權(quán)的情形。同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，人員貨物跨國(guó)界流動(dòng)的日益頻繁和便捷，對(duì)商標(biāo)權(quán)地域性的理解，不能形成固定的思維格式，必須結(jié)合具體案件具體分析。