【案情簡(jiǎn)述】
　　
　　1999年9月13日，小肥羊公司創(chuàng)始人成立了包頭市小肥羊酒店，同年開始申請(qǐng)注冊(cè)“小肥羊”商標(biāo)，被商標(biāo)局以直接表示了服務(wù)的內(nèi)容和特點(diǎn)為由予以駁回。2001年，包頭小肥羊設(shè)立了內(nèi)蒙古小肥羊公司，并以內(nèi)蒙古小肥羊的名義再次向在第42類的餐廳服務(wù)上商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“小肥羊及圖”商標(biāo)，2003年，該商標(biāo)申請(qǐng)經(jīng)初步審定后予以公告，商標(biāo)注冊(cè)號(hào)為3043421。
　　西安小肥羊則在2000年在第42類的餐飲、飯店上提起“小肥羊及圖”商標(biāo)申請(qǐng)，商標(biāo)局于2001年發(fā)出審查意見書，要求西安小肥羊刪除“小肥羊”文字，西安小肥羊于是放棄了“小肥羊”文字。2002年，西安小肥羊刪除了文字部分的圖形商標(biāo)獲得注冊(cè)，商標(biāo)注冊(cè)號(hào)為1749809。
　　內(nèi)蒙古小肥羊商標(biāo)公告后，西安小肥羊和陜西小肥羊馬上提起異議，認(rèn)為該商標(biāo)缺乏顯著性，且內(nèi)蒙古小肥羊公司首先搶注了其在先使用并申請(qǐng)注冊(cè)的“小肥羊”商標(biāo)。商標(biāo)局駁回了申請(qǐng)，西安小肥羊提起復(fù)審，又被駁回。在后續(xù)的行政訴訟程序中，西安小肥羊和陜西小肥羊都敗訴。
　　在終審過(guò)程中，西安小肥羊烤肉館主張的焦點(diǎn)問題是內(nèi)蒙古小肥羊公司搶先注冊(cè)了其在先使用并且已經(jīng)具有一定影響力的“小肥羊”文字商標(biāo)；陜西小肥羊則主張“小肥羊”為餐飲服務(wù)通用名稱。
　　北京高院經(jīng)審理認(rèn)為：第一，商標(biāo)法第三十一條規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響力的商標(biāo)，即任何人不得利用不合理或不合法的方式，將他人已經(jīng)使用但尚未注冊(cè)商標(biāo)以自己的名義向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)?！靶》恃颉蔽淖衷谝欢ǔ潭壬媳硎玖恕颁萄蛉狻边@一餐飲服務(wù)行業(yè)的內(nèi)容和特點(diǎn)，故包頭市小肥羊酒店于1999年12月14日在第42類上申請(qǐng)“小肥羊及圖”商標(biāo)，西安小肥羊于2000年10月23日在第42類上申請(qǐng)“小肥羊及圖”商標(biāo)，商標(biāo)局對(duì)于“小肥羊”文字均不予批準(zhǔn)。這就是說(shuō)“小肥羊”文字作為商標(biāo)注冊(cè)缺乏固有顯著性。因此，西安小肥羊烤肉館關(guān)于內(nèi)蒙古小肥羊公司違反商標(biāo)法第三十一條，搶先注冊(cè)其在先使用并具有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)的主張不能成立。
　　第二，商標(biāo)法第十一條規(guī)定，僅僅直接表示了本商品或服務(wù)的主要原料及其他特點(diǎn)的標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)，但上述標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用獲得顯著特征并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。雖然“小肥羊”作為商標(biāo)注冊(cè)缺乏顯著性，但并不排除“小肥羊”文字可以通過(guò)使用和宣傳獲得“第二含義”和顯著性。實(shí)際上，內(nèi)蒙古小肥羊公司自2001年7月成立后，就有了連鎖加盟的經(jīng)營(yíng)方式，服務(wù)的規(guī)模和范圍急劇擴(kuò)張，2001年度被評(píng)為中國(guó)餐飲百?gòu)?qiáng)企業(yè)，2002年度又位列中國(guó)餐飲百?gòu)?qiáng)企業(yè)第二名，至第3043421號(hào)商標(biāo)于2003年審定公告時(shí)，在全國(guó)已經(jīng)具有了很高的知名度，從而使“小肥羊”與內(nèi)蒙古小肥羊公司形成了密切聯(lián)系，起到了區(qū)分服務(wù)來(lái)源的作用。因此，北京高院認(rèn)為，“小肥羊”文字標(biāo)志通過(guò)內(nèi)蒙古小肥羊公司大規(guī)模的使用與宣傳，已經(jīng)獲得了顯著性，并且便于識(shí)別，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)予作為商標(biāo)注冊(cè)。商標(biāo)局及商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)準(zhǔn)予第3043421號(hào)商標(biāo)注冊(cè)并無(wú)不當(dāng)。據(jù)此。北京高院最終作出上述裁定。
　　
　　【案情分析】
　　
　　西安小肥羊在商標(biāo)注冊(cè)上的不足
　　從上面的資料可以看出，內(nèi)蒙小肥羊第一次提起商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的時(shí)候是在1999年，被駁回之后，在2001年重新提起商標(biāo)申請(qǐng)。西安小肥羊則是在2000年提起注冊(cè)申請(qǐng)，在商標(biāo)局提出審查意見后，西安小肥羊并沒有進(jìn)行抗?fàn)?，而是聽從商?biāo)局的意見，刪去了文字內(nèi)容，從而獲得了注冊(cè)。
　　當(dāng)然，如果西安小肥羊不聽從商標(biāo)局的審查意見，則該商標(biāo)有被駁回的風(fēng)險(xiǎn)，就算提起后面的復(fù)審程序，也不一定會(huì)獲得成功。從這一點(diǎn)上來(lái)看，西安小肥羊的行為似乎無(wú)可厚非。
　　不過(guò)，西安小肥羊最先提起的商標(biāo)是文字+圖形的組合商標(biāo)，如果當(dāng)初能夠就文字、圖形以及文字+圖形分別提起注冊(cè)。那就可以在組合商標(biāo)上抗?fàn)幍降?。就算最終失敗，也不會(huì)影響到圖形商標(biāo)獲得注冊(cè)。
　　
　　關(guān)于獲得商標(biāo)顯著性的問題
　　不管是內(nèi)蒙小肥羊還是西安小肥羊，商標(biāo)局在駁回商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)的理由都是因?yàn)椤靶》恃颉庇迷诓惋嫎I(yè)上具有描述作用，缺乏顯著性。
　　在商標(biāo)法上，“顯著性”是一個(gè)特別重要的概念。所謂顯著性，就是商標(biāo)用來(lái)區(qū)別出處的能力。商標(biāo)最基本的功能就是區(qū)分不同的商品生產(chǎn)者，如果商標(biāo)沒有顯著性，就無(wú)法作為起到區(qū)分的功能。因此，具有顯著性是商標(biāo)最為基本的要求。
　　商標(biāo)的顯著性可以分為兩種：一種就是所謂的固有顯著性，比如說(shuō)一些臆造的名詞，如海爾、SONY，都是固有顯著性很強(qiáng)的商標(biāo)。還有一種就是獲得顯著性，如五糧液、兩面針等。本來(lái)這些詞匯是對(duì)商品本身的一種描繪，但通過(guò)商標(biāo)使用人常年不斷的使用和宣傳，消費(fèi)者就會(huì)逐漸將這些標(biāo)志和特定的商品生產(chǎn)者聯(lián)系起來(lái)，于是這樣的標(biāo)志也就獲得了顯著性。
　　使用這些具有描述性的詞匯作為商標(biāo)，對(duì)商標(biāo)所有人來(lái)說(shuō)，好處是顯而易見的。因?yàn)樯虡?biāo)本身就展示了產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以節(jié)約很多后期的推廣費(fèi)用。這也正是眾多“小肥羊”逐鹿中原的原因。
　　不過(guò)，采用這種策略也會(huì)存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。首先，根據(jù)商標(biāo)法，這種商標(biāo)需要通過(guò)使用才能獲得顯著性。這就需要企業(yè)常年不斷地投入資金進(jìn)行宣傳。其次，這樣的商標(biāo)一般情況下存在著眾多的爭(zhēng)奪者，但最后的勝利者只有一個(gè)。如果企業(yè)最終在爭(zhēng)奪中失敗，那前期的投入都會(huì)化為烏有。
　　
　　【律師提示】
　　不僅是國(guó)內(nèi)的企業(yè)會(huì)傍名牌，外國(guó)的搶注現(xiàn)象也十分的嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20世紀(jì)80年代以來(lái)，中國(guó)出口商品商標(biāo)被搶注的有2000多起，造成每年約10億元的無(wú)形資產(chǎn)流失。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已有250多個(gè)商標(biāo)被澳大利亞廠商搶注，200多個(gè)商標(biāo)被日本廠商搶注，50多個(gè)商標(biāo)被印度廠商搶注，還有歐盟、拉美及東南亞一些廠商也在搶注我國(guó)知名商標(biāo)，如：
　　“海信”在德國(guó)被搶注
　　廈門節(jié)能燈商標(biāo)“東林”在德國(guó)被搶注
　　“康佳”在美國(guó)被搶注
　　“科龍”在新加坡被搶注
　　河南白酒品牌“杜康”在日本被搶注
　　云南卷煙品牌“阿詩(shī)瑪”、“紅塔山”在菲律賓被搶注
　　“五糧液”在韓國(guó)被搶注
　　天津麻花商標(biāo)“桂發(fā)祥十八街”在加拿大被搶注
　　北京醬菜老字號(hào)品牌“六必居”在加拿大被搶注
　　河南登封的“少林功夫”被美國(guó)、日本和歐洲一些國(guó)家大量艙注
　　百年老字號(hào)“同仁堂”在日本被搶注
　　在我國(guó)被列為國(guó)寶級(jí)保護(hù)的“一得閣”墨汁被日本人搶注
　　因此，企業(yè)在做大做強(qiáng)的時(shí)候務(wù)必重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重要性，謹(jǐn)防自己的商標(biāo)被他人搶注。
　　
　　【法規(guī)鏈接】
　　
　　《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第三十一條：申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。
　　《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十一條：已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第1-S，條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局撤銷該注冊(cè)商標(biāo)；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。
　　已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制。
　　除前兩款規(guī)定的情形外，對(duì)已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)有爭(zhēng)議的，可以自該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)裁定。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)收到裁定申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)當(dāng)事人，并限期提出答