陳紅蘭

(安徽農(nóng)業(yè)大學 人文社會科學學院,安徽 合肥 230036)

不少人冒用高校校名推銷產(chǎn)品,或假借高校名義辦學招生,或將高校校名簡稱搶用為商號,或在國內外搶注高校校名商標。為了防止侵權,近十年來,不少高校主動在與高校本業(yè)相關的第9類(包括教學用具儀器)、第16類(包括印刷品、文具用品、教育或教學用品)、第41類(包括教育、提供培訓、娛樂、文體活動)、第42類(包括科學技術服務和與之相關的研究與設計服務)商品和服務上將包括校名、校徽、校內標志性建筑在內的名稱和圖形注冊成商標,并在此基礎上組合注冊防御商標和聯(lián)合商標,甚至有的高校耗費巨資進行全類別共45類商品的商標注冊。

譬如,為防域外搶注,清華大學已先后在美國、英國、法國等40多個國家和地區(qū)注冊了上百件國際商標。越是實力強、名氣大的高校,其商標管理成本就越高,越容易招至侵權。已全類別注冊的北京大學和浙江大學,每年都有人以各種方式利用法律漏洞傍其品牌,使得高校商標事務工作重心被迫放在維權上而非商標開發(fā)上,從而偏離了商標使用的宗旨。為了改變這種局面,不少高校將目光投向馳名商標,認為只要高校校名商標馳名的事實被確認,就可以一勞永逸地獲得跨類別保護和域外保護,就可以破解當前高校商標維權之窘境。

一、高校商標馳名認定的現(xiàn)狀

(一) 高校注冊商標認馳需求大

高校商標保護呈現(xiàn)搶注倒逼注冊的局面,不全面注冊會留下漏項,全面注冊費用不菲,且即便校名商標注冊類別充分,若不注意使用與續(xù)展,也可能致校名商標無效,故從成本考慮,大部分高校多在第41、第42類上注冊商標,并根據(jù)需要增注部分類別。校名商標若是馳名商標,即便僅注冊在一個類別商品上,也無需擴展注冊就能全面阻止他人在其他類別上注冊,能禁止他人混淆性使用該商標,這樣一來,可以大大緩解高校商標注冊的財政壓力,還能增強校名商標的穩(wěn)定性。因為僅為防搶注而注冊的防御商標和聯(lián)合商標,不但增加了僵尸商標的數(shù)量,還可能會因商標三年內無正當理由不使用而被撤銷,導致其商標權終止,聯(lián)合防御目的落空。如中國農(nóng)業(yè)大學在第l類(肥料等)的注冊商標“中農(nóng)大”(注冊號/申請?zhí)枮? 551 121)就因為連續(xù)三年未使用,正處于商標局的撤銷流程中。如果中國農(nóng)業(yè)大學(第41類)商標為馳名商標,則該校無需另行注冊防御商標,也不用擔憂商標撤銷。正因為馳名商標的禁用權優(yōu)于普通商標,故高校商標認馳的潛在需求一直存在且正逐年增加。

(二) 高校注冊商標認馳已有成功案例

目前,我國已有兩所公辦高校的校名簡稱商標被認定為馳名商標。北京市第一中級人民法院于2006年9月8日在“清華大學和清華大學出版社訴團結出版社和北京市青少年音像出版社的侵犯商標專用權和不正當競爭案”中司法認馳,認為“在教育領域‘清華’商標從注冊開始就已經(jīng)具有了極高的知名度,在該領域具備馳名商標的條件,應當認定為馳名商標”,爾后“清華大學(清華)”(第4l類)商標經(jīng)過“清華智慧”商標異議案被行政認馳,出現(xiàn)在國家工商總局“2006年下半年認定的87件馳名商標名單”中。復旦大學則是經(jīng)教育部同意采取主動申請認馳的。2007年10月,復旦大學第41類的“復旦大學(復旦)”商標位列“商標局2007年在商標管理案件中認定的130件馳名商標”目錄表第一位。同年,一所民辦培訓機構的商標“新東方”也被認定為馳名商標。在申請認馳目的上,復旦大學稱:“不是出于商業(yè)目的,而是為了積極保護學校品牌?！痹隈Y名商標的保護范圍上,復旦大學稱“認定為馳名商標使得‘復旦’商標不僅在教育科研領域,而且在其他領域;不僅在全國范圍內,而且在國際上也能夠依法獲得保護?！边@三個成功案例的激勵作用不可小覷,但高校馳名商標維權功效不佳的現(xiàn)狀,也令不少高校感到困惑。

(三) 高校馳名商標維權效果不理想

馳名商標的維權作用主要體現(xiàn)在這樣三個方面:禁止他人跨類注冊、禁止他人混淆使用、索賠侵權損失。在禁止他人混淆使用方面,高校馳名商標維權效果較好,但另兩類則不盡如人意。如“復旦”馳名商標禁止他人跨類注冊維權之路就十分艱辛。2008年3月11日,復旦大學以違反《商標法》第9條、第13條第(2)款、第31條第(1)款和《民法通則》中的誠實信用原則為由,申請商標評審委員會撤銷2004年5月17日由金宇晴在第35類商品上的“復旦會”商標,同年8月19日,以相似理由申請撤銷上海碧灝公司在第11類商品上的“復旦純”商標。商標評審委員會認為在這兩個商標注冊申請前,復旦大學提供的證據(jù)無法表明其“復旦”馳名事實,裁定兩商標有效。這兩個案件經(jīng)過歷時4年的訴訟,一審法院責令商標評審委員會結合復旦大學在庭審中新補充的商標馳名證明材料重新裁定,但商標評審委員會以補充證據(jù)并未在商標評審程序中提交,重新評述“是否違反了商標法第十三條第二款的規(guī)定”,違反行政訴訟法而上訴,二審維持原判。另外,高校馳名商標在索賠侵權損失方面舉證不力。不少高校取得商標權后,往往擱置不用或僅授權使用,自行使用很少,且使用范圍僅限于校內招生、展覽、學術會議,對外使用少,如果不能留存證據(jù),容易被歸入2010年最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中的五種不宜認定為商標使用的情形。若高校馳名商標遭遇侵權,按照新《商標法》第64條第一款的規(guī)定,在不能證明此前三年內實際使用過該商標,也不能證明因侵權受到其他損失的,僅能要求對方停止使用,被控侵權人無需賠償。此外,商標還有因停用被撤銷的危險,這會動搖馳名商標存在的基礎。

二、高校注冊商標認馳的障礙

我國高校馳名商標屈指可數(shù),認馳的市場需求又客觀存在,國外高校擁有的馳名商標較多,哈佛等大學通過商標戰(zhàn)略建立了其在全球教育業(yè)的影響。為提高我國知名高校的國際競爭力和高等教育的整體素質,高校校名商標認馳障礙亟待掃除。

(一) 高校注冊商標認馳的思想認識障礙

社會上對高校能否申請認定馳名商標存在不同看法,少數(shù)人認為高校以公益為目的,不宜商業(yè)化,不能注冊商標,之所以實踐中有高校注冊商標成功,是因為商標注冊制度存在著程序性漏洞,沒有對公立高校這一類特殊主體和其具體用途的審查程序,導致作為非商事主體的大學可將校名等注冊為商標,認為清華大學商標成馳名商標暴露了教育產(chǎn)業(yè)化存在的弊端。還有人認為許多世界名校均注冊了商標,是鑒于商標制度維護持有人名譽、聲譽的潛在功能,而在社會主義市場經(jīng)濟的時代背景下,高校注冊商標屬于不得已拿起原本屬于商業(yè)領域的法律工具來保護正當權益。也有人認為我國馳名商標認定標準主要從企業(yè)角度考慮,高校不參與商品產(chǎn)銷活動,因此很難被認定為馳名商標,也得不到擴大范圍的保護?？隙ǜ咝？梢宰陨虡撕?在高校要不要認定商標馳名上,一般公眾都認為馳名商標是榮譽稱號,一旦獲得終身享用,商標權人即獲得競爭優(yōu)勢,禁止他人在一切商品上使用,應努力創(chuàng)造馳名并積極認馳。筆者認為,法無禁止即可為,按商標法第四條,高校作為事業(yè)單位法人,只要有生產(chǎn)經(jīng)營需要,選用的商標標志合乎“顯著性”等條件,即可申請商標注冊,至于是否認定馳名商標,也須視情況自主決定,不宜盲目申馳。

(二) 高校注冊商標認馳的法律障礙

馳名商標制度構建初衷是為了防混淆,為了均衡消費者、經(jīng)營者、國家三方利益。校名商標認馳首先保住了校名無形財產(chǎn)的價值,其次能幫助消費者識別高等教育科研服務的來源,最終能維護國家和社會在高等教育事業(yè)上的利益,故高校參與馳名商標事務本身無害,但在法律上,高校申請商標認馳屢遇障礙。

1 校名標志的顯著性缺陷影響其商標注冊和認馳 我國高校校名全稱往往由三部分“地名+主要學科+學校形式”或兩部分“地名+學校形式”組成,這種結構導致高校校名簡稱雷同,一個簡稱對應幾個高校,相同的校名簡稱若被其中一高校在甲類商品類別上注冊并認馳成功,其他高校就不能再行注冊,不相同商品類別上的在先簡稱商標也要謹守防混淆義務。校名全稱因含有地名須受商標合理使用限制,可注冊價值不高,于是,相似度高的校名簡稱被高校間搶著注冊商標,如數(shù)年前湖南大學曾將“湖大”作為商標申請注冊在七個類別的商品上,湖北大學擔心“湖大”被獨占趕忙異議。另外,校名簡稱的顯著性不足使得其在商標注冊和認馳中受到比普通商標更謹慎的審查。

2 “馳名商標不得用于商業(yè)宣傳”的規(guī)定令高校觀望 一直以來,我國馳名商標權膨脹異化嚴重,存在著大量不正當使用現(xiàn)象,2013年商標法修改后,要求自2014年5月1日起馳名商標不得用于商業(yè)宣傳。新認定的馳名商標只能通過合法使用來保證“馳名”尚在,但由于我國沒有出臺(馳名)商標使用規(guī)范,馳名商標人不知道“合法使用”的權利邊界。馳名商標知名度建立及維持難度加大,若不調整那些不規(guī)范使用以保持商標“馳名”人的既得利益,會造成法律適用上的結果不公平。馳名商標的預期收益的減少和使用成本的增加,會令正待申請認馳的高校產(chǎn)生觀望現(xiàn)象。

3 馳名商標“終身制”會產(chǎn)生劣幣驅逐良幣現(xiàn)象 我國馳名商標制度反復變化,其內涵不斷變大變小,并三調認定模式,現(xiàn)秉承“一案一認定,認定一案用,他案作參考”的個案適用原則,但實踐中仍沿襲“一案認定,全國通用;一次認定,長期有效”的慣性做法。多變的馳名商標制度導致怪象頻現(xiàn),如“三鹿”奶粉因三聚氰胺事件停產(chǎn),其商標并未因該事件被取消馳名,反而高價轉讓。按照現(xiàn)行商標法制,只有馳名認定過程中弄虛作假,馳名商標才可能被撤銷,是否意味著:某個原先質好價優(yōu)的商品如今因質量問題臭名遠揚,其使用的馳名商標仍然“馳名”。馳名商標存量只增不減,魚龍混雜,會產(chǎn)生劣幣驅逐良幣效應,從而導致社會評價低,這樣一來,即便某高校商標馳名認定成功,消費者體驗該高校的教學科研服務的感受也并不總是愉悅的。

4 馳名商標認定標準不適合高校主體 《商標法》規(guī)定了認定商標馳名時應參考五大要素:(1) 相關公眾對該商標的知曉程度;(2) 該商標使用的持續(xù)時間;(3) 該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍;(4) 該商標作為馳名商標受保護的記錄;(5) 該商標馳名的其他因素。雖然《馳名商標認定和保護規(guī)定》和司法認馳的2009年司法解釋細化了商標馳名的證據(jù)材料,但只以商品商標為例,不能有效指示服務高校的商標認馳。高校是沒有具體生產(chǎn)對象的非營利機構,其招生受行政審批限制,科研成果不能對外直接銷售,能提供的社會服務又很少涉及利稅和宣傳促銷,高校校名可能歷史悠久,但作商標用的時間普遍短,不能滿足(1)和(2)以及(3)的條件。盡管按《馳名商標認定和保護規(guī)定》第十條規(guī)定,商標初始認定馳名無需同時滿足五要素,但對地方高校來說,其他馳名因素證據(jù)的收集難度不小,曾經(jīng)的馳名商標認定書因“一案一使用”只是(4)的一項證據(jù)而已,若發(fā)生其他侵權案件,還需再次證明商標馳名,增加訟累。

(三) 高校取得馳名商標權的成本障礙

一般來說,商標注冊是馳名認定的前提,也是第一道成本。在我國每在一種商品類別上申請注冊一個商標,須繳納1 000元注冊費,最多可在該類別中選擇10個指定保護的商品種類,每加超一個加收100元注冊費,全類別注冊至少需要幾十萬元,這對地方院校來說負擔太重。馳名商標認定是第二道成本關。首先,啟動馳名商標行政認定程序須繳5 000元馳名商標評審費,在商標異議程序中認馳需另繳商標異議費1 000元,在商標爭議案中須再繳商標爭議費1 500元,在域名和商標侵權民事訴訟中司法認馳,還須繳納案件受理費和法院指定費用;其次,馳名證明花費多。商標馳名的證明材料繁多,準備時間長且費用不低;再次,馳名商標認定代理服務收費居高不下,我國沒有針對馳名商標認定代理的指導性收費辦法,目前一件馳名商標認定代理費一般在50萬到100萬之間。相對前兩道取得成本來說,馳名商標維權成本可謂難以估算,云南滇虹藥業(yè)的“康王”馳名商標就是明例。若涉及海外維權,動輒幾百萬美元的訴訟費和三、四年的耗時,擋住了不少高校校名商標認馳的步伐。

由此可見,商標法與高校事業(yè)單位主體間的互適性問題,是困擾高校校名商標認馳的主要原因,而這一矛盾又集中體現(xiàn)在馳名商標的法律制度層面。

三、促進高校校名商標認馳的法律對策

(一) 完善商標法對公益性事業(yè)單位名稱的基礎保護

從《商標法》第一條看,加強商標管理暗含有維護社會公共利益的目的,正因為如此,“與表明實施控制、予以保證的官方標志、檢驗印記相同或者近似的標志”等機構標志被《商標法》列為不得作為商標使用的情形,遺憾的是,公益性事業(yè)單位名稱不在限制范圍內,但其下位法——《商標審查標準》在其第一部分第十條第(九)款將“商標由企業(yè)名稱構成或者包含企業(yè)名稱,該名稱與申請人名義存在實質性差異,容易使公眾發(fā)生商品或者服務來源誤認的”，視為“有害于社會主義道德風尚的或者有其他不良影響的”,列入“不得作為商標的標志的審查”中,并且指出“本條中的企業(yè)名稱包括全稱、簡稱、中文名稱、英文名稱以及名稱的漢語拼音等”,按照該規(guī)定,如果申請人名稱與作為商標用的“企業(yè)名稱”不符,商標局可以拒絕注冊。高校完全可以請求對該條做擴大解釋,令商標行政主體在商標注冊審查中禁止他人注冊校名商標。因此,筆者建議,逐步完善商標立法,將高校等公益性事業(yè)單位名稱納入禁止他人作為商標注冊的標志范圍,先修改《商標審查標準》,將事業(yè)單位名稱補入企業(yè)名稱一列,待《商標法》下次修訂時,直接在第十條增加一項“同公益性事業(yè)單位的名稱、標志性建筑物、徽記等相同或者近似的,不得作為商標注冊,但經(jīng)該單位同意或者不易誤導公眾的除外”,借以杜絕搶注高校校名商標的投機取巧行為。

(二) 完善馳名商標制度,引導高校理性認馳

有了上述基礎保護后,再彌補馳名商標制度的本身缺陷以保護高校校名。

第一,要正確界定馳名商標的內涵及稱謂。我國馳名商標制度緣于引進,其內化第一步即走錯,將中性的“well-known mark”翻譯成帶有較強感情色彩的褒義詞“馳名商標”,而不是準確體現(xiàn)原單詞含義的“周知商標”或“熟知商標”,使得其含義上必須帶著明顯的商標美譽度,最終使我國馳名商標范圍較公約“well-known mark”小?，F(xiàn)在為了與國際公約一致,馳名商標的概念又去除了“美譽度”,實至卻名未歸。針對這種名不符實現(xiàn)象,筆者建議或改變名稱,稱之為周知商標,輔以馳名商標動態(tài)管理和退出機制；或修改內涵,恢復商標標志與其指代商品的美譽度之間的聯(lián)系,改為“馳名商標是在中國為相關公眾所熟知并享有較高聲譽的商標”。相比之下,第一種做法更為合理,既能與國際接軌,也不用反復變換概念導致破壞法律的穩(wěn)定性。

第二,要進一步完善馳名商標的認定。區(qū)分營利性與非營利性主體、商品經(jīng)營者和服務經(jīng)營者,要設定合理的差異化的商標馳名的判斷標準。建議分別設置馳名商標認定條件,這樣才能進一步滿足公益性事業(yè)單位申請認馳的需求。

第三,要建立馳名商標的動態(tài)管理制度。一方面,仿照專利制度,設立馳名商標登記簿,記載商標馳名事實的認定時間、使用商品的類別、適用的個案等情況,方便社會公眾查閱,要求馳名商標權人履行信息披露義務,及時報告馳名商標使用中的重大事項;另一方面,建立馳名商標的退出機制，一旦商標行政主體發(fā)現(xiàn)某馳名商標指代的商品或服務質量低下,嚴重損害消費者利益時,要啟動馳名商標行政撤銷程序,令其被動接受“不再馳名”的后果,甚至撤銷其商標,并同步向社會通告,以充分滿足消費者的知情權。

第四,要盡快制定馳名商標使用規(guī)范,防止濫用馳名商標權,杜絕馳名商標移植使用行為和宣傳神化馳名商標行為。

第五,要實行馳名商標侵權案的雙向舉證責任制度。單一適用“誰主張誰舉證”原則令馳名商標所有人承擔了過重的舉證責任,為了及時審結馳名商標侵權案,降低公益性單位的維權成本,有必要作出特殊的法律規(guī)定,采取雙向舉證,由馳名商標所有人提供被侵權的基本事實和相關證據(jù),侵權人同時應就其行為未構成侵犯馳名商標權來提供反證,否則要承擔推定侵權的舉證責任。

(三) 完善企業(yè)名稱管理法規(guī),防止商號與校名馳名商標的沖突

為保護特殊組織名稱權,《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第九條規(guī)定,“政黨名稱、黨政軍機關名稱、群眾組織名稱、社會團體名稱及部隊番號”除不能作為商標標志使用,也不得作為企業(yè)名稱使用,遺憾的是高校、科研院所、醫(yī)院等單位的名稱仍不在內。由于企業(yè)名稱的登記對抗力僅在登記機關轄區(qū)內,高校運用名稱權維權不能制止高校所在地以外的商號冒用,而商標的登記對抗力在全國范圍內有效,故高校紛紛改選商標權保護校名。如何制約他人將高校的校名簡稱商標在外地注冊為商號,1999年國家工商行政管理總局曾針對商號和商標權沖突出臺了《關于解決商標與企業(yè)名稱中若干問題的意見》,知名企業(yè)字號不得被他人做商標使用,而其他商標與商號相同相似情況,只要沒造成商業(yè)混淆,商標權人無權禁止商號使用。

為此,筆者建議立法將對于知名企業(yè)字號的保護擴大到高校校名,借以保護高校校名等公共利益。應先修改《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》,將公益性事業(yè)單位名稱納入企業(yè)名稱禁用范圍,同時將地方立法的可取之處上升為全國性法律規(guī)范,徹底解決企業(yè)名稱冒用高校馳名商標的現(xiàn)象,并建立高校登記主管機關、國家工商行政管理總局之間的信息互通機制,對含有高校校名、標志的企業(yè)名稱,若可能給公眾造成欺騙或者誤解,企業(yè)登記主管機關不予核準,不易混淆的,工商局在企業(yè)注冊登記時應要求出具校方許可或證明,已注冊成功的企業(yè)名稱中含有高校校名、字號的,可在后續(xù)年審中要求附上高校聲明方可通過年檢,唯有如此,才能徹底解決高校校名馳名商標權與企業(yè)名稱權的沖突問題。

(四) 推進反壟斷執(zhí)法,形成良性的馳名商標競爭環(huán)境

馳名商標作為知識產(chǎn)權的一個客體,一貫以來是《反壟斷法》的適用例外。不少企業(yè)利用馳名商標帶來的品牌效應等市場優(yōu)勢行壟斷行為,排擠競爭對手,向消費者滲透,如果不加以制止,勢必會導致社會公眾權益的損害。如果高校取得馳名商標權后,也像商業(yè)組織那樣濫為商標許可,肆意在非教育領域拓展,向受教育者提供劣質服務,排擠同類學科競爭者,整個教育產(chǎn)業(yè)將難以穩(wěn)定發(fā)展?？v觀馳名商標制度的演變,其誕生之初只是為避免“搶注”而給予“拒絕或撤銷注冊權”,后來各國將保護范圍擴大到“非類似商品”的關聯(lián)混淆,再到現(xiàn)在的防域名防商號混淆,馳名商標私權保護在不斷擴張,公益不斷被蠶食,普通企業(yè)的私益空間被擠壓,法律賦予的特殊保護滋生了壟斷,這與反不正當競爭法中關于馳名商標保護的價值目標相背離。所以,相關部門有必要加強反壟斷與反不正當競爭執(zhí)法,尤其要注重加強對擁有馳名商標的事業(yè)單位、企業(yè)組織的兼并重組行為、市場定價、知識產(chǎn)權交易的監(jiān)督,防止借商標馳名來壟斷市場,以此損害社會公共利益和污染市場競爭環(huán)境。

總之,只有培養(yǎng)正確的馳名商標觀,形成恰當?shù)鸟Y名商標使用習慣,馳名商標特殊保護機制才能實現(xiàn)立法初衷,才能讓高校等公益事業(yè)單位主體主動遵從商標法制。

參考文獻:

[1] 馬千里.高校商標注冊的現(xiàn)狀和法律分析——以8所在京985高校為例[J].管理觀察,2014(5):116-117.

[2] 鄭永平,王玉柱.馳名商標與高校知識產(chǎn)權保護[J].科技進步與對策,2008(5):189-191.

[3] 楊愛葵.高校校名保護的法律困境破解[J].人民論壇:中旬刊,2012(3):58-59.

[4] 高光偉.走近商標走進商標法[M].北京:人民出版社,2004.