摘要：

在同時涉及元商標(biāo)權(quán)人①、第三方主體②

社會公眾多方利益的商標(biāo)俗稱、簡稱、昵稱、譯名等糾紛中，相關(guān)利益的歸屬及分配問題在司法實踐中頗有爭議。為協(xié)調(diào)商標(biāo)法中“制造商激勵”與“消費(fèi)者保護(hù)”兩大價值目標(biāo)的沖突，我國近來由商標(biāo)“主動使用”論轉(zhuǎn)向了“被動使用”論，美國司法實務(wù)則創(chuàng)造了“公眾使用”規(guī)則。然而，對我國而言，“被動使用”論實不可取，美國公眾使用規(guī)則僅有些許參考價值。實際上，紛繁復(fù)雜的表象背后仍是商譽(yù)、識別性和顯著性等問題。唯有撥開迷霧，探究俗稱保護(hù)的本質(zhì)、正當(dāng)性和必要性，才能合理界定我國商標(biāo)俗稱的保護(hù)范圍和條件，在此基礎(chǔ)上探尋與我國傳統(tǒng)商標(biāo)法理論及現(xiàn)行立法和諧融洽的裁判規(guī)則。

關(guān)鍵詞：俗稱；被動使用；公眾使用；消費(fèi)者保護(hù)

中圖分類號：

DF523.3

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：ADOI：10.3969/j.issn.1001-2397.2015.05.05

`一、商標(biāo)俗稱引發(fā)的糾紛及司法困惑

`

（一）商標(biāo)俗稱的概念

商標(biāo)俗稱是社會公眾對某一商標(biāo)的通俗性稱呼或習(xí)慣性稱呼[1]。商標(biāo)俗稱大體可分為四類：一是商標(biāo)本身的簡稱，如“索尼愛立信”簡稱“索愛”、“American Cinema Editors”簡稱“ACE”；二是外文商標(biāo)的民間音譯，比如，美國輝瑞公司的藥品商標(biāo)“VIGRA”③在我國俗稱為“偉哥”，汽車商標(biāo)“LANDROVER”④的民間俗稱為“路虎”或“陸虎”；三是商標(biāo)加其他限定詞，如“廣州本田”俗稱“廣本”；四是圖形商標(biāo)的俗稱，如法國佩里埃儒埃（英文Perrie Jouet）香檳股份有限公司的“C”字藤蔓花卉圖形商標(biāo)其別稱為“巴黎之花”。

（二）商標(biāo)俗稱的法律特征

商標(biāo)俗稱的產(chǎn)生往往是社會民眾約定俗成或擬制，其既不是商標(biāo)的正式、官方名稱（全稱或譯名），最初也并非經(jīng)注冊登記的“商標(biāo)”。然而，其與元商標(biāo)的類似性在于，俗稱有可能成為一種具有特定所指的商業(yè)符號，獲得某種區(qū)別性功能。

商標(biāo)俗稱的法律特征有：第一，商標(biāo)俗稱若具有顯著性，主要源于使用它的社會公眾，而非元商標(biāo)權(quán)人，元商標(biāo)權(quán)人往往很少或從未使用，甚至公開拒絕使用該俗稱來指代元商標(biāo)；第二，商標(biāo)俗稱與元商標(biāo)的表現(xiàn)形式有明顯差異，甚至截然不同；第三，商標(biāo)俗稱與元商標(biāo)指向同一來源的商品或服務(wù)，對該俗稱的使用在客觀上增添或強(qiáng)化了俗稱的對應(yīng)主體本文中的“俗稱的對應(yīng)主體”，即該商標(biāo)俗稱所指向的主體，一般是經(jīng)營者，或稱制造商。在現(xiàn)實中，該經(jīng)營者往往是元商標(biāo)權(quán)人，但少數(shù)情況下也可能是第三方主體。如在Ill. High Sch. Assn v. GTE Vantage， Inc.一案中，公眾使用“March Madness”同時指代兩個主體的籃球聯(lián)賽活動，結(jié)果法院判令兩個主體均不得排除對方的使用。的商標(biāo)的顯著性George & Co. v. Imagination Entertainment Ltd. et al.， 575 F.3d 383 （4th Cir. 2009）.；第四，元商標(biāo)往往是知名度較高的商標(biāo)，甚至是馳名商標(biāo)。[2]

（三）商標(biāo)俗稱權(quán)益保護(hù)的司法困境2010年至今，在我國，商標(biāo)俗稱（含中譯名）問題在學(xué)界引起了較多關(guān)注。代表性論文有：李琛.對“商標(biāo)俗稱”惡意注冊案的程序法思考[J].知識產(chǎn)權(quán)，2010（5）；鄧宏光.為商標(biāo)被動使用行為正名[J].知識產(chǎn)權(quán)，2011（7）.

商標(biāo)俗稱所隱含的商業(yè)利益不容忽視，但基于俗稱自身的特殊性，較難適用傳統(tǒng)的商標(biāo)法規(guī)則，司法實務(wù)中的適用標(biāo)準(zhǔn)也不統(tǒng)一。

在司法實務(wù)中，當(dāng)某俗稱被元商標(biāo)權(quán)人以外的第三方主體申請注冊時，矛盾便十分凸顯：一方面，商標(biāo)俗稱基于公眾使用而產(chǎn)生，俗稱的對應(yīng)主體并未對其進(jìn)行投資，若在司法實踐中直接肯定其對俗稱的權(quán)益包括阻卻第三方主體申請注冊該俗稱的權(quán)利。，可能被視為“不勞而獲”，欠缺正當(dāng)性；另一方面，俗稱經(jīng)由公眾使用與俗稱的對應(yīng)主體的商品或服務(wù)產(chǎn)生了特定聯(lián)系，若準(zhǔn)許第三方主體經(jīng)由注冊取得該俗稱的商標(biāo)權(quán)，客觀上難免導(dǎo)致消費(fèi)者誤解或混淆，對元商標(biāo)權(quán)人似乎有失公允，元商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)有被“搭便車”的危險。

在我國，商標(biāo)俗稱糾紛如何選擇適用商標(biāo)法或者反不正當(dāng)競爭法？在商標(biāo)法框架中，俗稱的對應(yīng)主體能否基于“公眾使用”而取得對該俗稱的商標(biāo)權(quán)益，該權(quán)利范圍如何？俗稱的第三方主體在對俗稱進(jìn)行注冊申請時，俗稱的對應(yīng)主體能否阻卻其注冊申請？若能阻卻，其根據(jù)何在？

`

二、我國的方案：從“主動使用”到“被動使用”的轉(zhuǎn)變`

（一）我國的案例梳理

（二）我國既有案例的裁判規(guī)則

上表中的案例可大致分為兩類：一類是以“索愛”、“偉哥”和“巴黎之花”等案為代表以下簡稱“案例群1”。，終審判決結(jié)果均是準(zhǔn)許或維持了第三方主體對俗稱的注冊，元商標(biāo)權(quán)人所主張的權(quán)利則被駁回，元商標(biāo)權(quán)人對第三方主體申請注冊俗稱的“阻卻”請求也被駁回；另一類是以“廣本”、“路虎”和“廣云貢餅”等案為代表以下簡稱“案例群2”。，終審判決結(jié)果是支持了元商標(biāo)權(quán)人的訴求。

1.案例群1：“主動使用”論的集中體現(xiàn)

“偉哥案”中，法院指出，輝瑞公司在其藥品上使用“萬艾可”標(biāo)識進(jìn)行商業(yè)宣傳，而“偉哥”則是公眾對其藥品的稱呼，不等于公司自己使用了“偉哥”標(biāo)識。“索愛案”中，最高人民法院認(rèn)為：“本案中的爭議商標(biāo)‘索愛，無論是作為未注冊商標(biāo)的簡稱，還是作為企業(yè)名稱或知名商品特有名稱的簡稱，其受法律保護(hù)的前提是，對該標(biāo)識主張權(quán)利的人必須有實際使用該標(biāo)識的行為，且該標(biāo)識已能夠識別其商品來源；在爭議商標(biāo)申請日前，索尼愛立信公司并無將爭議商標(biāo)作為其商業(yè)標(biāo)識的意圖和行為，相關(guān)媒體對其手機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)報道不能為該公司創(chuàng)設(shè)受法律保護(hù)的民事權(quán)益?！弊罡呷嗣穹ㄔ褐R產(chǎn)權(quán)案件年度報告（2010）。

案例群1中，終審裁判結(jié)果大多認(rèn)為，只要元商標(biāo)權(quán)人沒有“主動使用”商標(biāo)俗稱進(jìn)行宣傳，那么即使該俗稱經(jīng)由媒體和社會公眾的使用而與元商標(biāo)權(quán)人商品服務(wù)形成了“對應(yīng)關(guān)系”，也不構(gòu)成商標(biāo)獲得或侵權(quán)意義上的“商標(biāo)使用”。這一“主動使用”論是我國的傳統(tǒng)觀念，核心內(nèi)涵在于：商標(biāo)的使用即主動使用，單純的社會公眾或第三方主體對商標(biāo)俗稱的使用行為不可能成為俗稱的對應(yīng)主體在此，元商標(biāo)權(quán)人并非商標(biāo)俗稱的實際使用者。主張其對該俗稱享有商標(biāo)權(quán)益的根據(jù)或理由。

2. 案例群2：承認(rèn)和肯定“被動使用”的新趨勢

在案例群2以及“索愛案”的一審、“路虎案”的一審中，法院卻認(rèn)為：消費(fèi)者與媒體對商標(biāo)俗稱的使用，在客觀上產(chǎn)生了區(qū)分產(chǎn)品來源的實際效果，只要元商標(biāo)權(quán)人未明確拒絕該俗稱與自己的產(chǎn)品或服務(wù)之間的指代與被指代關(guān)系，便可解釋為元商標(biāo)權(quán)人“使用”了該俗稱，并因此對商標(biāo)俗稱享有了相應(yīng)權(quán)益。

在“路虎案”中，北京市高級人民法院主張：即使并未主動宣傳，但從媒體對寶馬公司有關(guān)負(fù)責(zé)人的采訪文章中可以看出，該公司認(rèn)可中文“路虎”對其“LANDROVER”越野汽車商品進(jìn)行指代，便可證明其在中國將中文“路虎”作為“LANDROVER”的商品名稱進(jìn)行使用。在“廣云貢餅”案中，一審法院甚至直接在裁決文書中將行政主管機(jī)關(guān)和行業(yè)協(xié)會向廣東茶葉公司頒發(fā)的獎項中使用“廣云貢餅”的行為界定為商標(biāo)的“被動使用”行為，以證明“廣云貢餅”作為未注冊商標(biāo)已在先使用并具一定影響，其產(chǎn)生的權(quán)益應(yīng)由廣東茶葉公司享有。

（四）簡評

在我國司法實踐中，2011年的“路虎案”則是重大轉(zhuǎn)折點。2010年的“索愛案”是《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告（2010）》中的經(jīng)典案例。在“廣本案”中，法院駁回了他人對商標(biāo)俗稱的注冊申請，但同時回避了對“商標(biāo)使用”問題的定性，而是援引了《商標(biāo)法》第28條，基于商標(biāo)近似規(guī)則進(jìn)行了裁判。然而，從2011年的“路虎案”開始，法院卻一改“主動使用”論，“廣云貢餅案”更是明確提出“被動使用”論，引起了學(xué)界的密切關(guān)注。

“主動使用”論有利于“制造商激勵”價值目標(biāo)的實現(xiàn)，而肯定“被動使用”的效力則能更好地實現(xiàn)“消費(fèi)者保護(hù)”的目標(biāo)，防止消費(fèi)者的誤認(rèn)或混淆?？陀^地看，上述轉(zhuǎn)變有利于保護(hù)商標(biāo)俗稱與經(jīng)營者之間的客觀聯(lián)系，淡化實際使用主體的影響。然而，如何完善具體規(guī)則，避免走向另一個極端，尚需進(jìn)一步探討。

`

二、美國的經(jīng)驗：公眾使用規(guī)則

我國學(xué)界集中介紹美國公眾使用規(guī)則的成果并不多，經(jīng)檢索主要有2篇：陶安安.論美國商標(biāo)俗稱司法實踐中的公眾使用規(guī)則[J].成都理工大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2014（1）；智鳳云.商標(biāo)俗稱法律保護(hù)之研究——以中美案例比較分析為視角[D].上海：華東政法大學(xué)，2013.筆者本部分的論述主要是基于本人對美國諸多判例的研究，部分觀點上與國內(nèi)學(xué)者不同，判例介紹和述評也有區(qū)別?！胀ǚㄒ暯窍碌暮馄?/p>

`

（一）公眾使用規(guī)則的內(nèi)涵

美國20世紀(jì)初即已出現(xiàn)商標(biāo)俗稱權(quán)益糾紛，司法實踐中形成了一項“公眾使用規(guī)則”[2]1136，核心內(nèi)涵為：“商標(biāo)俗稱如果僅憑公眾、媒體的使用而在消費(fèi)者心目中與特定商事主體的產(chǎn)品產(chǎn)生了對應(yīng)性和一致性，則即使該商事主體未曾將該俗稱用于商業(yè)宣傳，也可就該俗稱享有商標(biāo)權(quán)利”。Coca-Cola Co. v. Busch， 44 F. Supp. 405， 410， 52 U.S.P.Q. 377 （D. Pa. 1942） （“I feel that the abbreviation of the trademark which the public has used and adopted as designating the product of [the Coca-Cola Co.] is equally as much to be protected as the trademark itself.”）；

American Stock Exchange， Inc. v. American Express Co.， 207 U.S.P.Q. 356 （T.T.A.B. 1980）； Big Blue Products， Inc. v. International Business Machines Corp.， 19 U.S.P.Q.2d 1072 （T.T.A.B. 1991）（IBM may be able to prove that the designation BIG BLUE was a trade name identifying IBM because of use in the trade， news media， and public even prior to first actual use as a trademark by IBM in 1988）；

National Cable Television Assn v. American Cinema Editors， Inc.， 937 F. 2d 1572， 19 U.S.P.Q.2d 1424 （Fed. Cir. 1991）（“Such public use by others inures to the claimants benefit and， where this occurs， public use can reasonably be deemed use ‘by that party in the sense of a use on its behalf.”）.經(jīng)由司法經(jīng)驗的沉淀，公眾使用規(guī)則在平衡多方利益的若干判例中，發(fā)展出了諸多適用條件或范圍的限定。我們有必要對其進(jìn)行梳理，了解該規(guī)則的產(chǎn)生與發(fā)展軌跡。

（二）公眾使用規(guī)則的發(fā)展歷程

1.“COCA-COLA”系列案Coca-Cola Co. v. Koke Co. of Am.， 235 F. 408， 409 （D. Ariz. 1916）， revd； Koke Co. of Am. v. Coca-Cola， 255， F. 894 （9th Cir. 1919）； Coca-Cola Co.v. Busch， 44 F. Supp. 405 （D. Pa. 1942）； The Coca-Cola Company v. Christopher， 37 F. Supp. 216 （D. Mich. 1941）.——公眾使用問題的萌芽

在“Coca-Cola Co. v. Koke Co. of Am.案”中，可口可樂公司未使用過“KOKE”，但公眾長期用“KOKE”指代“可口可樂”，形成了對應(yīng)關(guān)系。經(jīng)三級法院審理，美國聯(lián)邦最高法院最終以反不正當(dāng)競爭中的“保護(hù)消費(fèi)者”原則禁止被告注冊“KOKE”這一俗稱。在這一階段，法院僅在反不正當(dāng)競爭法范圍內(nèi)為俗稱利益提供有限救濟(jì)。

2.“Bunny Club”等案——公眾使用規(guī)則的醞釀與初步確立

1970年代開始，美國陸續(xù)出現(xiàn)“Bunny Club”案Pieper v. Playboy Enterprises， Inc.， 179 U.S.P.Q. 318 （T.T.A.B. 1973）.、“Bug”系列案Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard， 175 U.S.P.Q. 563， 564 （N.D. Tex.1972）， affd， 492 F.2d 474 （5th Cir. 1974）； Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Smith， 471 F. Supp. 385 （D.N.M. 1979）； Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. The Bug Hospital， Inc.， 208 U.S.P.Q. 887 （D.Mass. 1979）； Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Hoffman， 489 F. Supp. 678 （D.S.C. 1980）.，大多涉及“類似使用”問題——商標(biāo)權(quán)人雖未在產(chǎn)品上使用俗稱，但在廣告宣傳中使用，或作為分級標(biāo)識、商號中的顯著性部分、企業(yè)名稱的縮寫等進(jìn)行使用，并與產(chǎn)品建立對應(yīng)關(guān)系時，可能被視為“商標(biāo)法意義上的使用”207 U.S.P.Q. 356 （T.T.A.B. 1980）. at 363.。

在“Bug”系列案件中，1980年的“大眾公司訴Hoffman案”Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Hoffman， 489 F. Supp. 678 （D.S.C. 1980）.具有重要意義。該案首次明確將公眾使用規(guī)則確定為商標(biāo)法的一項規(guī)則；而且明確了，只要元商標(biāo)權(quán)人不反對公眾使用商標(biāo)俗稱來指代自己，即使未使用過該俗稱，元商標(biāo)權(quán)人也可獲得俗稱的商標(biāo)權(quán)。這標(biāo)志著公眾使用規(guī)則的初步確立。

3.“ACE案”National Cable Television Association， Inc. v. American Cinema Editors， Inc.， 937 F.2d 1572 （Fed. Cir. 1991），此處簡稱為“ACE”案?！娛褂靡?guī)則的正式確立有學(xué)者認(rèn)為，“St. Louis Rams”案（即Johnny Blastoff， Inc. v. Los Angeles Rams Football Co.， 188 F.3d 427 （7th Cir. 1999））是美國公眾使用規(guī)則的“確立之訴”。（參見：陶安安.論美國商標(biāo)俗稱司法實踐中的公眾使用規(guī)則[J].成都理工大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2014（1）.）但筆者認(rèn)為，1991年的“ACE案”才是公眾使用規(guī)則正式確立的標(biāo)志。

1991年的“ACE案”是公眾使用規(guī)則正式確立的標(biāo)志。此前，“公眾使用”作為一項規(guī)則的地位并未正式確立，也未獲得普通認(rèn)可此時，美國部分法院甚至并不認(rèn)可“公眾使用”對商標(biāo)權(quán)益產(chǎn)生的影響。。

“ACE”是公眾對美國電影編輯協(xié)會的簡稱。起先，American Cinema Editors向TTAB申請撤銷National Cable Television Association在有線電視上的服務(wù)商標(biāo)“ACE”，理由是在被申請人注冊之前、該標(biāo)志已經(jīng)公眾使用與自己建立了聯(lián)系，自己對“ACE”享有權(quán)利。TTAB支持了申請人的撤銷請求。National Cable Television Association不服，向美國聯(lián)邦上訴法院起訴。法院認(rèn)為，“若公眾使用商標(biāo)俗稱是為了俗稱的對應(yīng)主體的利益，則即使不存在自身的使用而僅有公眾的使用，也可以認(rèn)定俗稱的對應(yīng)主體在該俗稱上享有商標(biāo)權(quán)，此時公眾的使用可視為俗稱的對應(yīng)主體自身的使用”937 F.2d 1572 （Fed. Cir. 1991）. at 1577-1578.。法院還認(rèn)為，僅有公眾使用也可認(rèn)定俗稱的對應(yīng)主體對俗稱享有“商標(biāo)權(quán)”。

之后，美國聯(lián)邦第七巡回法院等也在1999年的“St. Louis Rams案”Johnny Blastoff， Inc. v. Los Angeles Rams Football Co.， 188 F.3d 427 （7th Cir. 1999）. 有學(xué)者稱之為“洛杉磯公羊足球公司商標(biāo)俗稱糾紛”案。該案的重要意義，一是表明了美國聯(lián)邦第七巡回法庭對公眾使用規(guī)則的肯定態(tài)度，二是擴(kuò)展了公眾使用規(guī)則的適用范圍。等多起案件中確認(rèn)了公眾使用規(guī)則。

4.“March Madness案”Ill. High Sch. Assn v. GTE Vantage， Inc.， 99 F.3d 244 （7th Cir. 1996）， cert. denied， 519 U.S. 1150 （1997）.等——公眾使用規(guī)則的深化、發(fā)展和完善

（1）俗稱對應(yīng)主體的態(tài)度問題

在1980年的大眾公司訴Hoffman一案Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Hoffman， 489 F. Supp. 678 （D.S.C. 1980）.中，法院認(rèn)為，只要俗稱對應(yīng)主體不反對或拒絕公眾用俗稱指代自身，則其即使未實際使用過俗稱，也能獲得對俗稱的商標(biāo)權(quán)。可見，適用公眾使用規(guī)則時的限定條件是：不反對或拒絕公眾的俗稱使用行為。

（2）禁反言規(guī)則其本質(zhì)和精神與英美契約法中的“棄權(quán)與禁反言（waiver and estoppels）”規(guī)則相同。

第一，“Harley-Davidson Inc.案”Grottanelli， 164 F. 3d. at 813-14.

該案原告為Harley-Davidson Inc.。20世紀(jì)50年代起公眾用“Hog”一詞指示原告的產(chǎn)品，原告在幾番猶豫后接受，于1983年創(chuàng)立了車友俱樂部“Harley Owners Group”或“H.O.G.”并將“Hog”用于品牌商品（非摩托車）上，于1987和1988年將“Hog”注冊為商標(biāo)。原告發(fā)現(xiàn)被告將“The Hog Farm”用于維修店并在廣告中使用“Harley-Davidson”，遂起訴被告侵權(quán)。被告辯稱，“Hog”被公眾和媒體廣泛使用后已成為大型摩托車的通用名稱。

美國聯(lián)邦第二巡回法院認(rèn)為，無論“Hog”之前的顯著性如何，其后已成為通用名稱，部分原因在于原告的努力區(qū)分行為。法院還指出，在公眾用其指代原告產(chǎn)品前，“Hog”即為指代“大型摩托車”的通用名稱。最后，法院判令被告不得使用原告的商標(biāo)（“Harley”相關(guān)標(biāo)識），但可在不混淆且不含有原告商標(biāo)元素的前提下使用“Hog”。Grottanelli， 164 F. 3d. at 813-14.顯然，原告若干年的“區(qū)分”（否定）態(tài)度起了重要作用；法院還認(rèn)為原告不得“反言”。

第二，“Kellogg Co. v. Exxon Corp.案”Kellogg Co. v. Exxon Corp.， 209 F.3d 562， 574 （6th Cir. 2000）.

該案法院認(rèn)為，“俗稱的對應(yīng)主體在對俗稱主張權(quán)利上的懈怠延遲不能成為被告的充分抗辯理由，只有俗稱的對應(yīng)主體以積極的行為方式明確拒絕用俗稱指代自己商品與服務(wù)時，才是充分的抗辯理由?！盞ellogg Co. v. Exxon Corp.， 209 F. 3d 562， 574 （6th Cir. 2000）.

5.“March Madness案”Illinois High School Association v. GTE Vantage Inc.， 99 F. 3d 244 （7th Cir. 1996）.

1996年的“March Madness案”涉及通用名稱問題，有一定特殊性。1940年起，伊利諾伊中學(xué)聯(lián)合會以下簡稱IHSA。使用“March Madness”指代其籃球聯(lián)賽活動

該活動于每年3月開始舉辦，持續(xù)到4月初。，并許可特定經(jīng)銷商在與相關(guān)商品上使用。1982年美國一播音員使用其指代另一籃球聯(lián)賽——NCAA的

其舉辦時間與IHSA相同。。此后其被公眾和媒體廣泛用于指代NCAA和IHSA的籃球聯(lián)賽。1993年，NCAA許可經(jīng)銷商（包括Vantage）使用該標(biāo)識。1994年，IHSA訴稱Vantage侵犯了商標(biāo)權(quán)。

地方法院認(rèn)為，“March Madness”已成為通用名稱。后原告上訴主張，該俗稱未成為通用名稱。美國聯(lián)邦第七巡回法院認(rèn)為，原告的標(biāo)記已進(jìn)入公有領(lǐng)域，不可能重新成為商標(biāo)。法院指出：不論如何稱呼，它都是公眾指代其他東西，而非IHSA的名稱[3]，當(dāng)公眾用同一詞指示兩個對象且均產(chǎn)生聯(lián)系時，其已成為“雙方共用詞”，IHSA喪失了其商標(biāo)權(quán)；因此雙方均不得禁止對方使用。

（三）簡評

對以上判例進(jìn)行簡單梳理：Bug案中，支持俗稱對應(yīng)主體的依據(jù)主要是“‘公眾使用+‘關(guān)聯(lián)企業(yè)使用（類似使用）”；Hog案中，支持第三方主體的依據(jù)主要是“‘通用名稱+‘禁反言”；而在ACE案中，支持俗稱對應(yīng)主體的依據(jù)赫然變成了“‘公眾使用=‘自身使用=‘在先使用”?？梢姡绹墓娛褂靡?guī)則是經(jīng)過歷史積淀才逐漸形成的判例法規(guī)則，仍然處于不斷發(fā)展中2009年的“LCR”案（George & Co. v. Imagination Entertainment Ltd. et al.， 575 F. 3d 383（4 th Cir. 2009））就涉及該規(guī)則的反向適用問題，是最新發(fā)展。。

`

三、探尋商標(biāo)俗稱保護(hù)的本質(zhì)`

（一）商標(biāo)俗稱自身的一般性與特殊性

俗稱本來僅是一個俗語，與其他詞語一樣僅在語言交流、溝通的層面上發(fā)揮作用。從構(gòu)成要素上講，俗稱本身在成為一個“商標(biāo)”無論是否提交注冊。之前，僅對社會公眾（含消費(fèi)者）的聽覺起作用，是一個抽象的符號。因此，俗稱的使用本屬公共領(lǐng)域的問題，不會牽涉商業(yè)利益、競爭或者“搭便車”。

然而，當(dāng)某一俗稱被商業(yè)活動參與者，尤其是存在競爭關(guān)系的第三方主體商業(yè)使用時，情況可能發(fā)生變化。元商標(biāo)權(quán)人將會十分關(guān)注相關(guān)使用行為的正當(dāng)性及其被不當(dāng)利用、“搭便車”的危險?？梢姡追Q的使用僅在被第三方主體進(jìn)行商業(yè)使用時，才會發(fā)生所謂的保護(hù)問題，其背后仍是俗稱所指向的元商標(biāo)的商譽(yù)、含義、識別性等商標(biāo)權(quán)的客體。

另一方面，任何術(shù)語（含俗稱）都可能在歷史發(fā)展過程中產(chǎn)生或衍生出多種含義，這與使用主體（可能是媒體、公眾、消費(fèi)者或經(jīng)營者等）的具體使用過程、使用意圖等密切相關(guān)。而且，某俗稱的具體含義可能是一個動態(tài)發(fā)展的過程，必須具體分析，且嚴(yán)格劃定其保護(hù)條件及范圍。

因此，即便是在商業(yè)使用環(huán)境下，要想論證第三方主體使用某俗稱行為的不法性，要么須論證其主觀心態(tài)或使用意圖的不法性，如“搭便車”、馳名商標(biāo)淡化、被冒用、被侵占的惡意等，要么須論證該行為客觀效果的不法性，如導(dǎo)致混淆、消費(fèi)者欺騙或淡化等。無論如何，唯有在嚴(yán)格限定的條件和情形下，商標(biāo)俗稱才有可能在法律層面上被上升為元商標(biāo)權(quán)人的一種應(yīng)受保護(hù)的利益。

從這種意義上說，在欠缺其他法定條件的情況下，若僅憑社會公眾的使用行為和事實，商標(biāo)俗稱本身并非一種商標(biāo)權(quán)，也非元商標(biāo)權(quán)人“在先使用”且“有一定影響”的商標(biāo)；對于俗稱，元商標(biāo)權(quán)人既不能當(dāng)然享受類似于商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)，也不能基于公眾使用事實便當(dāng)然享受相當(dāng)于先用權(quán)（即在先使用權(quán)）的保護(hù)。可見，俗稱不僅不是一種固有的權(quán)利，而且也并非元商標(biāo)權(quán)法律效力的自然延伸或衍生品。

（二）商標(biāo)俗稱保護(hù)的本質(zhì)和正當(dāng)性

商標(biāo)俗稱原本屬于公有領(lǐng)域的范疇，經(jīng)過公眾使用才產(chǎn)生外部性外部性（externalities）是經(jīng)濟(jì)政策理論中的一個重要概念，是指某些成本或收益外在于行為人的事實狀態(tài)，其本質(zhì)是，給別人帶來的好處或損失不被計算在價格之中，交易不能嚴(yán)格按照等價交換來開展。具體到知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中，知識具有社會性和專用性的雙重屬性，是一種不可能通過完美界定產(chǎn)權(quán)來消除外部性的物品，權(quán)利的初始界定始終具有不完美性。，俗稱的對應(yīng)主體并未對俗稱符號付出專有性投資。因此，與將商業(yè)符號作為一項獨(dú)立財產(chǎn)予以保護(hù)的商標(biāo)淡化案件不同，商標(biāo)俗稱糾紛中所應(yīng)保護(hù)的不是俗稱符號的標(biāo)記價值[4]，而是其區(qū)分價值——消費(fèi)者建立的俗稱的對應(yīng)主體與俗稱之間的特定聯(lián)系；所以，將俗稱的權(quán)益分配給俗稱的對應(yīng)主體，必須具有正當(dāng)性。

與其說商標(biāo)俗稱糾紛中保護(hù)的是消費(fèi)者所建立的俗稱的對應(yīng)主體與俗稱之間的特定聯(lián)系，不如說是俗稱對應(yīng)主體的商標(biāo)經(jīng)過長期投資使用獲得的公眾認(rèn)可和信賴，由于其具有了知名度和影響力，產(chǎn)生了新的價值（外部性）。為防止他人對該商標(biāo)進(jìn)行“搭便車”等類似的寄生性使用，商標(biāo)禁用權(quán)的范圍便擴(kuò)展到其俗稱之上。從經(jīng)濟(jì)分析角度看，若不對第三方使用俗稱的行為予以規(guī)制，“搭便車”者將利用少量成本攫取與強(qiáng)勢商標(biāo)相關(guān)聯(lián)的利潤，這就損害了一個商標(biāo)所體現(xiàn)出的信息資本，而且，“搭便車”的可能性將消除盡早開發(fā)出一個有價值商標(biāo)的激勵[5]。

若經(jīng)公眾使用，某一俗稱與元商標(biāo)之間形成了（唯一）對應(yīng)關(guān)系，則公眾的使用將不斷強(qiáng)化元商標(biāo)的商譽(yù)，不斷增加元商標(biāo)的顯著性；此時，若隨意允許第三方主體對該俗稱進(jìn)行商標(biāo)性使用或其他商業(yè)使用，可能會導(dǎo)致市場混淆、侵占元商標(biāo)商譽(yù)等消極后果。

因此，我國司法實踐十分重視對俗稱與元商標(biāo)之間對應(yīng)關(guān)系的考察，而美國司法實踐則注重公眾對俗稱的使用是否“增添”了元商標(biāo)的“顯著性”；二者本質(zhì)上是相同的。惟有在俗稱使用增添了元商標(biāo)顯著性的前提下，將俗稱所蘊(yùn)含的商譽(yù)或利益分配給元商標(biāo)權(quán)人才是公平、公正和合理的。

（三）商標(biāo)俗稱保護(hù)范圍的合理限定

不僅俗稱的保護(hù)是有條件的，其保護(hù)范圍也是有限的。即使是站在“消費(fèi)者保護(hù)”的價值取向立場上，單純的公眾使用也并非元商標(biāo)權(quán)人對俗稱本身獲得或享受類似于商標(biāo)權(quán)保護(hù)的正當(dāng)原因。

因此，除非具備其他的法定條件——比如，元商標(biāo)權(quán)人的公開明確承認(rèn)，或者自身實際使用——否則，僅憑社會公眾的使用行為和事實，在法律上，商標(biāo)俗稱并不足以構(gòu)成一種商標(biāo)權(quán)，也不足以成為元商標(biāo)權(quán)人“在先使用”且“有一定影響”的商標(biāo)；此時，對于俗稱，元商標(biāo)權(quán)人既不能當(dāng)然享受類似于商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)，也不能基于公眾使用的事實便當(dāng)然享受到相當(dāng)于先用權(quán)的保護(hù)。

`四、我國商標(biāo)俗稱保護(hù)規(guī)則的重構(gòu)

`

（一）我國商標(biāo)俗稱保護(hù)規(guī)則的價值取向

1.兩大價值目標(biāo)的博弈

自產(chǎn)生伊始，商標(biāo)法便存在著“消費(fèi)者保護(hù)”和“制造商激勵”兩大基本價值目標(biāo)?！跋M(fèi)者保護(hù)”主要關(guān)注商標(biāo)的區(qū)別功能，是指“通過商標(biāo)的使用，消費(fèi)者能夠有信心根據(jù)特定標(biāo)識買到其所欲要的商品，而減少混淆商品來源的可能性”[6]?！爸圃焐碳睢敝攸c關(guān)注廣告宣傳功能，更多地將商標(biāo)視為一項獨(dú)立財產(chǎn)，重視符號自身凝聚的財產(chǎn)價值，認(rèn)為，“保護(hù)商標(biāo)所有者生產(chǎn)產(chǎn)品時所投入的時間、精力和金錢，并鼓勵其進(jìn)行信息投資，包括（1）創(chuàng)造新標(biāo)志的投資；（2）廣告和促銷商標(biāo)產(chǎn)品的投資；（3）與產(chǎn)品有關(guān)的投資（如使用較高質(zhì)量的原材料，生產(chǎn)設(shè)備和質(zhì)量保證技術(shù)）”[7]。在某些場合，這兩大價值目標(biāo)時常發(fā)生沖突或矛盾。

就兩大價值目標(biāo)的優(yōu)先次序問題，理論界曾經(jīng)爭議不休。歸納起來，主要有以下三種觀點。

一種觀點是“‘消費(fèi)者保護(hù)優(yōu)先論”，認(rèn)為：在兩大價值目標(biāo)發(fā)生沖突時，“消費(fèi)者保護(hù)”應(yīng)當(dāng)優(yōu)先予以考慮和保障。例如，有學(xué)者對現(xiàn)代商標(biāo)法中將商標(biāo)作為一項財產(chǎn)來對待的做法提出質(zhì)疑，認(rèn)為偏離了商標(biāo)法對“防止消費(fèi)者混淆和受騙”的關(guān)注。此種觀點認(rèn)為，商標(biāo)法是從單純的侵權(quán)法逐漸向財產(chǎn)法方向演進(jìn)的，現(xiàn)代意義上的商標(biāo)是財產(chǎn)權(quán)的客體，亦即其不僅是一個產(chǎn)品標(biāo)識，更是一項可在市場上自由轉(zhuǎn)讓并受法律保護(hù)的財產(chǎn)。例如，尼斯·范德維德指出，18世紀(jì)主要是通過普通法上的“反欺詐”來保護(hù)商標(biāo)的，直到19世紀(jì)、1838年的Millington v. Fox案之后，“商標(biāo)是一種財產(chǎn)”的觀點才開始出現(xiàn)；在該案中，一個商人被永遠(yuǎn)禁止使用另一方的商標(biāo)。又如，在司法實務(wù)層面，2008-2010年的澳大利亞Barefoot商標(biāo)糾紛案，其最終審判結(jié)果就是“消費(fèi)者保護(hù)”優(yōu)先論的典型代表。該案三次審理的判決意見詳見：E. J. Gallo Winery v Lion Nathan Pty Ltd （No 2），[2008] FCA 1005， 2008 WL 2624777； E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd，175 FCR 386， [2009] AIPC 92-337， 2009 WL 765541， [2009] FCAFC 27； E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd， [2010] HCA 15， 2010 WL 1971895.（參見：董慧娟.澳大利亞Barefoot案對商標(biāo)“使用”含義的突破及引發(fā)的思考[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2011（5）：79-83.）

第二種觀點是“‘激勵/財產(chǎn)論”，也可稱為“‘制造商激勵論”或者“‘制造商激勵優(yōu)先論”。例如，有學(xué)者認(rèn)為，商標(biāo)法“從未有過優(yōu)先關(guān)注消費(fèi)者利益的傳統(tǒng)”，Mc Kenna教授就通過對早期商標(biāo)案例的研究得出結(jié)論：那個時代（早期）的英美法院在決定是否保護(hù)某一商標(biāo)時，首要考量因素是商標(biāo)在先使用者的財產(chǎn)權(quán)利，其次才是防止消費(fèi)者混淆[8]。

第三種觀點為“折衷論”，認(rèn)為，欲對兩大價值目標(biāo)進(jìn)行優(yōu)先次序排位及其絕對性要求毫無意義，不應(yīng)絕對化。例如：McCarthy教授認(rèn)為，無論從歷史還是現(xiàn)代角度看，對“制造商激勵”和“消費(fèi)者保護(hù)”兩大原則（價值目標(biāo)）的排序都是將復(fù)雜問題簡單化[6]2；Bone教授認(rèn)為，“評判兩大價值目標(biāo)的次序先后好比賞析埃舍爾M. C. Escher （1898-1972），荷蘭科學(xué)思維版畫大師，是三維空間圖畫的鼻祖。參見：http：//www.mcescher.com/， last visited at 2014-03-08.的畫作，一切取決于將什么作為前景（保護(hù)消費(fèi)者還是保護(hù)制造商）以及將什么視為背景——前景與背景這兩種視角對全面理解都是必要的?！盵9]

筆者比較贊同“折衷論”，認(rèn)為兩者發(fā)生沖突時，不存在絕對的先后次序，而應(yīng)根據(jù)案件具體情況確定以哪一個為主，且盡量兼顧另一個，最理想的結(jié)果是兩者兼顧。具體問題具體分析是十分必要的，尤其是在實踐中，商標(biāo)權(quán)的取得和維持均與消費(fèi)者的認(rèn)知狀態(tài)息息相關(guān)，而消費(fèi)者的認(rèn)知、識別、混淆與否等狀態(tài)或程度都是動態(tài)的發(fā)展過程，而非一成不變的；因此須考慮主體的主觀心態(tài)、商品或服務(wù)類別等各種因素，進(jìn)行綜合權(quán)衡。

2.我國的價值取向

制止消費(fèi)者混淆和維護(hù)自由公平競爭的秩序是商標(biāo)法重要的終極目標(biāo)?！吧虡?biāo)法關(guān)注的真正核心問題，不是商標(biāo)權(quán)人是否受到損失，而是消費(fèi)者的利益是否受到侵害?！盵10]即使是在奉行將商標(biāo)權(quán)視為財產(chǎn)權(quán)的私權(quán)至上理念的美國，法院也將制止混淆及欺騙消費(fèi)者視為“永遠(yuǎn)不得被忽略”的“公共利益”，并認(rèn)為商標(biāo)審查員和商標(biāo)復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)成為這種“公共利益”的“監(jiān)護(hù)者”[13]。美國法院在1973年“杜邦公司”案In re E. I. Du Pont de Nemours & Co.， 476 F. 2d 1357 （CCPA 1973）. 轉(zhuǎn)引自：李明德.美國知識產(chǎn)權(quán)法：第二版[M].北京：法律出版社，2014：488.中指出：“商標(biāo)訴訟的歷史和與此相關(guān)的實體法都表明，商家總是敏感地制止混淆。在這樣做的時候，他既保護(hù)了自己的錢包，又保護(hù)了公眾的利益”[3]489。商業(yè)標(biāo)識的信息傳遞過程夾雜著社會公眾的創(chuàng)新、使用和勞動，公眾起著至關(guān)重要的作用，不容忽視、也不容小視。

因此，我國商標(biāo)俗稱保護(hù)規(guī)則的設(shè)計，在理想狀態(tài)下應(yīng)盡量兼顧兩大價值目標(biāo)；在無法兼顧時，消費(fèi)者保護(hù)應(yīng)處于優(yōu)先考慮地位。要充分重視公眾的主觀認(rèn)知，有條件、有限度地承認(rèn)俗稱蘊(yùn)含的價值或利益。

3.上述價值取向指引下的總體裁判規(guī)則

我國商標(biāo)俗稱保護(hù)的總體裁判規(guī)則設(shè)計如下：

（1）公眾使用形成強(qiáng)對應(yīng)關(guān)系的事實+元商標(biāo)權(quán)人的明確肯定=元商標(biāo)權(quán)人對俗稱的“使用”（或在先使用）；

（2）公眾使用（形成強(qiáng)對應(yīng)關(guān)系）的事實+元商標(biāo)權(quán)人的明確肯定+元商標(biāo)權(quán)人對俗稱的實際（自身）使用=元商標(biāo)權(quán)人對俗稱的“使用”（或在先使用）；

（3）公眾使用（形成強(qiáng)對應(yīng)關(guān)系）的事實+元商標(biāo)權(quán)人的明確反對

元商標(biāo)權(quán)人對俗稱的“使用”（或在先使用），即不構(gòu)成“使用”（或在先使用）；

（4）無論元商標(biāo)權(quán)人對公眾使用俗稱指代自身的行為態(tài)度如何，只要客觀的強(qiáng)對應(yīng)關(guān)系存在，元商標(biāo)權(quán)人仍然能為俗稱尋求近似商標(biāo)的保護(hù)模式或者反不正當(dāng)競爭法的兜底性保護(hù)模式。

上述總體裁判規(guī)則的優(yōu)點比較明顯，主要表現(xiàn)在以下兩點：

其一，司法實踐中的適用效果較好。不僅承認(rèn)俗稱經(jīng)公眾使用與元商標(biāo)之間客觀存在的強(qiáng)對應(yīng)關(guān)系（聯(lián)系），體現(xiàn)對客觀商譽(yù)、聯(lián)系和事實的尊重，體現(xiàn)對“消費(fèi)者保護(hù)”的重視；而且，將元商標(biāo)權(quán)人對俗稱使用的主觀態(tài)度（或/和自身使用行為）作為認(rèn)定是否構(gòu)成“使用”的決定性因素，認(rèn)可其肯定態(tài)度所具有的補(bǔ)充、加強(qiáng)和疊加效應(yīng)，認(rèn)定其否定態(tài)度將導(dǎo)致不構(gòu)成“使用”，兼顧了“制造商激勵”的精神。通過引入元商標(biāo)權(quán)人的主觀態(tài)度這一關(guān)鍵因素，起到激勵經(jīng)營者真實自愿使用俗稱或認(rèn)可公眾使用的俗稱的目的，并令元商標(biāo)權(quán)人對自己的態(tài)度和行為承擔(dān)相應(yīng)后果、風(fēng)險或責(zé)任。

其二，在邏輯、理論上能與傳統(tǒng)的商標(biāo)法理論相融合。我國傳統(tǒng)理論對商標(biāo)“使用”的界定中須具備兩個條件：一是主觀使用意圖；二是實際使用行為（可由本人或代理人實施）。公眾對俗稱的使用恰好欠缺這兩個條件，而在上述規(guī)則中，明確肯定態(tài)度彌補(bǔ)了“使用意圖”這一要素；同時，此表態(tài)也可解釋或推定為是自身使用行為的體現(xiàn)，因為此表態(tài)正好展示了其使用俗稱指代自身的過程，直接體現(xiàn)了俗稱的識別功能。如此便彌補(bǔ)了兩個要素，與傳統(tǒng)理論相吻合。

（二）對創(chuàng)設(shè)新理論補(bǔ)充制度供給的必要性的質(zhì)疑

1.“被動使用”理論

有學(xué)者贊成所謂的“被動使用”理論，認(rèn)為：俗稱經(jīng)過公眾使用后成為了能區(qū)分商品或服務(wù)來源的符號，具備了商標(biāo)的屬性，應(yīng)當(dāng)成長為一個商標(biāo)，獲得與商標(biāo)同等的保護(hù)待遇，可以作為在先權(quán)利阻卻他人的使用或注冊，這樣有利于保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益、元商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利，遏制不正當(dāng)競爭行為；對元商標(biāo)權(quán)人而言，社會公眾對俗稱的使用是一種被動的使用，非主動使用、也非自身使用，但這種被動使用同樣能產(chǎn)生商標(biāo)法意義上“使用”的法律效果[11]。

但筆者認(rèn)為，“被動使用”論在我國面臨諸多難以克服的障礙。

（1）理論上的障礙

“被動使用”論徹底顛覆了我國對商標(biāo)“使用”的傳統(tǒng)認(rèn)識和理解，且與我國既有的商標(biāo)法律制度和理論相悖。而且，該理論存在著諸多難以逾越的法理困境，難以自圓其說。曾有學(xué)者專門撰文指出，“被動使用”保護(hù)理論既不符合商標(biāo)權(quán)取得自然正當(dāng)?shù)那疤釛l件，也違背了商標(biāo)權(quán)的私權(quán)屬性和商標(biāo)的契約本質(zhì)，同時還與商標(biāo)法上能成就商標(biāo)權(quán)的“使用”界定不相吻合[12]

該文對“被動使用”論作了較詳盡的批評，筆者基本贊同。。

筆者認(rèn)為，為維護(hù)我國現(xiàn)行的商標(biāo)法律體系，不宜對商標(biāo)“使用”作此種擴(kuò)張性解釋。

（2）實務(wù)中的消極影響

如上所述，我國部分案件的判決書中出現(xiàn)了元商標(biāo)權(quán)人對俗稱使用的態(tài)度是“肯定”或“否定”的提法，表明法院將元商標(biāo)權(quán)人對俗稱使用的態(tài)度這一因素作為重要考慮因素。應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，法院如此考慮的出發(fā)點是好的；但實際上，部分法院使用了“被動使用”的術(shù)語，有些甚至將社會公眾（和/或媒體）的使用直接等同于俗稱對應(yīng)主體的使用，而裁判文書卻欠缺深入分析，說服力不強(qiáng)。

筆者建議，在對“被動使用”的含義和適用條件形成統(tǒng)一認(rèn)識之前，我國應(yīng)慎用、最好不用“被動使用”的表述，不妨使用“公眾使用”等中性表達(dá)，強(qiáng)調(diào)公眾使用已形成對應(yīng)關(guān)系這一客觀事實。

2.美國的公眾使用規(guī)則

美國的公眾使用規(guī)則似乎較好地體現(xiàn)了利益衡平的精神。有學(xué)者認(rèn)為，除了學(xué)界普遍認(rèn)同的商標(biāo)權(quán)的兩種產(chǎn)生方式（注冊和使用）之外，還存在著另外一種產(chǎn)生方式——社會公眾的使用[13]。

這一觀點與美國的公眾使用規(guī)則不謀而合。那么，公眾使用規(guī)則是否適合引入我國呢？

實際上，美國公眾使用規(guī)則對我國也并非“良藥”。首先，鑒于其判例法傳統(tǒng)和“經(jīng)驗重于邏輯”的裁判思維，該規(guī)則的內(nèi)涵和具體適用尚存不確定性；其次，美國商標(biāo)法的立法精神與我國有較大差異，可能導(dǎo)致俗稱保護(hù)條件、范圍、性質(zhì)和效力等的差異，不具備移植的條件；最后，美國部分判例中完全將純粹的“公眾使用”直接等同于元商標(biāo)權(quán)人“自身使用”，過于激進(jìn)，會導(dǎo)致與我國傳統(tǒng)商標(biāo)“使用”解釋體系的背離。

當(dāng)然，美國有關(guān)商標(biāo)俗稱糾紛的司法實踐不乏參考意義，比如，“類似使用”、“內(nèi)部使用”情形的考量，對元商標(biāo)權(quán)人主觀態(tài)度的考量，“禁反言”規(guī)則的適用，通用名稱的認(rèn)定等。

3.小結(jié)

在我國，創(chuàng)設(shè)“被動使用”論既不必要、也不可取，因其理論、邏輯上的困境和實務(wù)中的模糊性等缺陷，我們理應(yīng)慎用或不用，至少應(yīng)在嚴(yán)格限定范圍后方能適用。美國公眾使用規(guī)則也不宜生搬硬套。實際上，我國既有的商標(biāo)法和反不正當(dāng)競爭法已經(jīng)為商標(biāo)俗稱的保護(hù)留下了足夠的空間[12]有學(xué)者指出，要達(dá)到保護(hù)商標(biāo)俗稱的目的，現(xiàn)有的法律資源足夠勝任。筆者基本贊同。。關(guān)鍵在于如何細(xì)化并解釋相關(guān)規(guī)則，在司法適用方面形成公平、公正、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

（三）我國商標(biāo)俗稱的保護(hù)條件和具體規(guī)則

商標(biāo)權(quán)是一種“準(zhǔn)財產(chǎn)”[14]通說認(rèn)為，“準(zhǔn)財產(chǎn)”這一概念出自于1918年的International News Service v. Associated Press案（248 U.S. 215 （1918）），該案判決賦予了某信息收集者在一定時間內(nèi)禁止競爭對手搭便車的權(quán)利。與一般財產(chǎn)權(quán)的對世權(quán)性質(zhì)不同的是，準(zhǔn)財產(chǎn)權(quán)中的排除權(quán)只能針對特定類型的行為人（或競爭者）。將商標(biāo)權(quán)認(rèn)定為準(zhǔn)財產(chǎn)權(quán)，能較好地平衡商標(biāo)法的競爭法性質(zhì)和財產(chǎn)法性質(zhì)。 ，不宜保護(hù)過度。關(guān)于商標(biāo)俗稱的保護(hù)條件，有學(xué)者歸納為：商標(biāo)俗稱須具備“顯著性”和“知名度”?！帮@著性”是指該俗稱經(jīng)過社會公眾的使用，足以使其指向的商品或服務(wù)與他人的商品或服務(wù)相區(qū)別，與商品或服務(wù)建立了唯一對應(yīng)的關(guān)系；“知名度”則是指社會公眾對該商標(biāo)俗稱的使用范圍比較廣泛、比較大[14]。

關(guān)于具體規(guī)則，以下分述之：

1. 元商標(biāo)為已注冊的有效商標(biāo)時

在假定元商標(biāo)已經(jīng)被俗稱對應(yīng)主體成功注冊且有效的前提下，針對以下四種情況來具體分析俗稱的保護(hù)條件和具體判定規(guī)則：

（1）元商標(biāo)權(quán)人能否禁止他人使用俗稱

在現(xiàn)實生活中，俗稱有可能已被元商標(biāo)權(quán)人注冊為商標(biāo)了，但絕大部分情況下是未經(jīng)其注冊，后者更具有探討的意義和特殊性。對于后者，元商標(biāo)權(quán)人能否禁止他人使用俗稱呢？

對元商標(biāo)權(quán)人而言，一個未注冊為商標(biāo)的俗稱要想獲得禁止他人使用俗稱的法律保護(hù)，基本前提有二：第一，俗稱與元商標(biāo)元商標(biāo)或者元商標(biāo)的權(quán)利人，下同?？陀^上已形成極強(qiáng)的對應(yīng)關(guān)系，甚至唯一對應(yīng)關(guān)系；第二，第三方主體在商業(yè)活動中使用了該俗稱，要么是主觀上有搭乘元商標(biāo)或其權(quán)利人商譽(yù)的“便車”的惡意，要么是客觀上該使用行為已經(jīng)導(dǎo)致或者容易導(dǎo)致消費(fèi)者混淆或欺騙消費(fèi)者，又或者，主、客觀要件二者并存。

其中，條件一顯然是俗稱應(yīng)受到保護(hù)的根據(jù)和核心，也是客觀前提。正是由于俗稱與對應(yīng)主體之間所存在的某種客觀聯(lián)系或?qū)?yīng)關(guān)系，所以即使未經(jīng)元商標(biāo)權(quán)人使用，俗稱卻仍應(yīng)予以保護(hù)，相關(guān)利益和商譽(yù)應(yīng)歸屬于其對應(yīng)主體。因此，惟有在俗稱與元商標(biāo)指代同一商品或服務(wù)、易引起消費(fèi)者混淆時，才有保護(hù)的必要。條件二則是第三方主體對俗稱的使用行為缺乏正當(dāng)理由或根據(jù)，為俗稱的保護(hù)劃定了合理的范圍，以與俗稱的正當(dāng)、合理使用劃清界限。這一層面的保護(hù)問題完全可利用我國既有法律資源來解決。

（2）元商標(biāo)權(quán)人能否阻卻他人“搶先”注冊俗稱

當(dāng)元商標(biāo)權(quán)人自己未提起對俗稱的注冊申請，而第三方主體在先提起注冊申請時，元商標(biāo)權(quán)人能否以禁止搶注為由、阻卻其注冊申請？

我國現(xiàn)有法律所禁止的搶先注冊行為，主要包括三種情形：第一，對未注冊已使用、有一定影響力或知名度商標(biāo)的搶注；第二，馳名商標(biāo)的搶注；第三，存在代理、代表、合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或其他關(guān)系，違背誠實信用原則所實施的搶注參見我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》第7、9、13、15、32、45條等規(guī)定。。后兩種情況的法律適用不太會因俗稱的特殊性而受影響，在此重點討論第一種情形。

對元商標(biāo)權(quán)人而言，俗稱是否能構(gòu)成“未注冊但已使用并獲得一定影響力的商標(biāo)”呢？俗稱的產(chǎn)生和使用均由社會公眾主導(dǎo)和實施，從這個角度而言，俗稱并不構(gòu)成典型的上述商標(biāo)；因此，俗稱要想獲得此類保護(hù)，須具備的條件在設(shè)定時應(yīng)更為嚴(yán)格。

在筆者看來，能夠禁止他人搶先注冊俗稱的情形主要有以下兩種：第一，典型的禁止他人注冊的場合，須具備兩個條件，即：一是俗稱與元商標(biāo)客觀上已形成極強(qiáng)的對應(yīng)關(guān)系，甚至唯一對應(yīng)關(guān)系；二是

若允許第三方主體對俗稱的注冊，將明顯導(dǎo)致消費(fèi)者混淆或欺騙消費(fèi)者等不良影響。第二，俗稱的特殊情形，須具備三個條件，即：其一，俗稱與元商標(biāo)之間的客觀對應(yīng)關(guān)系；其二，元商標(biāo)權(quán)人對俗稱的使用持明確肯定的態(tài)度，或者/并且元商標(biāo)權(quán)人自身也實施了使用俗稱的行為；其三，允許他人注冊俗稱，有導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的可能。

（3）俗稱的公眾使用能否構(gòu)成“在先使用”

公眾使用能否構(gòu)成或者被認(rèn)定為“在先使用”，進(jìn)而導(dǎo)致先用權(quán)的產(chǎn)生，或者在注冊申請中構(gòu)成“使用在先”，是一個重要問題。該問題的本質(zhì)是公眾使用的法律效力問題。

從商標(biāo)“使用”的通常界定而言，當(dāng)然是不能構(gòu)成元商標(biāo)權(quán)人的在先使用的。但鑒于問題的特殊性，在以消費(fèi)者保護(hù)為主、兼顧制造商激勵的價值取向指引下，公眾使用被認(rèn)定為構(gòu)成在先使用的前提條件有二：第一，俗稱與元商標(biāo)之間的強(qiáng)對應(yīng)關(guān)系；第二，對于公眾使用該俗稱指代自身的行為，元商標(biāo)權(quán)人或其代理人曾公開明確表示肯定的態(tài)度，或者，元商標(biāo)權(quán)人自身以行為承認(rèn)了對俗稱的使用即自身也實際使用了該俗稱，哪怕是象征性使用或者“類似使用”。。其中，第二個條件是核心要件。

（4）雙方同時對俗稱申請注冊時的授權(quán)問題及先用權(quán)問題

在元商標(biāo)權(quán)人和第三方主體同時對俗稱提起注冊申請時，倘若兩者發(fā)生沖突，比如是針對相同類別的商品或服務(wù)種類，此時，可適當(dāng)考慮以下因素：元商標(biāo)與俗稱之間對應(yīng)關(guān)系的程度，元商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)類別與俗稱注冊申請時的商品或服務(wù)種類的吻合程度，元商標(biāo)權(quán)人是否實際、自身使用過該俗稱的證據(jù)或記錄，第三方主體有無將該俗稱作為自身商標(biāo)使用的證據(jù)或記錄，第三方主體是否構(gòu)成在先使用

例如，可比較該主體使用該俗稱的時間是否構(gòu)成“在先”：與公眾使用俗稱的開始時間相比，與元商標(biāo)權(quán)人明確肯定該俗稱的時間相比，或者與元商標(biāo)權(quán)人自己實際使用該俗稱的時間相比。：綜合權(quán)衡后裁決。

筆者認(rèn)為，雙方主體對俗稱有無實際使用記錄以及使用時間的先后，應(yīng)成為相關(guān)機(jī)構(gòu)考慮的關(guān)鍵因素，具體規(guī)則如下：

第一，若雙方均無使用記錄，可以酌情，但不必然依據(jù)俗稱與元商標(biāo)之間的強(qiáng)對應(yīng)關(guān)系，將俗稱的商標(biāo)權(quán)授予給元商標(biāo)權(quán)人；然而，倘若元商標(biāo)權(quán)人曾明確否定或拒絕公眾對該俗稱的使用，則不宜向元商標(biāo)權(quán)人這一方傾斜，因為這表明元商標(biāo)權(quán)人之前對該俗稱并無使用意圖，其與第三方主體的起點是一樣的。

第二，若第三方主體無使用記錄，而元商標(biāo)權(quán)人曾明確肯定或以行為方式肯定對公眾該俗稱的使用，或者其實施了哪怕是象征性使用、類似使用等自身行為，則元商標(biāo)權(quán)人應(yīng)被認(rèn)定為存在“在先使用”記錄。

第三，若第三方主體有使用記錄，且元商標(biāo)權(quán)人也有上述第二條所述情形，則可認(rèn)定雙方均有使用記錄，此時應(yīng)重點考察兩者“使用”行為時間上的先后問題：其一，若元商標(biāo)權(quán)人時間在先，則應(yīng)被授予俗稱的商標(biāo)權(quán)，至于第三方主體，可依先用權(quán)的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，確定其是否享有對該俗稱的先用權(quán)；其二，若第三方主體時間在先，則應(yīng)被授予俗稱的商標(biāo)權(quán)，元商標(biāo)權(quán)人則可依具體情況確定自身是否享有對俗稱的先用權(quán)。

總體而言，無論在此情況下哪一方主體最終獲得了商標(biāo)授權(quán)，均不造成對另一方主體享有法定的、對俗稱的先用權(quán)的當(dāng)然排斥或影響。

第四

，若雙方均有通常的實際使用記錄，則按一般規(guī)則處理。

（5）俗稱的注冊權(quán)利人能否阻卻他人對俗稱的其他注冊申請

第一，俗稱若已被元商標(biāo)權(quán)人以外的第三方主體成功注冊時：應(yīng)依照一般規(guī)則處理。即：此時，無論是元商標(biāo)權(quán)人或者其他主體再對俗稱提起注冊申請，應(yīng)視該申請的商品或服務(wù)類別而定，與已核準(zhǔn)注冊的俗稱商標(biāo)的使用范圍相比較，看是否構(gòu)成重合、沖突或排斥。在不會導(dǎo)致使用范圍重疊、不會導(dǎo)致混淆的情形下，不能阻卻后者的注冊申請。當(dāng)然，還應(yīng)考慮俗稱商標(biāo)是否馳名等因素。

第二，俗稱若已被元商標(biāo)權(quán)人成功注冊時，其能否阻卻第三方主體對俗稱的其他注冊申請？此時，也應(yīng)依照一般規(guī)則處理。不過，此時，應(yīng)特別注意考慮元商標(biāo)和俗稱商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)的因素。

2.元商標(biāo)為已注冊或未注冊的馳名商標(biāo)時

此時，對元商標(biāo)本身的保護(hù)應(yīng)依照我國對馳名商標(biāo)保護(hù)的一般規(guī)則，對俗稱的保護(hù)則可體現(xiàn)為：

（1）在禁止第三方主體使用俗稱方面：在俗稱與元商標(biāo)之間存在客觀的強(qiáng)對應(yīng)性的前提條件下，可將俗稱認(rèn)定為元商標(biāo)的近似商標(biāo)；第三方主體對俗稱的使用，視其使用的商品或服務(wù)類別、使用的具體形態(tài)等，判定是否構(gòu)成對馳名商標(biāo)的模仿、冒用，判定是否可能導(dǎo)致消費(fèi)者混淆、是否存在虛假宣傳或欺騙消費(fèi)者等，決定是否給予保護(hù)，是否禁止第三方主體的使用。

（2）在阻卻第三方主體“搶先”注冊方面：在俗稱與元商標(biāo)之間存在強(qiáng)對應(yīng)性的前提下，應(yīng)依據(jù)禁止搶注馳名商標(biāo)的一般規(guī)則，將俗稱與元商標(biāo)的關(guān)系認(rèn)定為構(gòu)成近似商標(biāo)。

3.元商標(biāo)為未注冊但有一定知名度或影響力的商標(biāo)時

此時，筆者認(rèn)為不宜對其俗稱提供任何特殊保護(hù)。

（四）我國商標(biāo)俗稱保護(hù)規(guī)則與既有相關(guān)制度的協(xié)調(diào)

我國應(yīng)立足于既有的立法和司法規(guī)則，在傳統(tǒng)商標(biāo)法理論中為商標(biāo)俗稱利益的保護(hù)尋求合適、可行的路徑和方式，特別要注意與相關(guān)制度的協(xié)調(diào)。

1.俗稱保護(hù)與商標(biāo)權(quán)取得制度的協(xié)調(diào)

在我國，注冊是取得商標(biāo)專用權(quán)的程序性條件；相比之下，除馳名商標(biāo)外，通過使用獲得有限的法律保護(hù)則是一種例外，最典型的例子是先用權(quán)的存在，且此種例外在我國商標(biāo)法上是十分有限的。

因此，我國對商標(biāo)俗稱的保護(hù)不宜也不應(yīng)突破現(xiàn)有立法的框架：在元商標(biāo)權(quán)人未對俗稱進(jìn)行注冊的情況下，僅應(yīng)對俗稱提供有限度的保護(hù)，包括制止消費(fèi)者混淆或欺騙消費(fèi)者、“搭便車”的行為，不應(yīng)賦予元商標(biāo)權(quán)人以對俗稱的完整意義上的商標(biāo)權(quán)（商標(biāo)專用權(quán)）。

2.俗稱保護(hù)與馳名商標(biāo)保護(hù)制度的協(xié)調(diào)

在俗稱保護(hù)問題上，包括對俗稱搶注行為的禁止性保護(hù)，我國裁判機(jī)關(guān)還應(yīng)注意馳名商標(biāo)與普通商標(biāo)在保護(hù)范圍、力度上的差異，保持與既有制度的協(xié)調(diào)和一致性。對馳名商標(biāo)而言，其俗稱相對更具保護(hù)必要，馳名商標(biāo)及其俗稱在現(xiàn)實生活中更易被仿冒、摹仿或冒用、更易被侵害，其商譽(yù)可能有被淡化的危險。

在俗稱的保護(hù)與否及保護(hù)范圍、力度方面，建議將元商標(biāo)的知名度和影響力（如是否馳名商標(biāo)）作為重要考量因素之一。比如，在元商標(biāo)權(quán)人禁止第三方主體使用俗稱的司法裁判中，重點考察元商標(biāo)的知名度以及第三方主體使用該俗稱的商品或服務(wù)類別，結(jié)合混淆的可能性和商譽(yù)的大小等，綜合權(quán)衡后作出判定。又如，對于構(gòu)成馳名商標(biāo)的元商標(biāo)，保護(hù)范圍可以考慮覆蓋到跨類別，或在保護(hù)條件上適當(dāng)放寬。

3.俗稱保護(hù)與先用權(quán)制度的協(xié)調(diào)

俗稱保護(hù)與先用權(quán)制度的協(xié)調(diào)十分重要。我國《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識?！贝思磳ο扔脵?quán)的規(guī)定。無論是哪一方主體為俗稱尋求禁止使用或禁止注冊等法律上的保護(hù)，均不應(yīng)也不能影響他人先用權(quán)的成立、享有或行使。

至于公眾使用能否被認(rèn)定為一種“在先使用”以及在何種情況下構(gòu)成“在先使用”，第四（四）部分已作論述。

4. 俗稱保護(hù)與合理使用等侵權(quán)抗辯的協(xié)調(diào)

由于俗稱本身含義的豐富性和使用形式的多樣性，在認(rèn)定對俗稱使用行為的“侵權(quán)性”或“不正當(dāng)競爭行為性”時，法院應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分不法行為與合理使用之間的界限。一般認(rèn)為，滑稽模仿、正當(dāng)使用、非商業(yè)使用、描述性使用、評論性使用等情形屬于典型的侵權(quán)抗辯事由。另外，特別是在涉及商業(yè)使用的場合，須考量第三方主體對某俗稱的使用是否具備正當(dāng)理由、俗稱使用的具體場合、在何種意義上使用、所使用的商品或服務(wù)種類、使用的意圖和目的等。

5.俗稱與通用名稱相關(guān)規(guī)定的協(xié)調(diào)

俗稱受保護(hù)的重要前提在于其并非通用名稱。因此，須考察公眾對俗稱的使用是否造成“通用名稱化”或者“準(zhǔn)通用名稱”。在具體判定上，應(yīng)重點調(diào)研、測試公眾使用俗稱時的具體指向問題，是唯一指向、還是兩個或多個指向，進(jìn)行各種指向的公眾群體的數(shù)量、比例如何。在理論上和實際效果上，則須考察公眾對俗稱的使用行為，其實際結(jié)果是否“增添”了元商標(biāo)的“顯著性”。若答案是肯定的，且俗稱的指向是唯一的、或者該指向的比例占絕對優(yōu)勢，則表明該俗稱并非通用名稱，而是具有顯著性和識別功能的“標(biāo)記”，具備獲得保護(hù)的資格。

`五、結(jié)論

`

在商標(biāo)法理論和實務(wù)的歷史長河中，“制造商激勵”與“消費(fèi)者保護(hù)”兩大價值目標(biāo)的博弈從來沒有停止過，它們就像兩條小溪，時而匯合、共同奔向同一個目的地，時而分道揚(yáng)鑣、流向不同的水域。

商標(biāo)俗稱保護(hù)的正當(dāng)性，僅在兩種情況下能得以充分論證：一是俗稱使用者的主觀動機(jī)或目的在于謀取俗稱中所凝聚的某種利益，其本質(zhì)是對元商標(biāo)“搭便車”、“傍名牌”等寄生性使用；二是俗稱的使用行為將在客觀上導(dǎo)致消費(fèi)者混淆、欺騙消費(fèi)者或其他不公平現(xiàn)象產(chǎn)生。因此，商標(biāo)俗稱的保護(hù)條件應(yīng)予以嚴(yán)格確定，保護(hù)范圍也應(yīng)合理限定。

因此，在俗稱保護(hù)問題上，我國應(yīng)充分利用既有的法律制度資源，除非確有必要且經(jīng)過縝密論證，不宜隨意創(chuàng)設(shè)新的理論，尤其是涉及對我國傳統(tǒng)的商標(biāo)法理論和立法原則之根本的動搖或改變的理論。建議我國合理吸納美國司法實務(wù)中的衡平精神和部分重要考量因素，結(jié)合俗稱的顯著性、影響力等，形成更為公平、合理并與我國相關(guān)制度和諧、相容的保護(hù)及裁判規(guī)則。ML

參考文獻(xiàn)：

[1] 李琛.對商標(biāo)俗稱惡意注冊案的程序法思考[J].知識產(chǎn)權(quán)，2010（5）：54.

[2] Peter M. Brody. Whats in a Nickname？ Or， Can Public Use Create Private Rights？[J]. Official Journal of the International Trademark Association， 2005（6）：1123， 1158-1162.

[3]李明德.美國知識產(chǎn)權(quán)法：第2版[M].北京：法律出版社，2014：506-507.

[4]Barton Beebe. The Semiotic Analysis of Trademark Law[J]. UCLA Law Review， 2004（51）：621-622.

[5]威廉·M·蘭德斯，理查德·A·波斯納.知識產(chǎn)權(quán)法的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)[M]. 金海軍，譯.北京：北京大學(xué)出版社，2006：217.

[6] J. Thomas McCarthy， McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 2：33 （4th ed.）.

[7]羅伯特·P·墨杰斯，彼特·S·邁乃爾，等.新技術(shù)時代的知識產(chǎn)權(quán)法[M]. 齊筠，張清，等，譯. 北京：中國政法大學(xué)出版社，2003.

[8]M.P. McKenna. The Normative Foundations of Trademark Law[J]. Notre Dame L. Rev，2007（82）：1839-1916.

[9] Bone， Hunting Goodwill. A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law[J]. B.U. L. Rev.， 2006（59）：443-473.

[10]鄭艷.商標(biāo)俗稱保護(hù)的研究[D]. 上海：華東政法大學(xué)，2013：21.

[11] 鄧宏光.為商標(biāo)被動使用正名[J]. 知識產(chǎn)權(quán)，2011（7）.

[12]黃匯，謝申文.駁商標(biāo)被動使用保護(hù)論[J].知識產(chǎn)權(quán)，2012（7）：85-86.

[13]高榮林.商標(biāo)權(quán)產(chǎn)生的第三種方式——社會公眾的使用[J].中華商標(biāo)，2012（6）.

[14] Shyamkrishna Balganesh. Quasi-Property： Like， But Not Quite Property[J]. University of Pennsylvania Law Review， 1889.[HT]

本文責(zé)任編輯：林士平