彭興國溫孟斌

論專利代理人參與專利行政訴訟的必要性

彭興國*溫孟斌*

2015年新修訂的《行政訴訟法》對訴訟代理人制度做出調(diào)整，直接導(dǎo)致專利代理人喪失“公民代理”身份參加專利行政訴訟的最后途徑。本文從域外日、美、德等國在專利代理人參與專利行政訴訟的實踐入手，深入分析各國專利行政訴訟制度設(shè)計背后的原因，結(jié)合專利行政訴訟的特點、創(chuàng)新主體的實際需求及當(dāng)前專利代理行業(yè)現(xiàn)狀，提出完善我國專利代理人參加專利行政訴訟制度的建議。

專利行政訴訟 訴訟代理人 專利代理人 行政訴訟法 專利司法審查

專利行政訴訟是指不服國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會所作出的決定而向人民法院即北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起的行政訴訟案件，包括當(dāng)事人不服專利復(fù)審委員會所作出的復(fù)審決定或無效決定而提起的行政訴訟。

根據(jù)《專利法》，我國的專利審查制度包括行政審查和司法審查兩部分。無論是國家知識產(chǎn)權(quán)局的實審部門對專利進(jìn)行的實質(zhì)審查，還是在專利復(fù)審委員會進(jìn)行的復(fù)審程序和無效程序，都是專利行政審查制度的一部分。對行政部門的終局裁決，當(dāng)事人可以提起專利行政訴訟請求司法審查，以判斷專利復(fù)審委員會所作出的決定是否正確、合理、合法，因此專利行政訴訟是屬于專利司法審查制度的一部分。從這個角度來看，專利的司法審查在一定程度上是專利行政審查的延續(xù)，是專利審查公正性和準(zhǔn)確性的最后保障。

專利制度是當(dāng)事人在專利法框架下保護(hù)自己所做發(fā)明成果的制度；而專利審查則是國家行政機(jī)關(guān)站在平衡專利申請人利益和公眾利益的立場上，依據(jù)《專利法》所作的審查。因?qū)＠婕暗亩际莿?chuàng)新的技術(shù)方案，技術(shù)性強(qiáng)、通常比較復(fù)雜，且需要按照法律規(guī)定合理保護(hù)當(dāng)事人的發(fā)明成果，因此當(dāng)事人在專利的行政審查階段，一般通過委托專利代理人來處理專利申請文件的撰寫和專利審查的應(yīng)對工作。

然而在作為專利行政審查延續(xù)程序的司法審查即專利行政訴訟中，當(dāng)事人委托專利代理人參加專利行政訴訟都存在制度障礙，這對提高專利行政訴訟的審理效率、質(zhì)量，保障司法公正是非常不合理的。

我們建議：根據(jù)專利行政訴訟的特點和各國實踐，應(yīng)該允許專利代理人作為訴訟代理人參與專利行政訴訟。

一、《行政訴訟法》的修改簡介

2015年5月1日起施行的新修訂的《行政訴訟法》對訴訟代理人制度作出調(diào)整，第31條第2款明確規(guī)定：

下列人員可以被委托為訴訟代理人：（一）律師、基層法律服務(wù)工作者；（二）當(dāng)事人的近親屬或者工作人員；（三）當(dāng)事人所在社區(qū)、單位以及有關(guān)社會團(tuán)體推薦的公民。

在該次修改之前的原《行政訴訟法》規(guī)定的是：

律師、社會團(tuán)體、提起訴訟的公民的近親屬或者所在單位推薦的人，以及經(jīng)人民法院許可的其他公民，可以被委托為訴訟代理人。

在此次修改之前，作為具有專利申請能力的專利代理人，并不能獨立代理專利行政訴訟，即并不能以專利代理人的身份參加行政訴訟，而是以公民身份代理的，即以“經(jīng)人民法院許可的其他公民”的身份參與訴訟。

然而2015年5月1日起施行的新修訂的《行政訴訟法》中刪除了“經(jīng)人民法院許可的其他公民”，直接導(dǎo)致專利代理人參加專利行政訴訟時喪失了“公民代理”這最后一根稻草。

新《行政訴訟法》施行后，專利代理人能否作為訴訟代理人參加行政訴訟，存在多種意見，各有其理由和背景。2015年8月18日，《最高人民法院關(guān)于新修訂的〈中華人民共和國行政訴訟法〉實施后專利代理人能否繼續(xù)代理專利行政訴訟案件的批復(fù)》〔法（2015）243號〕中規(guī)定，專利代理人經(jīng)中華全國專利代理人協(xié)會推薦，可以在專利糾紛案件中擔(dān)任訴訟代理人。隨著這一批復(fù)的明確，經(jīng)中華全國專利代理人協(xié)會推薦的專利代理人在專利訴訟中接受委托擔(dān)任訴訟代理人有了法律依據(jù)。

筆者認(rèn)為，上述規(guī)定既考慮了專利代理人參加行政訴訟的現(xiàn)實必要性，又兼顧了可能存在的問題。下面筆者試圖從各國對此問題的處理，特別是處理后的本質(zhì)和原則的角度對該問題進(jìn)行分析。

二、域外國家的實踐

我們先看看其他國家在專利司法審查即專利行政訴訟方面的實踐，以借鑒并結(jié)合我國國情來設(shè)計、完善我國專利代理人參加專利行政訴訟制度。

（一）日 本

以同為大陸法系的鄰邦日本為例。日本早在2003年，為配合“知識產(chǎn)權(quán)立國戰(zhàn)略”，就修改了《專利代理人法》，專利代理人不但能夠代理在特許廳進(jìn)行的各種非訴訟業(yè)務(wù)即專利申請文件撰寫、專利審查意見答復(fù)、專利復(fù)審、專利無效等，還可以擔(dān)任關(guān)于審決撤銷之訴等事項的訴訟代理人。

根據(jù)日本《專利代理人法》第6條之一的規(guī)定，專利代理人在專利行政訴訟中有權(quán)代理當(dāng)事人在東京知識產(chǎn)權(quán)高等法院對特許廳長官提起的行政訴訟。

《日本專利法》第178條第1款、《日本實用新型法》第47條第1款、《日本外觀設(shè)計法》第59條第1款規(guī)定的訴訟，知識產(chǎn)權(quán)代理人可以擔(dān)任訴訟代理人。

需要注意的是，在上述規(guī)定中，日本專利代理人是以訴訟代理人的資格代理專利行政訴訟參與專利的司法審查的，而非普通的公民代理，這無疑是肯定了專利代理人作為訴訟代理人的合法資格。

對于如此規(guī)定的理由，日本專利代理人協(xié)會的解釋是考慮到審判的連續(xù)性以及專利行政訴訟的技術(shù)性，即專利行政訴訟涉及復(fù)雜的專業(yè)技術(shù)和專利審查知識，另外考慮到諸多審決被判決撤銷而發(fā)回重審的情況，由專利代理人連續(xù)處理較為適宜。

除此之外，為了配合“知識產(chǎn)權(quán)立國戰(zhàn)略”，提高訴訟效率和訴訟質(zhì)量，保障當(dāng)事人權(quán)益，日本的專利代理人還可以在特定的民事侵權(quán)訴訟中擔(dān)任訴訟代理人。為此，日本采取一系列措施確保獲得民事侵權(quán)訴訟代理權(quán)的專利代理人具有參加訴訟的能力，具體措施有：

（1）專利代理人須經(jīng)過一定時間的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；

（2）專利代理人須通過“特別侵權(quán)訴訟代理”業(yè)務(wù)考試；

（3）須在專利代理人協(xié)會獲得注冊。

可見，在日本，專利代理人既可以獨立地作為訴訟代理人參加專利行政訴訟，也可以獨立地參與專利侵權(quán)的民事訴訟。如此規(guī)定體現(xiàn)了幾個基本原則：

（1）專利訴訟（無論是行政訴訟還是民事訴訟）的技術(shù)性是考量的主要因素；

（2）專利行政訴訟的程序性對于專利代理人不存在任何障礙，專利侵權(quán)民事訴訟的程序性相對于行政訴訟雖有較強(qiáng)的專業(yè)性要求，但是相對于技術(shù)性，其仍舊是次要考量因素，專利代理人經(jīng)過一定時間的培訓(xùn)、考試和適當(dāng)?shù)墓芾硗耆梢詣偃巍?/p>

而特別值得注意的一點是，這種制度的出臺，從國家政策層面考量，是為了配合“知識產(chǎn)權(quán)立國戰(zhàn)略”，這對于提出“知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國”的中國或許頗有借鑒的意義。

（二）德 國

在德國，要取得專利代理人執(zhí)業(yè)資格，需先通過專利代理人資格考試，并在專利代理機(jī)構(gòu)、聯(lián)邦專利法院Patent Court以及專利局實習(xí)后，方可獲得在聯(lián)邦專利局執(zhí)業(yè)的專利代理人執(zhí)業(yè)資格。

在德國專利司法體系下，侵權(quán)和無效訴訟分別由不同的法院進(jìn)行一審，其中德國的聯(lián)邦專利法院審理一審的無效訴訟和不服德國專利商標(biāo)局所作出行政決定的訴訟，可以類比于中國不服專利行政機(jī)關(guān)而提起的專利行政訴訟。而在德國的聯(lián)邦專利法院的訴訟，作為有執(zhí)業(yè)資格的專利代理人，是可以作為訴訟代理人代理當(dāng)事人在聯(lián)邦專利法院對專利的司法審查。而對于專利的侵權(quán)民事訴訟，專利代理人可以和律師共同作為訴訟代理人。

德國作為一個擁有悠久且成熟專利體系的國家，承認(rèn)專利代理人在聯(lián)邦專利法院的訴訟代理人資格非常值得我們借鑒和思考。筆者認(rèn)為，其背后的原因，無非是（類）專利行政訴訟①用“（類）專利行政訴訟”與中國的專利行政訴訟有略微差別，用在此處為與中國的專利行政訴訟加以區(qū)別。以技術(shù)和專業(yè)性為主要訴求，而法律的程序性相應(yīng)要求不高，或者至少專利代理人對此類訴訟的程序性本身就比較熟悉（因為專利代理人是要求在聯(lián)邦專利法院有實習(xí)經(jīng)驗的）。

（三）美 國

在知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)高度發(fā)達(dá)的美國，專利代理執(zhí)業(yè)人員分為專利代理人和專利律師。專利代理人通過專利代理人資格考試后，在美國專利商標(biāo)局申請并符合注冊條件，則成為實際從事專利代理事務(wù)的執(zhí)業(yè)者。而美國法律體系要求，能代理訴訟業(yè)務(wù)的專利律師，不僅要滿足專利代理人的條件，而且要進(jìn)一步取得任何美國聯(lián)邦法院或某個州的律師執(zhí)業(yè)資格。

當(dāng)事人如不服美國專利商標(biāo)局的專利審判復(fù)審委員會PTAB所作的決定，可以上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院，這類案件可以類比于中國的專利行政訴訟。在美國的專利行政訴訟案件中，具有美國聯(lián)邦法院的律師執(zhí)業(yè)資格的專利律師是可以獨立參與訴訟代理的，但是專利代理人卻無法獨立參與此類訴訟。

如此安排的由來，主要是因為美國獨特的聯(lián)邦和州法院對律師執(zhí)業(yè)資格的要求及美國獨特的專利司法審查程序。美國聯(lián)邦和各個州的民事司法程序都各有差異，如果不具備相應(yīng)州的執(zhí)業(yè)資格，無法給法院和當(dāng)事人以足夠的信心。也就是說，在美國的此類訴訟中，除了技術(shù)和專業(yè)的要求之外，對程序性的要求也比較高。而從另外一個角度分析，由于專利律師通常都具備技術(shù)和法律雙重背景，而一個非專利律師通常是不會單獨代理專利侵權(quán)或無效訴訟的，這也恰恰證明了此類訴訟中，技術(shù)和專業(yè)知識是一個基礎(chǔ)性要求。

從日本、德國、美國這些國家的實踐，我們可以發(fā)現(xiàn)：在域外國家，代理專利行政訴訟案件的代理人，普遍都要求有專利業(yè)務(wù)的處理能力、具有專利代理人的執(zhí)業(yè)資格。只是在具體制度設(shè)計上有所不同，主要有兩種模式：

模式1，如大陸法系的日本、德國，專利代理人以訴訟代理人的資格代理專利行政訴訟的。

模式2，如英美法系的美國，有資格代理專利行政訴訟的專利律師，也是以具備專利代理人的執(zhí)業(yè)資格為前提條件；只是由于美國本身司法體系的特點，對在美國聯(lián)邦巡回上訴法院代理專利行政訴訟的專利律師還需要具有美國聯(lián)邦法院的律師執(zhí)業(yè)資格。

綜合上述，有兩點可以總結(jié)：

（1）（類）專利行政訴訟，技術(shù)和專業(yè)知識是基礎(chǔ)，某種程度上是主要考量對象，其次才是程序性要求。

（2）知識產(chǎn)權(quán)體系發(fā)展比較成熟的大陸法系國家通常允許專利代理人獨立作為訴訟代理人參與（類）專利行政訴訟。

三、專利行政訴訟的特點

如前所說，在知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)高度發(fā)達(dá)，制度完善的美、日、德都要求代理專利行政訴訟案件的代理人具有專利代理人的執(zhí)業(yè)資格，這樣的制度安排不得不說與專利行政訴訟的特點密切相關(guān)。

專利制度是當(dāng)事人針對自己發(fā)明的、創(chuàng)新的技術(shù)方案，在專利法框架下保護(hù)自己所作出的發(fā)明成果的制度。因此專利行政訴訟的重要特點就是技術(shù)性。通常來說，專利行政訴訟的審理內(nèi)容經(jīng)常涉及對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷男路f性、創(chuàng)造性等問題的判斷，這既涉及對專利所涉及發(fā)明的技術(shù)方案的深入理解，又涉及專利審查相關(guān)法律規(guī)定的具體把握。

以創(chuàng)造性為例，通常是在分析專利申請文件和相關(guān)對比文件的基礎(chǔ)上，找出技術(shù)上的區(qū)別技術(shù)特征并需要站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度加以判斷。這不僅需要結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員所知曉和應(yīng)當(dāng)知曉的技術(shù)內(nèi)容，還需要具備本領(lǐng)域技術(shù)人員相應(yīng)的認(rèn)知能力和認(rèn)知水平。

正是由于內(nèi)容技術(shù)性這一特點，就需要兼具有技術(shù)背景和法律背景的專利代理人參與專利行政訴訟，才能在專利行政訴訟程序中使得技術(shù)事實的調(diào)查更加清楚，當(dāng)事人的訴求更加明確。如果法官是非所涉技術(shù)領(lǐng)域的人員，對技術(shù)問題很難理解；在這種情況下如果再不允許專利代理人參加行政訴訟，就不利于案件的及時審理以及糾紛的妥善解決。

多年以來的實踐也表明，對于專利行政糾紛，尤其是在北京知識產(chǎn)權(quán)法院（北京市第一中級人民法院）、北京市高級人民法院以及最高人民法院受理的專利復(fù)審和無效行政糾紛中，專利代理人對所涉技術(shù)問題以及對專利法的理解，相比其他類型的代理人，有較大的優(yōu)越性，不僅更容易讓法官了解技術(shù)問題，而且在對專利法法條的理解和適用思路上也較為清晰。這樣能極大提高專利行政訴訟的審理效率、審理質(zhì)量，也是司法公正的重要保障。

四、專利代理人的專業(yè)價值

美、日、德都要求代理專利行政訴訟案件的代理人具有專利代理人的執(zhí)業(yè)資格，也是考慮了專利代理人的專業(yè)價值。

如前所說，當(dāng)事人在專利的行政審查階段，一般通過委托專業(yè)的專利代理人來處理專利申請文件的撰寫和專利審查的應(yīng)對工作。正如《專利法》第19條第1款、第2款規(guī)定：

在中國沒有經(jīng)常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務(wù)的，應(yīng)當(dāng)委托依法設(shè)立的專利代理機(jī)構(gòu)辦理。

中國單位或者個人在國內(nèi)申請專利和辦理其他專利事務(wù)的，可以委托依法設(shè)立的專利代理機(jī)構(gòu)辦理。

除了專利申請文件的撰寫，專利申請過程中的意見陳述、申請文件修改等工作也多數(shù)由專利代理人承擔(dān)。至于專利復(fù)審請求、專利無效宣告請求及專利被第三方提無效請求后的應(yīng)對，這些都是比專利申請文件撰寫、審查意見答復(fù)更為復(fù)雜、更為專業(yè)的工作。絕大多數(shù)當(dāng)事人都是委托更為專業(yè)、資深的專利代理人來參與的。

作為專利行政審查延續(xù)的專利行政訴訟，與專利申請、專利審查、專利授權(quán)和專利確權(quán)程序都是緊密聯(lián)系，對專利申請文件的理解、權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋、現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)啟示判斷等都涉及專利行政審查程序的相關(guān)環(huán)節(jié)，而在禁止反悔原則的法律適用等方面更是與專利申請文件的記載、專利行政審查環(huán)節(jié)的意見陳述等直接相關(guān)，因此專利代理人參與專利行政訴訟是必須的，而且具有無可比擬和無法替代的優(yōu)勢。

從我國專利制度建立的1980年起至今的30多年來，我國專利的行政審查業(yè)務(wù)，絕大部分都是當(dāng)事人委托專利代理機(jī)構(gòu)和專利代理人來處理的，其原因在于：中小企業(yè)或個人，由于專業(yè)能力的欠缺，為更好地保護(hù)自己的發(fā)明創(chuàng)造，當(dāng)事人一般都委托專利代理人；而作為大企業(yè)，由于專利申請量比較大，也通常是委托專利代理人。

而專利一旦進(jìn)入司法審查即專利行政訴訟，因案件專業(yè)、復(fù)雜，且對當(dāng)事人的業(yè)務(wù)影響巨大，當(dāng)事人則更為重視，更希望由更有專業(yè)能力的人員來代理。我國30多年的司法實踐也表明，當(dāng)事人通常都是委托業(yè)界最為專業(yè)、最為資深的專利代理人來代理專利行政訴訟。國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展已有30多年，已經(jīng)培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的專利代理人隊伍。據(jù)統(tǒng)計，截至到2016年9月30日，我國專利代理機(jī)構(gòu)共1 457家，執(zhí)業(yè)專利代理人共14 795人，而且這個數(shù)量還在持續(xù)增加，由于個人發(fā)明人對相關(guān)專利法律的不熟悉和大多數(shù)申請人出于成本等考慮，大部分專利申請、復(fù)審、無效已經(jīng)在過去數(shù)十年的發(fā)展中形成了委托專利代理人的行業(yè)慣例，而且隨著國內(nèi)申請量的大幅攀升，這個趨勢只會持續(xù)加強(qiáng)。因此，我們更是無法不顧過去30多年專利訴訟的當(dāng)事人已經(jīng)養(yǎng)成的長期委托專利代理人的作業(yè)習(xí)慣，完全關(guān)死這扇大門。

但是必須指出的是，當(dāng)前國內(nèi)的專利代理人的水平參差不齊，存在一些專業(yè)能力和服務(wù)水平有待提高的專利代理人。在這種情況下，如何對代理專利行政訴訟的專利代理人進(jìn)行把控也是一個需要考慮的問題，相關(guān)的行業(yè)協(xié)會在其中可能就要承擔(dān)一定的職責(zé)，而在最高人民法院的這個批復(fù)中要求經(jīng)過中華全國代理人協(xié)會推薦無疑是一種值得推崇的方式。

五、建 議

如前所述，一方面由于作為專利行政審查延續(xù)的專利行政訴訟，與專利申請、專利審查、專利授權(quán)和專利確權(quán)程序都是緊密聯(lián)系；另一方面因?qū)＠姓V訟的技術(shù)性等特點，需要兼具有技術(shù)背景和法律背景的專利代理人參與。

考慮我國從專利制度施行至今30多年的實踐，再結(jié)合日本、德國、美國等國的制度設(shè)計和實踐，最高人民法院關(guān)于專利代理人參與專利行政訴訟的批復(fù)應(yīng)該是契合了業(yè)界需求、也符合現(xiàn)實情況，既允許專利代理人作為訴訟代理人參與，也依靠中華全國代理人協(xié)會的推薦保證專利代理人的質(zhì)量。

需要說明的是，如果僅允許專利代理人以公民代理的身份來參與專利行政訴訟，由于公民代理通常是非營利性質(zhì)的，這無疑無法體現(xiàn)專利代理人的專業(yè)價值，也和我國的具體情況和其他各國實踐相悖。試想，作為專利行政訴訟在先程序的專利行政審查中，當(dāng)事人通常與專利代理人之間以市場價格訂立合同、由專利代理人提供服務(wù)；而在專業(yè)要求更高的專利行政訴訟程序中，專利代理人只能以公民身份免費代理，這明顯與實踐相悖，是不合理的，也不符合市場規(guī)律。

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