李良孔王秋麗

從提前公開的優(yōu)先權(quán)文件對在后申請的影響
來談要求提前公開、優(yōu)先權(quán)的注意事項

李良孔*王秋麗*

本文就發(fā)明專利申請以提前公開的在先中國專利申請為基礎(chǔ)要求國內(nèi)優(yōu)先權(quán)時，可能出現(xiàn)優(yōu)先權(quán)不成立而對在后申請的授權(quán)產(chǎn)生影響的問題進行了探討。對該問題產(chǎn)生的原因、如何規(guī)避以及可能的補救途徑進行了分析，以期避免因該類問題的出現(xiàn)而導(dǎo)致申請人的權(quán)利喪失。

優(yōu)先權(quán) 國優(yōu)視撤 提前公開 創(chuàng)造性

一、引 言

優(yōu)先權(quán)制度源于1883年的《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，其主要是因在先申請原則而設(shè)立的。①尹新天.中國專利法詳解［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011：381，386.②吳離離.專利優(yōu)先權(quán)制度的作用和對它的認(rèn)識誤區(qū)［J］.中國發(fā)明與專利.2011（6）：82-85.起初由于專利的地域性特點，一旦確定了專利的申請日，其只在申請國的地域有效；申請人如果想在他國得到專利保護就必須另行向他國申請專利，重新確定申請日，由于先申請原則的存在其專利性也會受到影響。因此，對于一個具有國際市場競爭力的發(fā)明創(chuàng)造，申請人就必須同時向多個國家提出專利申請。但是由于各個國家的申請語言不同且整體申請成本巨大，這就需要申請人準(zhǔn)備、翻譯專利申請文件以及對具體申請國家作合理評估，再同時辦理申請手續(xù)，這顯然會影響申請的時效性?；谏鲜鲈?，為了沖破專利地域性對先申請原則的束縛，使得成員國申請人在公約框架下，在他國也享受國民待遇，優(yōu)先權(quán)制度作為一種程序性的法律制度應(yīng)運而生。

隨著優(yōu)先權(quán)制度的發(fā)展，我國于1992年修改《專利法》時增加了本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，形成了外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)兩種形式?！秾＠ā穼?yōu)先權(quán)的規(guī)定，使得優(yōu)先權(quán)在鼓勵搶先申請、加快研究進程、減輕申請人經(jīng)濟負(fù)擔(dān)、專利申請類型種類間轉(zhuǎn)換、完善專利申請等方面作用得到凸顯；③王曉先，黃亦鵬.錯誤解讀本國優(yōu)先權(quán)制度的原因分析及立法建議［J］.知識產(chǎn)權(quán).2012（1）：58-63.④孫向民，叢珊.淺析專利申請中的本國優(yōu)先權(quán)［C］//2013年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨第四屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文匯編第四部分，2013：1-8.⑤張建山.巧用優(yōu)先權(quán)原則［J］.中國發(fā)明與專利.2008（1）：54-55.使得越來越多的申請人在專利申請中要求優(yōu)先權(quán)。

二、因優(yōu)先權(quán)不成立而出現(xiàn)的問題

在實際審查工作中遇到了一件以提前公開的在先申請為基礎(chǔ)要求優(yōu)先權(quán)，但優(yōu)先權(quán)不成立的案例。在后專利申請A（下稱“申請A”）申請日為2013年8月28日，其要求了申請日為2013年5月29日在先申請B（下稱“申請B”）的優(yōu)先權(quán)，而申請B請求提前公開，并于2013年8月21日被公開（如圖1），使得申請B成為了申請A的PX文件。

圖1

在實質(zhì)審查進行優(yōu)先權(quán)核實時，審查員發(fā)現(xiàn)申請A要求保護的技術(shù)方案相對于申請B已經(jīng)作了修改。這里的修改包括方法參數(shù)等多項內(nèi)容，且修改后的技術(shù)方案既沒有在申請B中明確記載，也不能從申請B所公開的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定得出，從而導(dǎo)致申請A優(yōu)先權(quán)不成立；同時，申請B的提前公開，使其成為可以評述申請A創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)，因此審查員以申請B作為X類對比文件評述了在后申請的創(chuàng)造性。最終，由于申請人無法克服該缺陷，該專利申請失去授權(quán)前景。

三、產(chǎn)生該現(xiàn)象的原因分析

在提出申請B時，申請人要求提前公開的原因是為了加快審查進度，希望盡早獲得專利授權(quán)；而申請人通過要求優(yōu)先權(quán)的方式提出申請A，是為了對申請B中的技術(shù)方案進行完善。但是在同時使用提前公開和優(yōu)先權(quán)時卻最終導(dǎo)致了申請人權(quán)利的喪失。我們從以下幾個方面對產(chǎn)生該現(xiàn)象的原因進行分析。

1.優(yōu)先權(quán)的審查

在申請人提交專利申請并要求優(yōu)先權(quán)后，會經(jīng)過初步審查和實質(zhì)審查兩個階段。但在這兩個階段中對于優(yōu)先權(quán)的審查要求是存在差異的，所得出的結(jié)論也可能是不同的。

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）規(guī)定，在優(yōu)先權(quán)初步審查時，僅審查在后申請與在先申請的主題是否明顯不相關(guān)，而不審查實質(zhì)內(nèi)容是否一致。⑥國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：32-33，226-227.而本文所討論的申請A和申請B兩者主題符合該規(guī)定，因此初審審查員得出的結(jié)論是“優(yōu)先權(quán)成立”。

但在優(yōu)先權(quán)實質(zhì)審查時，需要核實在后申請與在先申請的實質(zhì)內(nèi)容是否一致。根據(jù)《專利法》第29條的規(guī)定，這里主要是指對“相同主題”的審查；而《專利審查指南》（2010版）規(guī)定：所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實用新型；但這里的相同并不意味著在文字記載或者敘述方式上完全一致。判斷時，首先將在先專利申請文件作為一個整體分析研究，只要在先申請所公開的全部內(nèi)容，包括說明書、附圖和權(quán)利要求書，清楚地記載了在后申請權(quán)利要求的技術(shù)方案即可。①⑥⑦周雷鳴.淺談判斷優(yōu)先權(quán)成立的條件［N］.中國知識產(chǎn)權(quán)報.2013-10-09（011）.在實際審查中，對于相同主題的判斷方式與新穎性相似，不同之處在于其排除了上下位概念、重疊的數(shù)值范圍和慣用手段替換的情況。因此，基于本文案例的情況，由于申請人對在后申請A技術(shù)方案的修改使得其相對于在先申請B并非相同主題，從而實質(zhì)審查階段的結(jié)論是“優(yōu)先權(quán)不成立”。

2.對在先申請國優(yōu)視撤的規(guī)定

《專利法實施細(xì)則》第32條第3款規(guī)定：申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?，即我國法律明確規(guī)定了在先申請的視撤制度?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）中也規(guī)定：申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合規(guī)定的，審查員應(yīng)當(dāng)對在先申請發(fā)出視為撤回通知書，其在先申請自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?；且被視為撤回的在先申請不得請求恢?fù)。⑥

基于本文案例的情況，由于優(yōu)先權(quán)初步審查給出了“優(yōu)先權(quán)成立”的結(jié)論，在先申請被視為撤回，且處于不得請求恢復(fù)的國優(yōu)視撤狀態(tài)。因此，即使在該申請A因優(yōu)先權(quán)不成立而不具備授權(quán)前景的情況下，申請人也不能通過請求恢復(fù)的方式來重新獲得在先申請B的權(quán)利。

3.提前公開的影響及實質(zhì)審查中對修改超范圍、創(chuàng)造性審查

在先申請請求了提前公開，而優(yōu)先權(quán)實質(zhì)審查給出了“優(yōu)先權(quán)不成立”的結(jié)論，使得申請B成為申請A的現(xiàn)有技術(shù)，從而影響申請A的創(chuàng)造性。當(dāng)然，申請人也曾嘗試通過修改在后申請A的方式以謀求其優(yōu)先權(quán)成立，但是很明顯這種修改方式對于該在后申請A來講超出了原始記載，是不被允許的，因此不能成為克服創(chuàng)造性缺陷的修改方式。

綜合上述幾方面的因素可以看出，申請人在現(xiàn)有框架下無法通過有效的途徑來走出權(quán)利喪失的困境（如圖2所示）。

圖2

四、如何避免此類問題的出現(xiàn)

1.關(guān)于請求提前公開的相關(guān)問題

關(guān)于提前公開，《專利法》第34條規(guī)定：“國務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合本法要求的，自申請日起滿十八個月，即行公布。國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人的請求早日公布其申請”。《專利法實施細(xì)則》第46條規(guī)定：“申請人請求早日公布其發(fā)明專利申請的，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院專利行政部門聲明。國務(wù)院專利行政部門對該申請進行初步審查后，除予以駁回的外，應(yīng)當(dāng)立即將申請予以公布。”

在實際專利申請中，相當(dāng)多的國內(nèi)申請人迫切希望自己的專利申請盡快獲得授權(quán)，因此會在提交申請的同時提交提前公開請求和實質(zhì)審查請求。確實提前公開具有較多的好處，諸如有利于加快專利申請的審查進程，配合專利產(chǎn)品上市有助于宣傳推廣、占領(lǐng)市場等商業(yè)行為的開展，延長專利申請臨時保護的時間，或是出于專利防御戰(zhàn)略的考慮來提前公開專利申請。⑧張建山.發(fā)明專利申請早期公開的利與弊［J］.中國發(fā)明與專利.2008（10）：53-54.

但其實提前公開是一把雙刃劍，其自身的弊端同樣會帶來很多副作用。⑨程淼.從專利代理角度談生物醫(yī)藥企業(yè)如何更有效地運用專利制度［C］//中華全國專利代理人協(xié)會成立20周年慶祝大會暨學(xué)術(shù)論壇會議論文集，2008：1-10.⑩劉佳芳.提前公開專利申請之利弊［J］.發(fā)明與創(chuàng)新.2012（8）：43.?? 張宇峰.專利申請中提前公開的弊與利［J］.中國發(fā)明與專利.2007（6）：32-33.首先，提前公開提前暴露企業(yè)的專利情報，不僅使專利申請的內(nèi)容將喪失通過撤回而作為技術(shù)秘密繼續(xù)保留的可能，而且還給競爭對手避開其專利提供了可能，或者為競爭對手盡快阻止其專利授權(quán)提供了信息；其次，如果是對核心技術(shù)的單純基礎(chǔ)專利使用提前公開，可能會導(dǎo)致外圍專利的包圍；再次，提前公開會對申請人自身后續(xù)研究的專利保護產(chǎn)生障礙，或?qū)ι暾垏鈱＠麕砝щy。最后，提前公開會對后續(xù)專利申請造成不利影響，出現(xiàn)類似本文案例的現(xiàn)象。綜上，其實原本存在的18個月保密期對很多專利申請來說是必要的，它給了申請人更多的選擇權(quán)。

從另一個側(cè)面來看，其實PCT體系中也有類似提前公開制度的存在，但其使用比例極低，這是因為具有豐富專利申請經(jīng)驗的跨國企業(yè)，對提前公開可能帶來的影響有一個清醒的認(rèn)識和充分的評估。?? 尤一名，張嘉凱.淺析在先優(yōu)先權(quán)文件提前公布以及優(yōu)先權(quán)有效性對在后國際專利申請的影響［G］//中華全國專利代理人協(xié)會.提升知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)能力促進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略：2014年中華全國專利代理人協(xié)會年會第五屆知識產(chǎn)權(quán)論壇優(yōu)秀論文集.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2014：51-60.因此，建議國內(nèi)申請人在要求提前公開請求時一定要非常謹(jǐn)慎，避免對該規(guī)則不正確使用而帶來負(fù)面影響。

2.要求優(yōu)先權(quán)時在后申請的撰寫注意事項

優(yōu)先權(quán)通常被認(rèn)為是可以用來對專利申請文件進行改進、完善的一種手段。對于部分發(fā)明申請，可能還需要進一步增加或修改內(nèi)容，那么可以通過要求優(yōu)先權(quán)的方式撤回在先申請，而以更新的版本提交并保留在先申請的申請日。?? 于莉，歐陽雪宇，歐陽石文.淺議優(yōu)先權(quán)與在后申請的完善［C］//2014年中華全國專利代理人協(xié)會年會第五屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文（第三部分），2014：1-8?? 邢素軍.企業(yè)專利申請中如何巧用國內(nèi)優(yōu)先權(quán)［J］.法治與經(jīng)濟旬刊，2011（11）：72-73.當(dāng)然，本文所討論案例的申請人也是出于這樣的想法而提出優(yōu)先權(quán)請求的。

但是，相同主題是優(yōu)先權(quán)成立的關(guān)鍵。因此，申請人想通過增加、修改技術(shù)特征來完善專利申請文件時，首先要保證在后申請中要求優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案在在先首次申請中記載；所增加的內(nèi)容可以是對技術(shù)方案進一步優(yōu)化改進的附加技術(shù)特征，可以是支持權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案具有有益效果的試驗數(shù)據(jù)，還可以是和在先申請具有單一性的屬于不同類別的技術(shù)方案，但仍要保證基礎(chǔ)技術(shù)方案的存在以保證至少部分優(yōu)先權(quán)成立；也就是說如果增加了新的特征形成新的技術(shù)方案或增加了全新的技術(shù)方案，應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃好各技術(shù)方案的關(guān)系，爭取最大限度地享有部分優(yōu)先權(quán)。

而特別需要注意的是，由于通過修改技術(shù)特征的方式來完善技術(shù)方案時，可能會導(dǎo)致“相同主題”不同而使得優(yōu)先權(quán)不能成立，因此需要特別謹(jǐn)慎。

3.對于優(yōu)先權(quán)審查影響申請人權(quán)利的解決建議探討

如果實審審查員檢索到P類文獻后經(jīng)詳細(xì)核實本國優(yōu)先權(quán)并作出優(yōu)先權(quán)不成立的結(jié)論，而此時在先申請已經(jīng)視為撤回且不能恢復(fù)，且在后申請又不能享受優(yōu)先權(quán)。這就導(dǎo)致在先申請不能繼續(xù)接受審查獲得專利權(quán)，而在后申請又不能享受較早的申請日，甚至因此其新穎性、創(chuàng)造性也受到影響。雖然這是小概率事件，但這種情況確實存在，而且一旦出現(xiàn)則申請人很難作出有效救濟。而是否可以通過對現(xiàn)有制度規(guī)定進行修正、微調(diào)的方式來實現(xiàn)突破是個值得探討的問題。

其實，真正要對優(yōu)先權(quán)作出核實是一個涉及實體問題的過程，即便初審審查員為了避免上述現(xiàn)象出現(xiàn)而在標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行上采取從嚴(yán)處理，但仍不可能像實審審查員那樣對實體的問題一一作出判斷，這就意味著從審查方式解決該問題并不是理想的途徑。

《專利審查指南》（2010版）作出“被視為撤回的在先申請不得請求恢復(fù)”的規(guī)定，是為了避免因申請人請求恢復(fù)在先申請而可能會帶來潛在重復(fù)授權(quán)等風(fēng)險。但是否可以在《專利法實施細(xì)則》或《專利審查指南》（2010版）中作出更加細(xì)化的規(guī)定？比如：（1）將視為撤回的時間延后，修改為自實質(zhì)審查階段做出優(yōu)先權(quán)成立決定之日起視為撤回；或（2）將視為撤回的時間延后，類似日本優(yōu)先權(quán)制度中規(guī)定的在先申請作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的自申請日起滿15個月起視為撤回，給申請人一個考慮期；或（3）在《專利審查指南》（2010版）中分為在后申請優(yōu)先權(quán)成立和優(yōu)先權(quán)不成立兩種情形作出不同的規(guī)定：如果優(yōu)先權(quán)成立，則被視為撤回的在先申請不得請求恢復(fù)；而經(jīng)核實優(yōu)先權(quán)不成立后，則允許被國優(yōu)視撤的在先申請請求恢復(fù)，且允許提出恢復(fù)的期限節(jié)點是收到實質(zhì)審查所作出優(yōu)先權(quán)不成立決定的某段時間內(nèi)。

但優(yōu)先權(quán)并非任何情況都需要核實，只有在實質(zhì)審查員檢索到P類文件時才進行的，因此，這就給上述第（1）種方式帶來操作障礙，相比較而言，第（2）種和第（3）種方式可操作性更強。而且第（3）種方式僅需對專利審查指南做出適應(yīng)性修改，成本較低也更易實現(xiàn)。如果這種方式真的可行而不會對其他程序帶來不利影響，那么有可能成為申請人對自己權(quán)利實現(xiàn)救濟的有效途徑。

五、結(jié) 語

雖然，我們也希望有可能通過對現(xiàn)有制度的完善或調(diào)整來給申請人更多的救濟途徑，實現(xiàn)申請人利益最大化，但是更要提醒申請人，鑒于提前公開制度的利弊，在選擇提前公開與否的同時，應(yīng)該結(jié)合實際情況，從長遠(yuǎn)角度、多方面綜合考量，應(yīng)慎重作出決定而不是盲目選擇提前公開。另外，對于要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的撰寫也要十分謹(jǐn)慎，以保證優(yōu)先權(quán)制度確實可以給自己帶來益處。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。