柴春英

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京　100088）

專利申請文件修改的整體考量

柴春英

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京100088）

是否“能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定”是判斷專利文件的修改是否符合專利法第33條的規(guī)定的一個(gè)難點(diǎn)。本文結(jié)合兩件具體案例說明技術(shù)方案的整體考量在該判斷過程中的重要性。

修改；專利法第33條；技術(shù)方案；整體考量

1　概述

專利申請文件自提交申請后，在后續(xù)過程中常常出現(xiàn)需要申請人對專利申請文件進(jìn)行修改的情形，究其原因主要有以下兩方面：第一，由于申請人自身在提交申請時(shí)對現(xiàn)有技術(shù)或?qū)＠贫鹊牧私獠粔蛉?，?dǎo)致申請日提交的申請文件沒能充分地表達(dá)申請人的意圖；第二，由于申請日提交的文件存在缺陷而進(jìn)行的針對性修改，包括實(shí)質(zhì)審查、復(fù)審及無效過程中針對被發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行的相應(yīng)修改；當(dāng)然也包含申請人發(fā)現(xiàn)申請存在的明顯缺陷而提出的主動修改。但是無論哪一種情形，申請人對申請文件的修改程度必然要受到一定約束，作為一個(gè)原則，凡是對說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書作出不符合專利法第33條規(guī)定的修改，均是不允許的。

具體地說，如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。這里所說的申請內(nèi)容，是指原說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，不包括任何優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容。修改內(nèi)容明確記載在原說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書內(nèi)容中的情形比較容易進(jìn)行判斷。但是，在具體案例中往往涉及到使用是否“能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定”來進(jìn)行判斷的情形，由于修改涉及的情形千差萬別，因此該判斷的過程常常不是涇渭分明的，如何把握是否“能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定”成為一個(gè)難點(diǎn)。首先，應(yīng)當(dāng)明確“直接地、毫無疑義地”的含義。有觀點(diǎn)認(rèn)為，從字面上理解，“直接”的含義是指“不經(jīng)過中間事物的”，與“間接”相對，在這里，“直接地確定的內(nèi)容”應(yīng)當(dāng)是無需其他證據(jù)材料或工具等輔助，僅依賴本領(lǐng)域技術(shù)人員自身所具備的專業(yè)知識推導(dǎo)出的內(nèi)容，包括有相應(yīng)文字記載以及隱含的內(nèi)容；“毫無疑義”即指可以明確確定，不會有第二種解釋。就上述解釋可知，只有同時(shí)滿足“直接地”和“毫無疑義地”兩個(gè)條件，才能使修改后所呈現(xiàn)的技術(shù)方案的內(nèi)容在原說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書記中進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的記載。而后，需要明確“直接地、毫無疑義地”確定的依據(jù)是“原說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容”。這里說明書和權(quán)利要求書通過文字表達(dá)來呈現(xiàn)申請人提出的技術(shù)方案，該技術(shù)方案是一個(gè)由技術(shù)特征構(gòu)成有機(jī)整體。對技術(shù)特征的理解直接決定了技術(shù)方案所限定的范圍的確定，準(zhǔn)確理解技術(shù)特征的含義，不僅應(yīng)明晰其文字含義，還應(yīng)將其放在發(fā)明技術(shù)方案的整體背景下，將該技術(shù)特征作為技術(shù)方案的有機(jī)組成部分進(jìn)行整體考量。涉及到修改具體技術(shù)特征所依據(jù)的內(nèi)容也不應(yīng)當(dāng)僅僅停留于對該技術(shù)特征的文字表達(dá)，即使原說明書和原權(quán)利要求書中存在一致性的表述，也不意味著該修改后的內(nèi)容必然符合專利法第33條的規(guī)定；通常在這種情況下，將修改部分融在其所在的技術(shù)方案中來看待其修改后的范圍，并將原說明書/原權(quán)利要求書所記載的技術(shù)方案作為一個(gè)整體構(gòu)成修改的依據(jù)來考量修改是否符合專利法第33條的規(guī)定更為合理和有效。下面結(jié)合兩個(gè)具體的案例來說明技術(shù)方案的整體考量在該判斷過程中的重要性。

2　案例介紹

案例一涉及一種半導(dǎo)體器件的制造方法，其所要解決的技術(shù)問題是：AlGaAs/InGaAs延伸界面上大量碳的沉積，造成電流增益截止頻率的下降。該申請使用在生長包含In的化合物半導(dǎo)體結(jié)晶層后，暫時(shí)停止包含As的全部供給，在基片溫度上升到In的再蒸發(fā)開始溫度以上后，生長與包含In的所述化合物半導(dǎo)體不同的半導(dǎo)體結(jié)晶層；由此在短時(shí)間內(nèi)蒸發(fā)剩余In，降低作為在生長停止中累積的雜質(zhì)碳。在該案的審查過程中，申請人將該案說明書第3頁第31-32行和第4頁第22-23行“如果到達(dá)設(shè)定溫度，那么同時(shí)開始Al、Ga、In、As的供給，生長Si摻雜AlGaAs電子供給層”中的In修改Si。該案的原權(quán)利要求書沒有與之相關(guān)的記載，說明書記載的內(nèi)容成為修改的重要依據(jù)，但是，上述修改恰恰涉及具體實(shí)施例中技術(shù)細(xì)節(jié)的改變。從文字表述來看，修改后的技術(shù)特征與原權(quán)利要求書和說明書中的相應(yīng)技術(shù)特征明顯不同，但是在該申請的技術(shù)方案中，包含了生成AlGaAs層和InGaAs層的步驟。從說明書整體上看，本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠清楚地知道：為了生成InGaAs，需要供給的是In、Ga、As；當(dāng)生成了InGaAs后，進(jìn)行AlGaAs的生成工序，此時(shí)需要供給的是Al、Ga、As，而沒有In；如果需要生成Si摻雜AlGaAs，當(dāng)然除了供給Al、Ga、As外，還需供給Si。對于原始說明書第3頁第31-32行和第4頁第22-23行中“如果到達(dá)設(shè)定溫度，那么同時(shí)開始Al、Ga、In、As的供給，生長Si摻雜AlGaAs電子供給層14”，從說明書整體看，此處所要生長的為“Si摻雜AlGaAs層”，它不包含In，因此供給的材料中不應(yīng)當(dāng)有In，同時(shí)該結(jié)晶層是Si摻雜的，因此供給的材料中還應(yīng)當(dāng)包括Si。因此，本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員從技術(shù)方案的整體上考量，能夠清楚地知道，上述記載的“Al、Ga、In、As”存在明顯的錯(cuò)誤，惟一的正確的記載應(yīng)為“Al、Ga、Si、As”?？梢姡f明書中對上述部分的修改是本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能從說明書的整體及上下文看出的惟一的正確答案。雖然該案中修改后的內(nèi)容與原說明書中的表述明顯不同，但是在該案所屬的技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，通過對說明書中記載的技術(shù)方案整體進(jìn)行考量，能夠得出申請人對該案的上述修改是能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定的結(jié)果。因此，雖然該案例中，修改后的內(nèi)容與原說明書的表述不同，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員從說明書記載的技術(shù)方案整體考量，能夠明確得出該修改符合專利法第33條的規(guī)定。

案例二涉及一種用于合成丙烯酸酯的方法。申請人在該案的審查過程中，對權(quán)利要求書進(jìn)行修改，將原從屬權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征“該第三步酯化反應(yīng)在60-90℃的溫度和在1.2×105Pa-2×105Pa的壓力下在酸性催化劑存在下進(jìn)行，其中該反應(yīng)在均勻的單相介質(zhì)中發(fā)生，或者酸性固體催化劑存在時(shí)進(jìn)行，在這種情況下，該反應(yīng)在非均勻的兩相介質(zhì)中進(jìn)行”加入到獨(dú)立權(quán)利要求1中；同時(shí)增加了新的從屬權(quán)利要求2，其內(nèi)容如下“2.根據(jù)權(quán)利要求1的方法，特征在于丙烯酸酯是丙烯酸2-乙基己基酯，馬來酸酐的含量低于40 ppm”。上述修改中將從屬于權(quán)利要求1的權(quán)利要求2中記載的附加技術(shù)特征加入到原權(quán)利要求1中的修改符合專利法第33條的規(guī)定。但是對于新的權(quán)利要求2，其中技術(shù)特征“馬來酸酐的含量低于40 ppm”的修改依據(jù)是說明書第13頁實(shí)施例4中相應(yīng)的記載。從文字表達(dá)來看，該技術(shù)特征記載在原說明書中，這是否就說明該修改符合專利法第33條的規(guī)定呢？在下結(jié)論之前，還需要進(jìn)一步分析才能夠確定。根據(jù)說明書第13頁實(shí)施例4中相應(yīng)的記載，實(shí)施例4涉及丙烯酸2-乙基己基酯（A2EH）的制備，其是將由實(shí)施例2中出自丙三醇的丙烯酸在實(shí)施例3的酯化條件下與2-乙基己基醇進(jìn)行酯化，實(shí)施例4中的馬來酸酐在經(jīng)純化的A2EH中的最后酸度為<40ppm。而根據(jù)說明書第13頁的記載，實(shí)施例3中的酯化反應(yīng)在95℃溫度下、0.65×105Pa的壓力下進(jìn)行。由上可見，說明書記載的實(shí)施例4中的“馬來酸酐在經(jīng)純化的A2EH中的最后酸度為<40ppm”是在上述實(shí)施例3中的特定酯化反應(yīng)后獲得的。權(quán)利要求2是對權(quán)利要求1的進(jìn)一步限定，在其請求保護(hù)的技術(shù)方案（權(quán)利要求2從屬于權(quán)利要求1，其限定的技術(shù)方案中包含權(quán)利要求1的所有技術(shù)特征和權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征）中，酯化反應(yīng)是在如權(quán)利要求1限定的60-90℃的溫度和1.2×105Pa-2×105Pa的壓力下進(jìn)行。顯然，權(quán)利要求2的酯化反應(yīng)溫度和壓力均不同于說明書實(shí)施例4中的反應(yīng)條件?？梢姀恼w上而言，所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員看到的權(quán)利要求2的技術(shù)方案與原申請記載的技術(shù)方案不同，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定權(quán)利要求2的酯化反應(yīng)條件下同樣也能獲得“馬來酸酐的含量低于40 ppm”的結(jié)果。在該案中，如果僅僅因?yàn)樾薷牡膬?nèi)容在原說明書中存在一致性表述則認(rèn)為該修改符合專利法第33條的規(guī)定，將會有失偏頗。如上分析方式所示，將修改后的內(nèi)容與其所在的技術(shù)方案整體考量，將其與原說明書記載的技術(shù)方案進(jìn)行分析對比更易于獲得準(zhǔn)確的結(jié)論。

3　結(jié)語

每一項(xiàng)發(fā)明專利申請至少記載了一個(gè)技術(shù)方案，由于構(gòu)成技術(shù)方案的技術(shù)特征之間或緊或疏具有關(guān)聯(lián)，很多情形下我們都不能也不應(yīng)當(dāng)忽視上述關(guān)聯(lián)的存在。文字表述作為信息載體將技術(shù)方案以專利申請文件的形式呈現(xiàn)，但是受于文字表達(dá)的局限性，申請人往往難于將自己的真實(shí)意圖完美一致地呈現(xiàn)在申請文件中，尤其在對某個(gè)或某些具體技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行描述時(shí)難免出現(xiàn)片面、不完善的情況。涉及判斷專利申請文件的修改是否符合專利法第33條的規(guī)定的情形，有時(shí)需要我們解讀原申請文件傳達(dá)的整體信息，而不是僅僅停留于對某一技術(shù)特征的文字表達(dá)，即該判斷重點(diǎn)在于如何判斷該修改后的技術(shù)信息是否是本領(lǐng)域技術(shù)人員能能夠從原說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定。在具體實(shí)踐中，將修改部分融在其所在的技術(shù)方案中來看待其修改后的范圍，并將原說明書/原權(quán)利要求書所記載的技術(shù)方案作為一個(gè)整體構(gòu)成修改的依據(jù)來考量修改部分是否符合專利法第33條的規(guī)定，對一些具體案例的判斷更為客觀、更加有效。

技術(shù)方案作為一個(gè)有機(jī)的整體，在實(shí)踐中，很多方面都涉及到整體考量的運(yùn)用，這里用于判斷申請文件的修改是否符合專利法第33條的規(guī)定的情形，需要注意該整體考量是在“能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定”的原則之下，不能隨意演繹和加工，也不能是可能的、模棱兩可的技術(shù)內(nèi)容。如果通過原申請文件記載的內(nèi)容可以直接地得到的修改方式有多種可能，根據(jù)技術(shù)方案的整體考量，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以確定只一種修改方式是合理的，即合理的修改方式唯一，則該修改方式是“能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定”，否則則不符合專利法第33條的規(guī)定。

［1］中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010（M）.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

［2］中國知識產(chǎn)權(quán)研究會專利委員會，最高人民法院中國應(yīng)用法學(xué)研究所，國家知識產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會.《專利名案解讀（二）——以20起典型專利糾紛案例評析》.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

Overall Consideration of Amendments on Patent Application Document

Chai Chunying
（The Patent Office of SIPO，Beijing 100088）

Theprincipleof direct and unambiguousdetermination fromoriginal disclosureregulated under Article 33 of thepatent lawisdeemed tobedifficult tograsp duringpractical judgment.In thepresent text theimportanceof an overall consideration on the solution in the procedure of the judgment is proposed in conjunction with two specific cases.

amendment；article 33 of the patent law；technical solution；overall consideration

D923.42

A

1003-5168（2016）06-0085-03

2016-5-22

柴春英（1979-），女，碩士研究生，審查員，研究方向：半導(dǎo)體節(jié)能器件。