河野英仁

近年，中國企業(yè)向日本申請專利的數(shù)量在增長，其中主要是在中國進行了PCT申請之后，再進入日本國內(nèi)申請的情況較多。

日本專利法與中國專利法有很多類似的地方，但是在實務(wù)上，存在的許多細小區(qū)別應(yīng)當注意。另外，也見過許多因與專利局審查員、審判官（相當于中國的復審委員會）及如我們這樣的日本代理人的溝通不夠而失敗的事例。

本文根據(jù)最新的判例及修改法內(nèi)容，就中國企業(yè)向日本申請專利時應(yīng)當了解的幾個要點進行解說。

進入日本國內(nèi)申請專利時的權(quán)利要求的再確認

1.程序權(quán)利要求的撰寫

在信息、通信、機械控制及電氣領(lǐng)域的發(fā)明內(nèi)容中，很多是包含軟件處理的。在中國專利申請時，權(quán)利要求中只能記載“裝置”或者“方法”。但是，在日本專利申請的權(quán)利要求中，還可以記載“程序”（日本專利法第2條第3款第1項）。

例如，可以將“具有技術(shù)特征A、B及C的裝置”撰寫成“使計算機執(zhí)行A步驟、B步驟及C步驟的程序”。

近年，以包裝的形式銷售軟件的在減少，然而通過網(wǎng)絡(luò)下載的形式銷售的在增加。預(yù)先撰寫程序權(quán)利要求的權(quán)利人，可以以侵害專利權(quán)為由對競爭企業(yè)向客戶發(fā)送應(yīng)用程序的行為提起訴訟。

2.方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求

日本最高法院于2015年6月5日就方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求（在產(chǎn)品權(quán)利要求中記載該產(chǎn)品的制造方法的情況）作出了給實務(wù)帶來巨大影響的判決【平成24年（受）第1204號】、【平成24年（受）第2658號】。

在日本專利實務(wù)中，如“通過進行A、B制造的化合物”由制造方法限定產(chǎn)品發(fā)明的方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的撰寫已被認可。

根據(jù)日本最高法院判決所述，即使制造方法不同，只要最終的產(chǎn)品一樣，則認為是屬于專利的技術(shù)范圍。在上述的例子中，即使是“通過進行A、D制造的化合物C”，只要作為產(chǎn)品的最終化合物C是一樣的，則就構(gòu)成侵權(quán)。

日本最高法院一方面如此地擴大權(quán)利范圍，另一方面對撰寫方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求作出如下的解釋進行一定的限制。

在產(chǎn)品發(fā)明專利的權(quán)利要求書中，一般是寫明該產(chǎn)品的構(gòu)造或特性進行直接限定，但有時，根據(jù)該產(chǎn)品的具體內(nèi)容、性質(zhì)等，申請時對該產(chǎn)品的構(gòu)造或特性進行分析在技術(shù)上是不可能的，或者鑒于發(fā)明專利申請在性質(zhì)上有迅速性等的要求，進行限定的作業(yè)需要巨大的經(jīng)費付出和時間，要求申請人進行如此的限定是不切實際的。

所以，也不應(yīng)該完全不允許在產(chǎn)品發(fā)明專利的權(quán)利要求書中記載該產(chǎn)品的制造方法。在存在以上所述的事由時，即使將技術(shù)范圍確定為與按該制造方法制造的產(chǎn)品的構(gòu)造、特性等相同的產(chǎn)品，也應(yīng)該不會對第三者的利益造成不當?shù)膿p害。

根據(jù)以上所述，應(yīng)當解釋為，在有關(guān)產(chǎn)品發(fā)明的發(fā)明專利的權(quán)利要求書中記載了該產(chǎn)品的制造方法的，僅限于存在申請時以其構(gòu)造或特性對該產(chǎn)品進行直接限定是不可能的、或者是不切實際的事由時，該權(quán)利要求書的記載才能說是符合日本專利法第36條第6款第2項規(guī)定的“發(fā)明是明確的”這一要求的。

如上所述，方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的撰寫僅限于存在“不可能/不切實際的事由”的情況，在沒有該事由時，因會被認為記載不明確，所以有必要注意。

實務(wù)上，在從中國進入日本國內(nèi)申請專利時，如果包含方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，可以將其刪除，或者是另外撰寫對應(yīng)的制造方法權(quán)利要求。

能夠進行修改的時期及范圍

1.能夠進行修改的時期

在中國，主動修改是限于在提出實質(zhì)審查請求時及在收到申請已進入實質(zhì)審查階段的通知書起3個月內(nèi)，但是在日本沒有如此的限制，在這一點上存在區(qū)別。

在日本，在收到拒絕理由通知（相當于中國的審查意見通知書）之前的任何時期都可以進行主動修改。因此，在中國先進行審查并能夠獲得專利的情況下，在日本也可以通過進行主動修改，實現(xiàn)早期權(quán)利化。

另外，在收到拒絕理由通知后，限于在審查員指定的期限內(nèi)（3個月）能夠進行修改。

2.能夠進行修改的范圍

主動修改時及第一次拒絕理由通知時，可以進行大范圍的修改。但是，之后即在最后一次拒絕理由通知時、審判（復審/無效）請求時，修改僅認可限定性的縮小修改，在這一點上應(yīng)當注意。

（1）主動修改時及第一次拒絕理由通知時

在主動修改時及第一次拒絕理由通知時，在對申請書最初添附的說明書及附圖中記載的范圍內(nèi)的修改被認可（日本專利法第17條第3款）。即只要不追加新的記載事項，對權(quán)利要求可以自由地進行修改。

例如，權(quán)利要求是“具有A、B、C的裝置”，將該權(quán)利要求擴大修改為“具有A、B的裝置”也被認可。當然，如果說明書中還記載了D技術(shù)特征，那么將該權(quán)利要求縮小修改為“具有A、B、C、D的裝置”也被認可。

（2）最后一次拒絕理由時及審判請求時

最后一次拒絕理由時及審判請求時，由于審查已在進行，因此僅認可限定性的縮小修改。即只能對權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征進行縮小修改。

例如，權(quán)利要求“具有A、B、C的裝置”，可以將技術(shù)特征B縮小為其的下位概念b，即修改為“具有A、b、C的裝置”。

但是，即使說明書中記載了D的技術(shù)特征，“具有A、B、C、D的裝置”的縮小修改也不被認可。同樣地，擴大權(quán)利要求保護的范圍的修改“具有A、B的裝置”也不被認可。在這種情況下，有必要進行分案申請。

3.授權(quán)后的修改

在中國，當被請求了無效宣告時，可以對權(quán)利要求進行刪除等的修改。

對上述情況，在日本可以主動地對權(quán)利要求進行補正（修改）。另外，即使被第三人請求了無效審判，也可以進行補正?？梢赃M行補正的范圍基本上與上述的最后一次拒絕理由通知時的情況一樣。

在日本的專利實務(wù)中，這些補正程序極為重要。在以侵害專利權(quán)為由行使權(quán)利時，被告大多以不具備創(chuàng)造性為理由請求無效審判。此時，在確保權(quán)利要求具有創(chuàng)造性的同時，有必要進行補正使被疑侵權(quán)產(chǎn)品歸屬于技術(shù)范圍。

通過當?shù)氐膶＠砣伺c審查員及審判官的溝通審查基本上是以書面進行的，不過除認可會晤審查以外，還認可通過電話、傳真的審查。

1.會晤審查

如果是重要的案件，推薦進行會晤審查。在中國，直接與審查員見面進行會晤審查是困難的，但是在日本基本上可以進行限于一次的會晤審查。

在會晤審查時，可以向?qū)彶閱T進行技術(shù)說明，也可以向?qū)彶閱T提示多個修改方案。通過與審查員的討論，能夠取得有效的專利。尤其是進行口頭議論，具有不易產(chǎn)生禁止反悔問題的好處。

不過，在至答復期限為止的日數(shù)還剩很少的情況下，不受理會晤審查的情況較多。因此，優(yōu)選在期限至少還剩一個半月前申請會晤審查。

2.通過電話、傳真進行審查

如果拒絕理由不是創(chuàng)造性，而是記載不完整的情況，可以通過電話、傳真有效地進行審查。特別是來自中國的申請，因語言問題引起的權(quán)利要求的記載不明確的情況較多。在這種情況下，可以與審查員取得聯(lián)絡(luò)，用傳真給審查員傳送修改方案。

審查員根據(jù)傳送來的修改內(nèi)容，聯(lián)絡(luò)代理人告知記載不完整是否已被消除。記載不完整還沒有被消除時，有時能從審查員那里得到修改的暗示。這樣做，可以減少拒絕理由的次數(shù)，也能減少費用。

另外，與會晤審查一樣，在接近答復期限時由于會被拒絕，有必要提前對應(yīng)。

3.來自審判員的聯(lián)絡(luò)

提出審判請求（相當于中國的復審請求）之后，有可能會接到自來審判員的電話聯(lián)絡(luò)。在這種情況下，審判員大多持有再進行一點修改就可以授予專利權(quán)的態(tài)度，這對申請人來說是一種機會。

由于審判員給予了代理人修改的暗示，申請人對該修改是否可以接受進行討論。如果修改能夠接受，則向?qū)徟袉T用傳真?zhèn)魉托薷姆桨?。如果申請人與審判員之間就修改內(nèi)容達成一致，日后審判員發(fā)出拒絕理由通知。此時，只需進行與傳真內(nèi)容相同的修改，就能被授予專利權(quán)的決定。

根據(jù)審判員所述，近年的傾向是審判員相比于駁回更熱衷于授權(quán)，常常向申請人提出各種各樣的建議。

與審查員、審判員取得良好地溝通，能夠更早更好地獲得專利權(quán)，所以推薦積極地應(yīng)用這種方式。

分案申請的注意點

實務(wù)上，在重要案件的情況下大多進行分案申請。在中國，限于母案申請是在中國知識產(chǎn)權(quán)局未審結(jié)的情況下可以進行分案申請，但母案申請在知識產(chǎn)權(quán)局已審結(jié)的情況下，即使子案申請是在知識產(chǎn)權(quán)局未審結(jié)的也不能進行分案申請。

對于上述情況，在日本限于是在日本專利局未審結(jié)的母案申請、子案申請的任何一個就可以進行分案申請。例如，即母案申請已經(jīng)被授予專利權(quán)，只要子案申請是在日本專利局未審結(jié)的，無論母案申請是在何種狀態(tài)都可以進行分案申請。

另外，在被授予了專利權(quán)的情況下，自授予專利權(quán)決定日起30日內(nèi)可以進行分案申請，這一點應(yīng)當注意。

例外的一點應(yīng)當注意，審判請求后被授予專利權(quán)的，不能進行分案申請。當然，審判請求后，在被通知拒絕理由的情況下，可以進行分案申請。但在沒有被通知拒絕理由就被授予專利權(quán)的，不能進行分案申請。

因此，如果考慮分案申請，則有必要在審判請求時，即自授予專利權(quán)決定日起3個月內(nèi)進行分案申請。這一點是日本特有的制度，應(yīng)當注意。

實用新型的陷阱

在中國，實用新型專利是非常有效的，很多申請采用實用新型。對于實用新型，日本的實用新型制度在權(quán)利行使上會產(chǎn)生問題，日本企業(yè)幾乎都不采用，筆者也不推薦，以下說明理由：

實用新型，在不進行實質(zhì)審查，保護對象僅限于產(chǎn)品的形狀、結(jié)構(gòu)或者組合方面（方法、化合物、軟件不是保護對象）情況下，是與中國一樣的，但在向?qū)Ψ郊乃吐蓭熀瘯r或向法院提起專利侵權(quán)訴訟時，其被規(guī)定有義務(wù)提出實用新型技術(shù)評價書，這一點上存在區(qū)別。

1.實用新型技術(shù)評價書

實用新型法第29條第2款如下規(guī)定：

“實用新型權(quán)利人或者專用實施權(quán)利人，只有出示該授權(quán)實用新型的實用新型技術(shù)評價書進行警告之后，才能對自己的實用新型權(quán)或者專用實施權(quán)的侵權(quán)人行使其權(quán)利?！?/p>

由于無審查就被授予專權(quán)利，因此權(quán)利人有義務(wù)在確認了實用新型專利的有效性后，再寄送律師函、或者提起訴訟。

實用新型技術(shù)評價書是向日本專利局申請的。實用新型技術(shù)評價書無論是誰都可以申請。因此，被判斷為有侵權(quán)可能性的第三人也能申請。

請求以后，一般在2-3個月內(nèi)被通知審查結(jié)果。實用新型技術(shù)評價書與一般的審查意見通知書（拒絕理由通知）一樣，記載引用文獻、是否有新穎性、是否有創(chuàng)造性。

對于實用新型技術(shù)評價書中的內(nèi)容不能提出不服。

2.權(quán)利無效時的損害賠償

即使得到肯定內(nèi)容的評價書，也有必要充分注意，自己再進一步進行專利調(diào)查等。民事訴訟后，實用新型專利因無效宣告請求被宣告無效時，實用新型權(quán)利人承擔因訴訟給被告造成損害的賠償責任。（日本實用新型法第29條第3款）

盡管預(yù)先取得有效的實用新型專利評價書，而且自己也進行了專利調(diào)查，在沒有過失的情況下，沒有承擔損害賠償?shù)呢熑?。但是，由于存在如上所述的風險，在日本實用新型幾乎不被采用。

3.專利申請的變更

與中國不一樣的是實用新型專利申請可以更變?yōu)榘l(fā)明專利申請。而且，只要在實用新型申請后3年以內(nèi)，就可以變更為發(fā)明專利申請。另外，如果是由第三人請求實用新型技術(shù)評價書的，即使是被申請無效宣告請求的，限于在一定期限內(nèi)也可以變更為發(fā)明專利申請。

另外，如果實用新型權(quán)利人自己請求實用新型技術(shù)評價書的，則已不能變更為發(fā)明專利申請。

如上所述，由于實用新型專利在行使權(quán)利時存在許多制約，因此在希望放心地行使權(quán)利時，或在希望取得更長的保護期限（發(fā)明專利是20年，實用新型專利是10年）時等，可以在中途變更為發(fā)明專利申請。在這種情況下，需要接受發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查。

結(jié)論

如以上所述，在申請、審查、授權(quán)、權(quán)利行使的各個階段，日本與中國存在著不同的制度。但是，如果正確地理解這些區(qū)別，通過日本代理人與審查員、審判員取得良好的溝通，就能夠高效率地取得有效的專利權(quán)。本文若能為進入日本的中國企業(yè)提供一點幫助，筆者將感到非常榮幸。 ?（翻譯：王瑾）