支辛辛

一、引言

外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)是創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)【姜瑜，徐曉雁.創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)觀設(shè)計(jì)專利審查的需求研究.《發(fā)明與專利》.2014年第5期】知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的主要途徑。具有出眾“美感”的產(chǎn)品能刺激購(gòu)買欲望，提升產(chǎn)品價(jià)值，這使得與“美感”相關(guān)的專利保護(hù)往往能夠帶來超額的壟斷利潤(rùn)【高躍.淺談“美感”在外觀設(shè)計(jì)專利中的地位與授權(quán)中的應(yīng)用.《中國(guó)發(fā)明與專利》.2013年第11期】。

具體而言，外觀設(shè)計(jì)是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有“美感”并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。從上述法條可以看出，外觀專利關(guān)注的是產(chǎn)品外觀給人的視覺感受，而不是產(chǎn)品的功能性特征或者技術(shù)效果。

發(fā)明是指對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。發(fā)明和外觀設(shè)計(jì)保護(hù)客體是不同的：方法和無固定形狀的物質(zhì)而導(dǎo)致其形狀、圖案、色彩不固定的產(chǎn)品不能被授予外觀設(shè)計(jì)專利；色彩與形狀、圖案的結(jié)合不能被授予發(fā)明專利。但也有些時(shí)候申請(qǐng)人既可以申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)，又可以申請(qǐng)發(fā)明。所以“美感”這個(gè)詞已經(jīng)不僅僅限于外觀設(shè)計(jì)專利，在發(fā)明專利中也頻頻出現(xiàn)。

那么，在外觀設(shè)計(jì)中如此重要的“美感”因素，在發(fā)明審查中能夠扮演怎樣的角色呢？這樣的發(fā)明是否屬于技術(shù)方案，具有“美感”能否作為發(fā)明所解決的技術(shù)問題，這樣的專利能否被授權(quán)？接下來筆者借用幾個(gè)案例，分別對(duì)問題進(jìn)行解析。

二、案例1

1.案情

市場(chǎng)上的水晶玻璃煙灰缸色彩均為單一的無色透狀，裝飾效果差。本發(fā)明的技術(shù)方案解決的技術(shù)問題是提高煙灰缸的美感，改善由玻璃類材料所玻璃煙灰缸的裝飾特性。主視圖見圖1，側(cè)視圖見圖2。

權(quán)利要求1：一種水晶玻璃煙灰缸，包括：煙灰缸本體，其特征在于包含在本體的夾層中的圖案，且所述圖案為油膜構(gòu)成，在變換角度的時(shí)候所述油膜會(huì)呈現(xiàn)不同的色彩。

2.分析

首先，該“包含在本體的夾層中的圖案，且所述圖案為油膜構(gòu)成”形成的炫彩給人帶來了視覺沖擊，符合自然規(guī)律，且這種效果而不依賴于具體的圖案紋樣。因此案例中“提高煙灰缸的美感”屬于技術(shù)問題，相應(yīng)的效果屬于技術(shù)效果，該方案為技術(shù)方案。

其次，與外觀設(shè)計(jì)專利以圖片和照片確定其保護(hù)范圍的方式不同，發(fā)明專利的保護(hù)范圍以權(quán)利要求的文字限定的內(nèi)容為準(zhǔn)。因此，上述附圖只是幫助人直觀、形象地理解發(fā)明。

3.檢索

檢索是發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查程序的關(guān)鍵步驟，是新穎性和創(chuàng)造性審查的基礎(chǔ)，也是授權(quán)前必經(jīng)過程。確定技術(shù)方案發(fā)明點(diǎn)，進(jìn)而提取基本檢索要素：煙灰缸、夾層和油膜。檢索后得到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，即對(duì)比文件1。

一種水晶玻璃煙灰缸，包括：煙灰缸本體，其特征在于在本體的夾層中包含圖案。其主視圖和側(cè)視圖如下圖3、圖4。

分析案例和對(duì)比文件區(qū)別：所述圖案為油膜構(gòu)成，在變換角度的時(shí)候所述油膜會(huì)呈現(xiàn)不同的色彩。由上可見，對(duì)比文件1沒有公開權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征，因此權(quán)利要求1具有專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性。

4.討論

申請(qǐng)人在申請(qǐng)文件中為了滿足“充分公開”需要記載發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。該“解決的技術(shù)問題”是申請(qǐng)人構(gòu)思發(fā)明過程中基于其認(rèn)定的現(xiàn)有技術(shù)存在的不足、缺陷等所確定的，可能不夠客觀和全面。而審查員所提出發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是檢索后根據(jù)最接近的現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)定的。

基于本案，上述區(qū)別達(dá)到的技術(shù)效果是：當(dāng)光束經(jīng)水晶玻璃照射到夾層形圖案的油膜時(shí)，一部分光從油層上方反射，另一部分光線則在油層中發(fā)生折射，在油層與煙灰缸的交界處，光線向上方反射，且反射光線途徑油層表面再次進(jìn)入水晶玻璃。直接反射光線與折射-反射光線之間的干涉行為構(gòu)成了油膜的炫彩。

所以案例1的技術(shù)手段實(shí)際解決的是使煙灰缸的圖案呈現(xiàn)不同色彩的技術(shù)問題。此時(shí)，仍簡(jiǎn)單將說明書中記載的提升“美感”作為發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，顯然是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>

三、案例2

1. 案情

一般的水晶玻璃煙灰缸無法滿足裝飾需求。本發(fā)明的技術(shù)方案解決的技術(shù)問題是提高煙灰缸的美感，使其具有功能性用途的同時(shí)滿足裝飾性用途。其主視圖如圖5。

權(quán)利要求1：一種水晶玻璃煙灰缸，包括煙灰缸本體，其特征在于本體底面有花卉剪紙貼。

2.分析

案例2的技術(shù)方案，與案例1不同，沒有涉及對(duì)現(xiàn)有技術(shù)煙灰缸的結(jié)構(gòu)、組成方面的改進(jìn)，只是通過在煙灰缸底面貼紙，使其具有裝飾功能。

與案例1類似，剪紙圖案的裝飾效果不依賴于其具體形狀和花紋，其透光的過渡和變化產(chǎn)生的光學(xué)效果符合自然規(guī)律，因此本申請(qǐng)的“提升產(chǎn)品美感”問題也屬于技術(shù)問題，其相應(yīng)的效果也屬于技術(shù)效果。

3. 檢索

該案例基本檢索要素：煙灰缸、剪紙。檢索后發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件2：一種水晶玻璃煙灰缸，其特征在：煙灰缸本體底表面有可愛動(dòng)物剪紙貼。主視圖如下圖6。

4.討論

分析案例2權(quán)利要求1和對(duì)比文件2，其不同在于：剪紙的形狀為花卉圖案。

根據(jù)《專利審查指南》，對(duì)包含性能、參數(shù)、用途或制備方法等特征的產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性判斷過程，應(yīng)當(dāng)考慮特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成。

然而該圖案特征并未隱含要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成。案例2不具有新穎性。技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果實(shí)質(zhì)上相同，即可認(rèn)定二者為同樣的發(fā)明創(chuàng)造。這里提到的技術(shù)問題就是前述“提升產(chǎn)品的美感”，而不需要重新認(rèn)定。

四、案例3

1.案情

一般灰缸難以滿足消費(fèi)個(gè)體的審美喜好，存在不足。本發(fā)明的技術(shù)方案解決的技術(shù)問題是提供一種煙灰缸的制造方法，從而提高煙灰缸的美感，使其滿足消費(fèi)個(gè)體審美喜好。

權(quán)利要求1：一種制作水晶玻璃煙灰缸的方法，其特征在于將消費(fèi)者提供的圖片印制到煙灰缸的底面。

2.分析

案例3不屬于外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)客體，這類產(chǎn)品制造方法只能尋求發(fā)明專利的保護(hù)。該案例通過在煙灰缸外部施加圖案的方式，使其更加美觀。方法雖然不涉及煙灰缸的結(jié)構(gòu)，但是對(duì)載體印制的內(nèi)容和印制步驟，都是技術(shù)手段，符合自然規(guī)律，其“提高煙灰缸的美感”屬于技術(shù)問題，該權(quán)利要求的方案屬于專利法規(guī)定的保護(hù)客體。

3.檢索

案例3基本檢索要素：煙灰缸、定制。檢索后確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)為對(duì)比文件3：一種制作水晶玻璃杯的方法，其特征在于將消費(fèi)者提供的圖片印制到水杯的底面。

4.討論

分析案例權(quán)利要求1和對(duì)比文件3，其區(qū)別在于：煙灰缸的制作。對(duì)比文件沒有公開權(quán)利要求的全部特征，所以權(quán)利要求1具有新穎性。

雖然二者制造的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，但是案例技術(shù)方案中印制圖案的方法特征已經(jīng)被對(duì)比文件3所公開?；谏鲜鰠^(qū)別，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是解決了水杯雖然美觀，但不能收集煙灰的技術(shù)問題。

水杯和煙灰缸技術(shù)領(lǐng)域相近，本領(lǐng)域中水晶玻璃制品廠，通常情況下不會(huì)僅生產(chǎn)一種產(chǎn)品，而往往會(huì)在生產(chǎn)水杯的同時(shí)也生產(chǎn)煙灰缸等生活用品。二者制作工藝僅限于制作模具的不同，而在材質(zhì)的選擇、加工等環(huán)節(jié)沒有太大區(qū)別，生產(chǎn)者很容易想到將其中一種產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)借鑒到另一種產(chǎn)品的生產(chǎn)過程之中。因此該權(quán)利要求不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

五、結(jié)論

案例中涉及的“美感”是使用者個(gè)體主觀心理現(xiàn)象，但發(fā)明專利很難拆解出哪一個(gè)特征使方案具有了“美感”，或者哪一個(gè)方案更具“美感”。由于公眾個(gè)體文化和個(gè)性等差異，也導(dǎo)致“美感”的標(biāo)準(zhǔn)無法統(tǒng)一。雖然上述案例都認(rèn)可了“美感”是發(fā)明所解決的技術(shù)問題，但是也看出審查員重新認(rèn)定的技術(shù)問題與申請(qǐng)人認(rèn)定的技術(shù)問題是不同的。因此申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)也需要考慮，說明書中記載的發(fā)明所要解決的技術(shù)問題應(yīng)盡量與技術(shù)方案的改進(jìn)相對(duì)應(yīng)，不要過于寬泛。

從上述案例還可以看出，當(dāng)發(fā)明專利產(chǎn)品因其結(jié)構(gòu)和/或組成不同導(dǎo)致圖案和色彩與現(xiàn)有技術(shù)存在區(qū)別，發(fā)明具備新穎性。當(dāng)產(chǎn)品僅僅是圖案和色彩與現(xiàn)有技術(shù)存在區(qū)別，但未涉及到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組成的變化，則推定要保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件相同，申請(qǐng)的權(quán)利要求不具備新穎性。此外，發(fā)明想要獲得授權(quán)還要滿足創(chuàng)造性要求。

上述嚴(yán)苛的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)使得發(fā)明專利保護(hù)力度和穩(wěn)定性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過外觀設(shè)計(jì)專利。并且，在無效階段，外觀專利沒有修改的余地，而發(fā)明專利則可以通過合并、刪除等手段維護(hù)自己的專利權(quán)【管高峰.對(duì)無效宣告程序中專利權(quán)人修改專利限制的討論.《2013年中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)暨第四屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇論文匯編第四部分》.2013年】。所以當(dāng)申請(qǐng)人傾向于獲得穩(wěn)定性更高的專利權(quán)時(shí)，申請(qǐng)發(fā)明是更加明智的選擇。

綜上，筆者認(rèn)為，當(dāng)申請(qǐng)人在外觀設(shè)計(jì)和發(fā)明二者間選擇時(shí)，首先需要考慮的是客體問題。其次，如果選擇申請(qǐng)發(fā)明，那僅通過附圖體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思是不夠的，必須要將其寫入權(quán)利要求。最后，發(fā)明專利的技術(shù)方案必須具有一定創(chuàng)造性高度，最好能通過權(quán)利要求層層遞進(jìn)的撰寫、組合獲得更全面的保護(hù)。