鐘磊

美國“337調(diào)查”以侵犯知識產(chǎn)權(quán)為主要調(diào)查對象，以專利技術(shù)為核心的高科技企業(yè)更容易受到“337調(diào)查”。近年來美國國際貿(mào)易委員會（以下簡稱“ITC”）受理的對中國企業(yè)發(fā)起的“337調(diào)查”呈現(xiàn)上升趨勢，從2001年到2015年美國發(fā)起的337調(diào)查總數(shù)為537件，被調(diào)查方為中國企業(yè)的案件數(shù)量為204件，占到案件總數(shù)的38%，成為全球受337調(diào)查數(shù)量最多的國家。其中96%的涉案企業(yè)都是高科技企業(yè)，而這些企業(yè)在“337調(diào)查”中只有40%的勝訴率，遠低于世界平均值74%，這無疑使得我國高科技企業(yè)在對外發(fā)展中處于被動地位?！坝|寶科技案”是我國軟件企業(yè)在“337調(diào)查”中首次勝訴的案例，其勝訴經(jīng)驗至今對于我國高科技企業(yè)妥善應(yīng)對“337調(diào)查”仍然具有重要的借鑒意義。

一、案情介紹

“觸寶科技”成立于2008年，是一家研發(fā)、銷售手機應(yīng)用程序的高科技中小企業(yè)，被評為“全球十大最創(chuàng)新公司”。經(jīng)過短短幾年的發(fā)展，觸寶研發(fā)的輸入法在全球160多個國家和地區(qū)擁有超過1億用戶，占20%的安卓手機市場份額，在海外輸入法市場上出貨量居全球第二位，第一的是美國Nuance公司，該公司在國際語音識別引擎市場有超過80%的份額，擁有1000多項專利，人們熟知的蘋果手機語音助手Siri，中央電視臺春晚的呼叫中心也都是使用了該公司的技術(shù)；該公司在輸入法技術(shù)方面也處于壟斷地位，旗艦產(chǎn)品T9輸入法支持70種語言，全球市場占有率超70%。觸寶的快速發(fā)展對Nuance公司造成了較大威脅，因此其對觸寶一直虎視眈眈；Nuance公司2011年前后提出了收購觸寶的計劃，在被拒絕后就企圖通過“337調(diào)查”迫使觸寶退出市場。

2012年12月20日，Nuance公司在美國地方法院提起以觸寶為被告的專利侵權(quán)訴訟，同時又申訴至ITC，要求對觸寶科技啟動337調(diào)查，理由是觸寶輸入法以及出廠時預(yù)置該輸入法的 Venture 智能手機侵犯了Nuance公司在美國注冊的專利，包括基于輸入設(shè)備運動參數(shù)跟蹤的選擇輸入系統(tǒng)、基于連續(xù)筆劃字詞的文本輸入系統(tǒng)和方法、使用多方向鍵盤消除輸入歧義，簡化鍵盤輸入5項專利。

面對過往企業(yè)60%的敗訴率以及Nuance公司強大的實力和龐大的律師團隊，觸寶科技曾一度考慮放棄應(yīng)訴；后來出于對自身專利技術(shù)的信心，決定委托全美知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域頂級的飛翰律師事務(wù)所著手應(yīng)訴。訴訟過程中，觸寶的律師團隊一方面提出Nuance公司的專利無效，以此反駁觸寶并未侵犯其專利；另一方面在中國法院起訴Nuance公司予以反擊。由于觸寶自身知識產(chǎn)權(quán)儲備充分，訴訟策略應(yīng)用得當(dāng)，2013年9月ITC下達速裁判決，判定觸寶科技侵犯Nuance公司專利的指控不成立，且在美國地方法院開庭前，Nuance公司主動提出針對觸寶科技的專利指控進行和解。2013年10月Nuance向ITC及美國地方法院提出撤訴申請，撤銷所有針對觸寶科技的專利訴訟。

有時候訴訟往往能發(fā)揮意想不到的營銷價值，在案件勝訴以后，觸寶產(chǎn)品得以繼續(xù)出口到美國，而且通過該案件也提升了企業(yè)的知名度，讓外界更加深入地了解到觸寶科技的技術(shù)優(yōu)勢，勝訴后觸寶產(chǎn)品在美國的市場占有率一路走高。目前觸寶獲得海外運營商的廣泛認(rèn)可，觸寶輸入法海外合作的廠商運營商已超過幾百家，與三星、HTC、中興、華為、沃達豐等全球知名企業(yè)都保持著合作，成為最受北美地區(qū)用戶歡迎的輸入法。

觸寶科技能夠在實力懸殊的情況下取得“337調(diào)查”的勝利，既得益于觸寶在企業(yè)發(fā)展的過程中進行自主研發(fā)、注重專利的儲備，也得益于觸寶科技采取了正確得當(dāng)?shù)脑V訟策略。本文側(cè)重從觸寶科技采取的訴訟策略方面進行分析。

二、觸寶公司勝訴的原因分析

（一） 認(rèn)清Nuance公司的真實意圖后堅決應(yīng)訴

Nuance公司是大名鼎鼎的語音解決方案巨頭，輸入法技術(shù)在全球也處于壟斷地位，輸入法領(lǐng)域的市場份額穩(wěn)居全球第一，公司規(guī)模更是遠超過觸寶。此次訴戰(zhàn)中，Nuance公司請到12名頂級律師組成律師團進行訴訟，而觸寶只有2名律師。

如果觸寶應(yīng)訴，將花費500萬到800萬美元之間高昂的訴訟費，相當(dāng)于觸寶公司A輪融資量級的費用。此次訴訟Nuance公司想要達到的真實目的是迫使處于發(fā)展初期的觸寶舉白旗，走投無路，最終以低價對其進行收購，可以說“要不收購，要不打垮”是Nuance公司的一貫策略。從2000年起Nuance公司累計進行了超過52宗收購，2006年之后更是每2個月就會收購一家公司以吸收其技術(shù)優(yōu)勢增強自身實力。其中最有影響力的是收購聯(lián)想T9輸入法以及2011年收購掃屏輸入法公司Swype。這種策略使得Nuance公司幾乎壟斷英文手機輸入法市場，在收購被拒絕的情況下，Nuance公司就會起訴，在過去10年其起訴過8家公司，無一例勝訴，但已經(jīng)有4家被其收購。

在認(rèn)識到這一點后，觸寶面臨兩種選擇，要么應(yīng)訴，花費高額訴訟費并承擔(dān)可能敗訴退出海外市場的風(fēng)險，但如果勝訴則將保持自己產(chǎn)品的占有率；要么放棄應(yīng)訴，重新白手起家換一個產(chǎn)品或不做海外市場，這無疑是山窮水盡的絕望境地。權(quán)衡過后觸寶決定進行生死一搏，準(zhǔn)備應(yīng)訴，事實證明觸寶的堅決應(yīng)訴是正確的選擇。

（二） 防御性策略與進攻性策略并舉

觸寶律師團隊在訴訟中采取有效的訴訟策略是能夠贏得訴訟的關(guān)鍵。從大的策略上，觸寶律師團隊從兩方面著手，一方面積極搜集證據(jù)對Nuance公司的專利指控進行抗辯，另一方面由于Nuance公司也活躍在中國市場，因此觸寶公司在2012年6月在上海市第一中級人民法院起訴Nuance公司，訴稱其侵犯觸寶公司的專利權(quán)，以此分散Nuance公司的精力，也對其專利指控作出堅決回應(yīng)。觸寶在國內(nèi)起訴Nuance的真實目的并不是向其主張賠償，而是針對其“337調(diào)查”給予的反擊。因此2013年10月，當(dāng)美國方面行政法官正式批準(zhǔn)Nuance 提出的和解建議后，觸寶在上海市第一中級人民法院也撤回了對 Nuance 的起訴。

（三）區(qū)分不同的專利指控采取專利無效和不侵權(quán)抗辯

觸寶的律師團隊根據(jù)Nuance公司具體的專利侵權(quán)指控采取了不同的應(yīng)對策略。觸寶律師團深知，在實力強大的Nuance公司面前正面硬拼沒有勝算，反而采取溫和的策略能夠收到良好效果。在訴訟中，針對“基于連續(xù)筆劃字詞的文本輸入系統(tǒng)和方法”專利項的指控，觸寶應(yīng)訴的側(cè)重點放在指出Nuance公司該項專利是無效的，間接證明觸寶公司不存在侵犯其專利的前提。如果該項主張成立，后果將超出Nuance公司進行此次訴訟的初衷，因而其投鼠忌器，主動撤回了該項專利的指控。

而針對“簡化鍵盤輸入”專利的指控，觸寶律師團發(fā)現(xiàn)該項專利在是否侵權(quán)方面具有可辯性。其應(yīng)訴的重點應(yīng)放在該項專利屬于觸寶公司自主研發(fā)，且已經(jīng)申請了美國專利，并且從間接侵權(quán)里的誘導(dǎo)侵權(quán)和協(xié)助侵權(quán)兩個方面進行反駁，提出Nuance 的專利要求中包含了輸入設(shè)備，而觸寶輸入法是單純作為軟件存在的，使得觸寶輸入法協(xié)助侵權(quán)成功的可能性也大大降低。正是在這種有針對性的抗辯之下，觸寶公司在開庭前就證明對方1個專利無效，又在6個月后使法官速裁另3項專利不侵權(quán)。

（四）充分的專利儲備是勝訴的根本原因

觸寶科技在“337調(diào)查”中能夠勝訴，根本原因在于其一直堅持自主研發(fā)，并且十分注重知識產(chǎn)權(quán)的儲備。觸寶從成立之初就十分注重專利技術(shù)的申請和知識產(chǎn)權(quán)的保護，僅在輸入法這項技術(shù)上在國際上就申請了26項專利，觸寶從一開始就充分認(rèn)識到，觸寶卻舍得花。為了申請美國專利，更是不惜花費高于國內(nèi)十倍的價格邀請頂級律師撰寫美國專利申請書。

此外觸寶公司平時充足的專利儲備在訴訟抗辯中也起到了重要作用，由于證明Nuance公司專利無效需要查閱大量的專利技術(shù)文獻舉證，觸寶在平時的專利申請中做了大量的積累；在反訴中需要證明觸寶的產(chǎn)品已經(jīng)申請了美國專利，反而是Nuance公司侵犯了觸寶公司的專利權(quán)，這需要找尋Nuance公司產(chǎn)品可能侵權(quán)的部分，這些工作如果沒有良好的專利儲備是無法完成的。

三、觸寶案對其他高科技企業(yè)應(yīng)訴“337調(diào)查”的啟示

（一）認(rèn)清“337調(diào)查”的真實目的，合理作出是否應(yīng)訴的決策

美國對中國高科技企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”的原因有兩方面，一是企業(yè)的產(chǎn)品確實侵犯了其專利，另一方面可能只是借助“337調(diào)查”高昂的訴訟費和復(fù)雜的程序逼迫中小企業(yè)不敢應(yīng)訴以致退出美國市場，進而讓美國企業(yè)以低價對其進行收購，達到其壟斷全球市場的目的。

在國內(nèi)企業(yè)遭遇“337調(diào)查”后，首要的就是要作出是否應(yīng)訴的決策。當(dāng)然，積極應(yīng)訴是非常重要選擇，但也應(yīng)考慮如下幾個方面后進行決策：一是美國“企業(yè)337”調(diào)查的目的是什么？二是中國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否申請了專利？是否有侵權(quán)問題？如果美國企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”的目的是為了收購被起訴的公司，如果被起訴公司已申請了美國專利，且無侵權(quán)行為，那就應(yīng)該堅決應(yīng)訴。反之，如果被起訴企業(yè)明知專利技術(shù)中有侵權(quán)的成分，就不要應(yīng)訴，因為應(yīng)訴不單會花費巨大，而且由于“337調(diào)查”會使律師、專家證人接觸到大量企業(yè)的專利信息和財務(wù)信息，也存在泄漏商業(yè)秘密的風(fēng)險。

（二）和解策略的采用

和解是指在“337調(diào)查”開始之后，允許雙方協(xié)商達成和解。和解有兩大優(yōu)點，一是可以使案件調(diào)查的期間縮短，節(jié)省訴訟成本，二是可以通過雙方協(xié)商，向?qū)Ψ嚼U納專利費，從而繼續(xù)向該市場出口產(chǎn)品。這種做法可以將“337調(diào)查”對企業(yè)帶來的不利影響降到最低，留存企業(yè)發(fā)展的生命線，這對處于發(fā)展初期的中小企業(yè)來說尤為重要。

本例中，觸寶科技不單在美國應(yīng)訴獲勝而且在國內(nèi)起訴對方侵權(quán)，迫使對方采用和解的舉動。和解也是對自身利益的保護。例如，2008年為北京奧運會提供LED燈光技術(shù)的鴻利光電子企業(yè)當(dāng)年遭受美國“337調(diào)查”后，僅花費了100萬美元左右的和解費用就得到美國企業(yè)封裝技術(shù)的授權(quán)，也使鴻利公司的美國市場份額得以保全。

（三）根據(jù)被指控專利的特點進行不侵權(quán)抗辯或?qū)＠麩o效抗辯

根據(jù)美國稅法的第337節(jié)，構(gòu)成“337條款”下的專利侵權(quán)的要件有兩方面，一是確有生產(chǎn)、制造侵權(quán)的產(chǎn)品的行為，二是該美國企業(yè)的專利、版權(quán)、貨物必須存在有效的、可執(zhí)行的專利。由此區(qū)分美國企業(yè)“337調(diào)查”指控的特點，可以從不侵權(quán)和專利無效兩方面進行抗辯。本案例中，觸寶科技針對美國公司的專利無效進行應(yīng)訴，提供了很好的啟示。

針對專利無效通?？梢詮囊韵聨讉€方面開展抗辯：一是指出對方專利技術(shù)已經(jīng)過了專利保護期；二是對方專利不符合新穎性的要求；三是對方專利申請書對專利權(quán)利的范圍描述比較模糊。值得一提的是，如果美國企業(yè)的專利被指稱無效對該企業(yè)的影響也是巨大的，因而專利無效抗辯是一項非常有力的抗辯工具。如果碰到既不能使對方專利無效，又不能尋求和解，也不能有效反訴對方的情況，則應(yīng)主動放棄該產(chǎn)品并大力宣傳這種做法，呈現(xiàn)給公眾一個尊重知識產(chǎn)權(quán)的積極企業(yè)形象。

（四）做好專利儲備，以備不時之需

贏得訴訟的關(guān)鍵是對自己的專利訴訟證據(jù)的搜集調(diào)取往往十分復(fù)雜和專業(yè)，如果缺乏專利儲備則會困難重重，無從下手。專利證據(jù)的搜集無法臨時抱佛腳，需要注重平時的專利儲備，以備訴訟使用不時之需。

這也是觸寶科技給我們提供的一個重要啟示。做好專利儲備可以從以下幾方面著手：一是要積極申請專利，申請美國專利花費較高，許多高科技企業(yè)，尤其是中小企業(yè)往往不愿意為之花費太多，擁有專利后卻不申請專利保護或被其他企業(yè)率先申請，非?？上?。二是如果企業(yè)沒有自主研發(fā)專利，則應(yīng)盡量去從其他企業(yè)那里購買一些與自身技術(shù)相關(guān)的專利，這樣既可以避免侵權(quán)，也可以化被動為主動，在必要時起訴競爭對手侵權(quán)，三是申請專利后要注重明確改進專利的產(chǎn)權(quán)。有的企業(yè)在進入美國市場前得到了專利授權(quán)，但在許可合同中卻沒有明確認(rèn)定對該專利進行改進后知識產(chǎn)權(quán)的歸屬問題，使得自己花費成本改進的專利無法得到有效保護，這也應(yīng)當(dāng)引起注意。