李珍權

（518000 明光晨星投資管理有限公司 廣東 深圳）

商標侵害態(tài)樣的“搭便車”模式
——以歐洲法院判決實踐為視角

李珍權

（518000 明光晨星投資管理有限公司 廣東 深圳）

我國企業(yè)常藉由移轉他人聲譽而獲取商業(yè)上利益，是典型的“搭便車”行為，但它后患無窮。本篇文章主要藉由歐洲商標規(guī)范中“搭便車”行為的意義與判斷方式，闡述并討論“搭便車”行為所造成的損害。

馳名商標；商標搭便車行為；商標淡化；商標侵害；比較廣告；歐盟商標指令

一、 前言

美國籃球巨星邁克爾．喬丹狀告中國運動服和鞋類生產商喬丹體育股份有限公司（下稱喬丹體育）侵犯姓名權一事此間在中國坊間迅速升溫，而后者所注冊的商標有可能造成公眾、特別是體育運動相關市場消費者的混淆，或構成不正當競爭，這種打擦邊球、搭便車的做法對我國企業(yè)發(fā)展產生的后患將不可估量。

喬丹體育是由成立于1984年的福建省晉江縣日用品工廠發(fā)展而來。2000年，福建喬丹體育用品有限公司成立。目前在喬丹體育名下注冊的中文“喬丹”、拼音“QIAODAN”以及籃球運動員形象商標，有數(shù)十個之多。

“空中飛人”的邁克爾．喬丹在中國公眾中具有極高的知名度。顯然，在當時的中國期刊中，作為一個人名提及“喬丹”的應該就是指美國籃球運動員邁克爾．喬丹，在中國享有極大的知名度以及人氣。而喬丹體育能夠發(fā)展到今天的規(guī)模，不能否認在一定程度上沾了飛人喬丹名氣的光?？赡茉诖税讣窗l(fā)生之前，絕大多數(shù)消費者是不知道喬丹體育與喬丹本人是毫無關系的，所以喬丹體育雖未直接誤導消費者，但其品牌確實讓消費者造成了一定誤解，從而從中獲利并發(fā)展了其公司。

此外，1991年耐克公司向商標局申請注冊了英文“Michael Jordan”商標，公司卻沒有及時注冊中文商標，直到2008年其才申請注冊中文“邁克爾?喬丹”商標，被商標評審委員會駁回。

由以上緣由，可喬丹體育是在知情的情況下利用公眾所知悉的知名運動員的姓名來推銷自己的產品，進而獲得商業(yè)上利益，即藉由聲譽移轉而獲取不公平利益，是典型的“搭便車”行為。

本文以下藉由歐洲商標規(guī)范中“搭便車”行為的意義與判斷方式，闡述并討論“搭便車”行為所造成的損害。

二、 “搭便車”的意義

（一）“搭便車”的構成要件

根據歐洲司法實踐、歐盟商標規(guī)范與歐盟《新商標指令》2015/2436（以下簡稱“新《指令》”）的見解，構成“搭便車”行為的要件可歸納成下列兩項:

1.因投射造成聲譽移轉

歐洲法院在L’Oreal v Bellure案中①清楚說明何謂搭便車行為（takes unfair）。法院指出，所謂“利用馳名商標的顯著性及聲譽獲得不公平的利益”，也就是“模仿”（parasitism）或“搭便車”（free-riding）的行為，其概念并非著重于對商標造成的損害，而是強調使用他人的同樣或類似標志而從中獲得利益的結果，特別是利用形象或相同及類似標志所投射出的特征移轉，此類明顯有利用馳名商標聲譽獲益的情形。

盡管并未侵害到馳名商標或公眾所知悉的知名度的顯著性及聲譽，但當消費者基于特定商標行為，將馳名商標或公眾所知悉的知名度的形象投射至特定商標，并發(fā)生聲譽移轉的效果時，侵害即有可能成立。

2.獲得不公平的利益

其次，構成“搭便車”行為的所獲利益，須為“不公平”（unfair）利益。歐洲法院認為所謂“不公平”，乃指特定商標試圖利用相同或類似于馳名商標而未付出任何經濟上代價，憑空享用別人對維持此聲譽所付出的營銷努力。

當馳名商標刻意經營形象而達到一定聲譽，消費者已不再是單純購買該項商品，同時也是購買一個消費經驗及品牌印象。若特定商標利用馳名商標權人經營成果，使消費者受到特定商標商品吸引，或覺得有趣而購買，確實對商標權人有所不公。至于特定商標權人是否有意榨取利益，不在所問，只要其使用相同或類似馳名商標的目的是基于營銷考慮，刻意造成兩者間的“聯(lián)想”，可認為構成榨取不公平利益。

（二）判斷方式

此類侵害判斷方式，必須對所有情狀（global assessment）進行全體通盤的考慮。舉凡，商標近似程度、商品或服務的性質、相關消費者的認知、馳名商標的馳名程度及顯著性強弱等，皆為判斷是否侵害的參酌因素。

然而，亦有幾點和商標淡化侵害判斷相異的地方是：①由于馳名商標的顯著性或聲譽越高，成立侵害的可能性也就越大，在從馳名商標“顯著性”獲得不公平利益的情形下，馳名商標本身必須具有強烈的顯著性，至少應達到獨創(chuàng)性，使消費者一眼即能辨識其所指定的商品服務來源。另外若該商標已為廣大消費者所熟知，盡管使用隨意性商標，仍有構成另一類從馳名商標“聲譽”——獲得不公平利益的可能。②由于“搭便車”行為是透過使特定商標獲得利益的方式進行，因此歐洲法院在Intel案中指出，此處判斷基準的相關公眾，也就是指具一般知識、注意程度及智力，使用“特定商標”商品或服務的相關消費者，而非如同前傳統(tǒng)商標侵害是以使用“馳名商標”所指的商品或服務的消費者為判斷基準。此類型著重于觀看“特定商標”基于搭便車行為所獲得的好處，所以須以特定商標的相關公眾為基準，透過觀察使用特定商標商品或服務的消費者，是否因受他攀附的聲譽影響而被吸引（不論是否混淆誤認其來源）去購買特定商標商品，由此來判斷是否有“搭便車”行為。

三、 搭便車的侵害損害賠償

若在僅有“搭便車”行為存在時，而無減損顯著性或聲譽的情形，馳名商標所受的侵害程度究竟為何?不無疑問。具體舉例而言，若特定商標所指的商品是馳名商標永遠不會販賣，消費族群亦無增加，理論上馳名商標不會從該項商品獲得預期利益，也無實際銷售數(shù)量或金額的損害，那此馳名商標所受的侵害究竟為何？也就是說若“搭便車”行為對被侵權者既無“所無損害”亦無“所失利益”，是否僅能實施禁制令或沒收等預防措施，而非要侵害者付損害賠償?

若依據“新《指令》”第13條第1項第a款明白表示，損害賠償金額的計算應將侵權者獲取的不公平利益納入考慮。舉輕以明重，在馳名商標的情形更應如此。這是由于馳名商標所受的侵害，特別是“搭便車”行為，并非著眼于可數(shù)量化的損害，而是侵權行為人不當利用馳名商標的形象與價値。其所欲維護的商標功能亦和傳統(tǒng)商標表彰商品或服務來源功能有所不同。

在討論“搭便車”行為帶來的侵害損失賠償前，必須先了解受侵害的標志或馳名商標所要保護的究竟為商標的何類功能。在L’Oreal案中，歐洲法院首先確立了商標功能現(xiàn)代化的定義，即為“商標功能不僅包含使消費者辦識商品服務來源的基本功能，更包含其他功能，例如系證商品或服務的質量，或訊息傳達、投資或廣告的功能”。法院更闡明：“商標并不僅是用來表彰其商品來源，更是傳達訊息予公眾的重要工具，其本身即具有經濟價值……，此項訊息也是關于商品的質量，或其他無形的價值，例如奢華、生活品味、獨享、冒險精神或青春年華等。”

四、 “搭便車”的限制

按歐洲商標規(guī)范，“搭便車”行為的禁止仍會受到兩項限制：第一是商標法關于合理使用的限制，第二則是與自由競爭原則間的調和。

（一）合理使用

歐盟“新《指令》”在提供馳名商標遭受減損或搭便車的保護同時，亦透過合理使用（due cause）事由平衡雙方利益。由于不論是法規(guī)范或判決皆未對馳名商標的合理使用適用的事由多做解釋，但是參考一般商標法上的合理使用事由，例如系爭商標系基于善意使用其姓名或筆名，或于馳名商標注冊前已有使用事實等都可適用在馳名商標上。

而歐洲法院在Intel案中更指出，再馳名商標受侵害時判斷系爭商標是否有合理使用的原因，是基于兩者為獨立且具先后順序的事件來判別。法院認為，必須先證明有侵害或侵害的可能后，才能去討論合理使用的問題，特別是，由于馳名商標是橫跨特定性原則的保護，也是法律賦予的特別保護，一旦馳名商標侵害無從成立，那系爭商標當然不需要費力去證明自己有合理使用的原因，如此才能真正平衡雙方利益。

（二）比較廣告②

除了一般商標合理使用規(guī)范外，合法使用他人商標進行比較廣告，亦可構成合理使用的原因。歐洲法院在O2 Holdings③一案中，首次清楚闡述馳名商標保護與合法的比較廣告中間的界線。認為比較廣告若建立在促進競爭、維護消費者利益，且立法者有意鼓勵比較廣告的基礎下，那適當限制商標法賦予商標權人的權利才能讓比較廣告具有合法性。

首先，必須先了解消費者是否因為“商標的使用”而將廣告主的商品與馳名商標兩者之間產生聯(lián)想（association）。若此為真，那第二步驟則須了解此聯(lián)想所獲得的利益是否屬于“不公平”。但是致于如何判斷此不公平，并非全然取決于廣告主所獲利益，或對馳名商標權人可能造成的客戶流失。再進一步考慮馳名商標聲譽、消費者對于馳名商標商品形象的聯(lián)想、消費者購買馳名商標或比較廣告主商品的原因、比較廣告中使用該馳名商標的必要性，以及比較廣告在廣告主商業(yè)策略上的重要性等因素，來判斷是否其為一“利用他人商標聲譽獲得不公平利益”的不合法的比較廣告。當然，若是比較廣告從一開始即不符合具上述所列的要件，那廣告主所獲得的利益自然應視為一不公平利益。

（三）自由競爭

如同前述，對于馳名商標，除了需要保護商標基本功能，更延伸到訊息傳達、投資或廣告等功能。但此類基于聲譽、品牌價値或經濟上投資，這類屬於擴充性的保護卻存在一個根本問題。因為當馳名商標權人意識到消費者愿意花錢購買的不僅是商品，而是商標本身隱含的價値時，勢必試圖阻擋市場上一切與馳名商標相同或類似的標志，不論其是否造成任何混淆誤認。于此情形下，若法院過于承認擴張馳名商標保護范圍，將使馳名商標擁有無上的權利，得以藉由橫跨不同類別的保護進而壟斷市場，當然這絕非立法者希望保護馳名商標的初衷。

五、 結論

本文透過2015歐盟“新《指令》”與近年來馳名商標歐洲的司法實踐之判決，試圖厘清一般商標減損侵害與“搭便車”行為侵害態(tài)樣的不同點并針馳名商標及法理基礎，探討“搭便車”行為其適用范圍及限制。

特別是我國企業(yè)常以特定商標利用馳名商標之高知名度，拉抬身價，“變相鼓勵了搭便車不勞而獲之行為”行為很盛行，然而司法判決只局限“減損馳名商標的顯著性或造成混淆者”才視為商標侵害，若一商標并未減損馳名商標之識別性或信譽，而僅藉由攀附馳名商標的聲譽獲而取得不當利益，是否構成我國商標法下的馳名商標侵害？學者與司法實踐上并無定論。

然而筆者以為，在“搭便車”行為判斷上，混淆誤認之虞并非判斷的唯一要件，應該將減損商標聲譽行為納入考量要件，因此行為歸類為不當榨取他人努力所得應享有之商業(yè)利益，足以影響交易秩序之顯失公平行為。

筆者以為須以較嚴謹?shù)膽B(tài)度來判斷國內企業(yè)“搭便車”的行為，并應區(qū)別“減損馳名商標的顯著性或造成混淆者”與“聲譽減損侵害的「搭便車」行為”的不同點，並以建議一個侵權認定基準，而完善對馳名的商標保護制度。

注釋：

①Case C-487／07[2009]ECR I-0000．

②比較廣告的概念最早來自于美國。1930年，美國斯特林廣告公司在為新打入市場的克賴斯勒汽車制作廣告時，曾以“試試這三種汽車”為題，將克賴斯勒汽車與大眾汽車、福特汽車作了比較。此后，比較廣告成為商業(yè)廣告的一種運作形式。作為一種短兵相接的商業(yè)肉搏，戰(zhàn)雖然其引起的爭議很多，但近幾年其數(shù)目日益增多，據數(shù)據表明，比較廣告幾乎占美國廣告的1/4，且呈上升趨勢。

③ CJUE, 12 June 2008, 02 Holdings Limited and 02 （UK） Limited v Hutchison 3G UK Limited, aff. C-533/06。本案關于H3G在比較廣告中使用屬于O2之商標。國上訴法院（Court of Appeal, England and Wales）向歐洲法院提起先決裁決（preliminary ruling）請求厘清商標指令與比較廣告指 （Directive 97/55/ EC） 的相關議題，available at http://curia. europa.eu /, last visited 12/20/2012.；關于歐洲比較廣告指令相關研究,中文文獻可參考林易典,論比較廣告于競爭法下之識法性界線我國公平法.歐體指令及德國不正競爭防制法規(guī)范與實務的發(fā)展觀察,公平交易季刊．第1了卷第1期，2009.123-174。

李珍權（1961～），民族：漢族，性別：男，廈門大學知識產權研究院2014級博士生，臺灣東吳大學法學院碩士畢業(yè)。研究方向：知識產權法。