呂艷玲(國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局材料發(fā)明審查部，北京 100088)

化工領(lǐng)域?qū)＠f明書公開充分與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

呂艷玲(國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局材料發(fā)明審查部，北京 100088)

本文根據(jù)化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾埼募珜懼猩婕暗膶?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所處位置的不同，討論了影響實(shí)驗(yàn)進(jìn)行的必要的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、影響實(shí)驗(yàn)技術(shù)效果的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)以及作為意見陳述中補(bǔ)充說明的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。提示專利及相關(guān)文獻(xiàn)的撰寫人應(yīng)該如何注意，以避免申請文件說明書公開不充分的缺陷。

化工；實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)；專利

0 引言

專利法第26條第3款規(guī)定“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型做出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”，其中“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型”[1]?；瘜W(xué)化工領(lǐng)域的專利技術(shù)是否能夠?qū)嵤┩y以預(yù)測，必須借助于實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能確認(rèn)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的缺失有可能造成公開不充分的缺陷，該類缺陷一般難以通過修改來糾正的，這在后續(xù)程序中成為很難克服的一個(gè)缺陷，因而應(yīng)當(dāng)引起注意。

1 說明書公開充分的重要性

在向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請時(shí)就應(yīng)當(dāng)確保其說明書以及說明書附圖符合本條第三款規(guī)定的要求，一旦提交了專利申請并獲得申請日，則無論是申請人自己發(fā)現(xiàn)還是經(jīng)審查員審查后發(fā)現(xiàn)說明書以及說明書附圖存在專利法第二十六條第三款規(guī)定的缺陷，尤其是存在不完整、不能使所屬領(lǐng)域技術(shù)人員實(shí)施該發(fā)明或者實(shí)用新型的缺陷，均無法予以克服，從而導(dǎo)致已經(jīng)提交的專利申請文件陷入“無藥可救”的境地[1]。由于化學(xué)化工領(lǐng)域的專利技術(shù)是以實(shí)驗(yàn)步驟和試驗(yàn)結(jié)果為依據(jù)的，故專利說明書公開充分的意義對于化學(xué)化工領(lǐng)域的專利申請和審批而言具有更為明確的重要性。

2 說明書中的重要實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

何種實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是必須記載在說明書中，以避免公開不充分的缺陷呢？

2.1 影響實(shí)驗(yàn)賴以進(jìn)行的必要條件的數(shù)據(jù)

2.1.1 申請技術(shù)方案的必要的最基本的構(gòu)成實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，如果缺失這些數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員將不能通過閱讀該申請來實(shí)現(xiàn)該技術(shù)方案。

案例1：一種刀具表面除銹劑，其特征在于包括硝酸3-5份，硫酸10-15份，表面活性劑a份，氯化鈉10份，氯化鉀10份，二氧化硅14-20份，花生油5份，淘米水b份。該申請的發(fā)明點(diǎn)在于加入了多種成分協(xié)同作用，以達(dá)到較好的除銹效果。因而，各成分的具體種類及添加量是該技術(shù)方案能夠進(jìn)行的關(guān)鍵之處。表面活性劑種類及其廣泛，淘米水更是難以控制其濃度范圍，并且a份、b份難以知曉其具體添加量。申請人使用這種簡單的敘述并不能夠使本領(lǐng)域技術(shù)人員實(shí)施該技術(shù)方案，這種數(shù)據(jù)的不詳細(xì)記載會(huì)導(dǎo)致說明書公開不充分。

然而，并不是所有涉及實(shí)驗(yàn)方案的數(shù)據(jù)都必須寫入申請文件中才能避免說明書公開不充分，在不涉及申請技術(shù)方案能夠?qū)崿F(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)之外的數(shù)據(jù)，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過常用技術(shù)手段和有限的實(shí)驗(yàn)取得，或者是先有技術(shù)中已經(jīng)有的數(shù)據(jù)，可以不寫入其中，例如不涉及改進(jìn)的技術(shù)方案中的離心分離速率，離心分離是本領(lǐng)域常用的技術(shù)手段，通常用于分離固體和液體混合物，本領(lǐng)域技術(shù)人員通過有限的實(shí)驗(yàn)?zāi)軌虻玫胶线m的離心分離速率，并且該申請的發(fā)明點(diǎn)并不在于固液分離，因而即使說明書沒有詳細(xì)記載離心分離的速率，也能夠使得該申請說明書公開充分。

2.1.2 附圖中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

在說明書有附圖的情況下，并非單單是指說明書的文字說明部分本身就應(yīng)當(dāng)滿足第26條第3款的要求，而是指說明書的文字部分與說明書附圖的結(jié)合應(yīng)當(dāng)滿足這樣的要求[2]。

2.2 證實(shí)技術(shù)效果的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

在化學(xué)領(lǐng)域，技術(shù)效果通常的表征方式就是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)來證明該化合物及其制備方法具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。盡管修改后的審查指南規(guī)定，對于申請日之后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)被予以審查。但實(shí)際上補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的。因而在撰寫時(shí)，原始申請公開的內(nèi)容是否包含必須的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是至關(guān)重要的，否則根據(jù)新規(guī)定，依然難以補(bǔ)救。

案例2，一種納米活性炭材料的制備，其制備步驟及原料與現(xiàn)有技術(shù)極為相似，區(qū)別在于添加了分散劑，并且給出了該分散劑的具體種類和用量。然而在本領(lǐng)域中，沒有先例使用該分散劑就能改變產(chǎn)品的微觀狀態(tài)，申請人也沒有給出相關(guān)測試結(jié)果證明該產(chǎn)品確實(shí)為納米級(jí)別的材料，該申請的說明書公開不充分。

3 意見陳述中的數(shù)據(jù)

3.1 意見陳述中可以考慮的數(shù)據(jù)

在被評述為創(chuàng)造性或者以無創(chuàng)造性為理由進(jìn)入無效階段時(shí)，申請人除了修改之外，常有的意見陳述方式包括提供實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)以證明本申請或本專利的創(chuàng)造性。就目前實(shí)際操作而言，對于申請人提供的證明請求保護(hù)主題具有預(yù)料不到的用途或者使用效果的證據(jù)，一般考慮以下幾個(gè)原則：

該證據(jù)應(yīng)當(dāng)是對比實(shí)驗(yàn)證據(jù)或者其他類型證據(jù)，例如申請人利用現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)(如本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識(shí))證明請求保護(hù)的主題的用途或效果是預(yù)料不到的；該證據(jù)必須與請求保護(hù)的范圍相對應(yīng)；對比試驗(yàn)效果證據(jù)必須針對在原申請文件中明確記載且給出了相應(yīng)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的技術(shù)效果，如果原說明書中沒有效果實(shí)驗(yàn)證明發(fā)明某個(gè)方面或某種程度的技術(shù)效果，則即使說明書中對該技術(shù)效果給出了結(jié)論性或斷言性的描述，也不應(yīng)當(dāng)接受申請人在申請日后或答復(fù)審查意見時(shí)提供的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或效果實(shí)施例以證明上述技術(shù)效果；對比試驗(yàn)應(yīng)該在請求保護(hù)的發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間進(jìn)行。

3.2 意見陳述中不予以考慮的數(shù)據(jù)

意見陳述中不予考慮的情形包括實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或補(bǔ)充的實(shí)施例、非出版物的證據(jù)及在申請日或之后公開的出版物。其中不可接受的澄清包括：

3.2.1 如果一個(gè)或多個(gè)證據(jù)記載的內(nèi)容互相矛盾，造成無法確認(rèn)請求保護(hù)的技術(shù)方案的內(nèi)容，則該申請仍然存在公開不充分的缺陷。

案例3，一種涂料，其中含有防水成分，a%重量份的聚合物乳液，b%中重量份的填料，c%重量份的阻燃劑，其余為助劑和水。加入防水成分是本申請為解決本發(fā)明技術(shù)問題所要采用的技術(shù)手段。審查員指出說明書沒有給出防水成分的用量，導(dǎo)致說明書公開不充分，申請人使用一篇申請日之前公開的文章以證明防水成分的加入是現(xiàn)有技術(shù)，并且公開了使用量高于d%。然而審查員檢索到另一篇文獻(xiàn)公開防水劑使用量不得高于e%，其中e

3.2.2 如果一個(gè)或多個(gè)證據(jù)證明某一技術(shù)特征具有多種含義，而至少一種含義無法被確定能否實(shí)現(xiàn)請求保護(hù)的發(fā)明，則不能證明該說明書公開充分。

3.2.3 申請人提供證據(jù)證明某一技術(shù)手段屬于現(xiàn)有技術(shù)，但該技術(shù)手段不能直接與申請說明書中記載的內(nèi)容相結(jié)合，則仍不能證明該說明書公開不充分。

4 結(jié)語

綜上所述，專利申請說明書的公開不充分往往關(guān)系到專利申請的成敗，對于專利申請者而言是非常嚴(yán)重的缺陷之一。在撰寫化學(xué)化工領(lǐng)域的專利申請文件時(shí)，申請人應(yīng)該將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理和披露作為文件內(nèi)容的重中之重，慎重而認(rèn)真對待。

[1]中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2009.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

呂艷玲(1982-)，女，專利審查員，主要發(fā)明專利實(shí)質(zhì)性審查工作。