張磊 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心審業(yè)部

張姍姍 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心光電部

公知常識舉證方法淺談

張磊 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心審業(yè)部

張姍姍 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心光電部

公知常識，是專利審查過程中評判發(fā)明專利是否具有創(chuàng)造性高度重要因素。本文圍繞公知常識這一概念，通過對美國、歐洲和日本專利局對公知常識的相關(guān)規(guī)定分析，結(jié)合我國專利法的相關(guān)規(guī)定和審查員的審查實(shí)踐，給出了幾種公知常識舉證的方法。

公知常識 說理 舉證 創(chuàng)造性

一、引言

審查員在評判發(fā)明申請是否具有創(chuàng)造性高度時，通常采取三步法的策略。即步驟一、確定最接近現(xiàn)有技術(shù)；步驟二、確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；步驟三、判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。公知常識是對區(qū)別特征的一種認(rèn)定，即審查員認(rèn)為雖然發(fā)明申請與現(xiàn)有技術(shù)相比存在不同，但是這些不同是本領(lǐng)域的公知常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)為從現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示。因而發(fā)明不因此區(qū)別特征而具有創(chuàng)造性高度。由此可見，公知常識既非現(xiàn)有技術(shù)明確公開的特征，也非通知書中所引用的其他對比文件所公開，存在一定主觀性。因此公知常識的認(rèn)定一直以來都是審查員與申請人爭論的焦點(diǎn)。如果審查員在第一次審查意見通知書中沒有對公知常識的認(rèn)定進(jìn)行充分的舉證和說理，那么申請人就有可能在答復(fù)通知書時對其提出異議，審查員還需要發(fā)通知書進(jìn)行解釋。延長了審查周期，造成了行政資源的浪費(fèi)。

二、公知常識的概念

（一）我局對公知常識的相關(guān)規(guī)定

事實(shí)上，我國專利法及其實(shí)施細(xì)則并沒有對于公知常識進(jìn)行規(guī)定，僅在《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）中進(jìn)行了舉例式的解釋，另外在《審查操作規(guī)程-實(shí)質(zhì)審查分冊》（以下簡稱《規(guī)程》）中也有所提及。

《指南》第二部分第四章3.2.1.1節(jié)記載了[1]：下述情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：（i）所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段?！吨改稀返谒牟糠值诙?.3節(jié)記載了：對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補(bǔ)充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識性證據(jù)。

《規(guī)程》第四章1.3.1節(jié)中，記載了除《指南》中列舉之外，還包括“教科書、工具書中為解決相關(guān)技術(shù)問題而引用的其他文獻(xiàn)披露的內(nèi)容”。

可見，在我國專利相關(guān)法規(guī)，審查指南中都沒有對公知常識做出明確的定義，而且沒有規(guī)定哪些證據(jù)可以用來佐證公知常識，所以在審查過程中會出現(xiàn)濫用公知常識，或公知常識說理不清楚的問題。

（二）國外專利局對公知常識的相關(guān)規(guī)定

美國專利法對公知常識也沒有明確的規(guī)定。在審查實(shí)踐過程中，那些能夠毫無疑義的證實(shí)為公眾所知的事實(shí)，或者容易證明且與現(xiàn)有技術(shù)不存在矛盾的事實(shí)，通常可以被認(rèn)定為是公知常識。這種定義方式與我國《專利指南》中示例性的定義有所不同。美國《專利審查程序手冊》中也沒有針對這一概念給出更詳細(xì)的定義或解釋，而是給出了依據(jù)公知常識做出駁回的建議方法。在美國專利審查過程中，多篇專利文獻(xiàn)、學(xué)術(shù)論文、科技書籍、期刊、教科書等都可以作為對公知常識的舉證，但是沒有明確說明所需文獻(xiàn)的數(shù)量。

在日本專利局的《發(fā)明實(shí)用新型審查基準(zhǔn)》中[2]，規(guī)定了“技術(shù)常識”這一術(shù)語，與公知常識具有相似的含義。技術(shù)常識指的是，本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員普遍知道的技術(shù)（包括技術(shù)理論、公知技術(shù)、慣用技術(shù)）或能夠從經(jīng)驗(yàn)法則明確的事項(xiàng)。如果“技術(shù)常識”為本領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知，則其實(shí)驗(yàn)、分析和制造方法也為本領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知。本領(lǐng)域技術(shù)人員是否熟知，可以根據(jù)記載該技術(shù)方案的文獻(xiàn)數(shù)量和本領(lǐng)域技術(shù)人員對該技術(shù)的關(guān)注程度來判斷。

審查員在面對申請人對公知常識的質(zhì)疑時，最好給出文獻(xiàn)證據(jù)。相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)手冊、教科書和將專業(yè)技術(shù)文獻(xiàn)都可作為證據(jù)。此外，日本專利局還出版了各領(lǐng)域《周知、慣用技術(shù)集》，審查員可以由此認(rèn)定公知常識。

關(guān)于“公知常識”，歐洲專利局在其《審查指南》[3]中記載了“公知常識為所屬領(lǐng)域技術(shù)手冊、專論、教科書中所記載的技術(shù)方案；當(dāng)涉及領(lǐng)域很新，教科書中未記載相關(guān)內(nèi)容時，公知常識還可以是專利說明書或者科學(xué)出版物中的信息。

三、審查員處理公知常識的一般方法

在《指南》第二部分第八章“實(shí)質(zhì)審查程序”一節(jié)中規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，實(shí)審審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明?！币簿驼f審查員具有公知常識舉證的義務(wù)，舉證方式可以是說理，也可以是給出證據(jù)。關(guān)于何時采用說理，何時采用舉證，《指南》沒有給出明確的規(guī)定，在審查實(shí)踐過程中，通常由審查員自主把握。

對于需要舉證的情況，《指南》采取實(shí)例的方式說明，其證據(jù)可以是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段、教科書、工具書、技術(shù)手冊等。但是在實(shí)際審查過程中，除上述證據(jù)外，審查員通常還會使用其他一些有效的證據(jù)作為補(bǔ)充。

（一）多篇專利文獻(xiàn)

多篇專利文獻(xiàn)，如果都記載了被審查員認(rèn)定為公知常識的技術(shù)特征，而且所述特征在多篇文獻(xiàn)內(nèi)都解決了與本申請相同或相近的技術(shù)問題；這些專利文獻(xiàn)如果不是同一申請人或?qū)＠麢?quán)人申請，或者申請人或?qū)＠麢?quán)人涵蓋了所屬領(lǐng)域主要生產(chǎn)廠家、研發(fā)機(jī)構(gòu)時；這些專利文獻(xiàn)就可以作為公知常識的證據(jù)使用。有時，對于引用頻率非常高的單篇專利文獻(xiàn)，也可以作為公知常識的證據(jù)使用。

（二）多篇非專利文獻(xiàn)

多篇非專利文獻(xiàn)，如果都記載了被審查員認(rèn)定為公知常識的技術(shù)特征，而且所述特征在多篇文獻(xiàn)內(nèi)都解決了與本申請相同或相近的技術(shù)問題。這些非專利文獻(xiàn)如果不是同一作者、同一單位所發(fā)表，這些非專利文獻(xiàn)就可以作為公知常識的證據(jù)使用。

（三）各類標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)為通過標(biāo)準(zhǔn)化活動，按照規(guī)定的程序經(jīng)協(xié)商一致制定，為各種活動或其結(jié)果提供規(guī)則、指南或特征，供共同使用和重復(fù)使用的一種文件。這種規(guī)范性文件應(yīng)是本領(lǐng)域的技術(shù)人員所共同遵循的，故可以作為公知常識的證據(jù)。如通信領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議、化學(xué)領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

（四）國際專利分類表

在有些文獻(xiàn)中還記載了使用《國際分類表》作為公知常識的證據(jù)。在《國際專利分類表》中很多分類號下，都有很多篇的專利文獻(xiàn)。分類號是對大量數(shù)目的專利文獻(xiàn)進(jìn)行加工、歸納而得出的，其內(nèi)容具有很強(qiáng)的普遍性和廣泛性，因而可作為公知常識的證據(jù)[4]。

四、基于設(shè)備型號的公知常識舉證方法

上述幾種舉證方法，在審查實(shí)踐過程中，都有較為廣泛的使用。但是其中一些舉證方法是否合適，還存在一定爭議。例如：專利文獻(xiàn)和學(xué)術(shù)論文等非專利文獻(xiàn)，通常代表了一個領(lǐng)域發(fā)展的最新成果、最新進(jìn)展。是發(fā)明人或作者付出了一定的創(chuàng)造性勞動才能獲得的，那么將這些文獻(xiàn)中的技術(shù)特征作為公知常識，否定發(fā)明的創(chuàng)造性高度，申請人未必能夠信服。在公知舉證過程中，審查員最好給出容易被公眾所獲取的，且廣泛存在于現(xiàn)實(shí)生活中的證據(jù)。這樣的公知舉證才具有足夠的說服力。下面筆者將結(jié)合具體案例提供一種基于設(shè)備型號的公知常識舉證方法。

（一）案例1

某公司申請了一種“具有零待機(jī)功耗的清洗設(shè)備、控制電路及其控制方法”，在其權(quán)利要求3中記載了“3.如權(quán)利要求2所述的控制電路，其特征在于，還包括：記憶單元，與所述主控制器連接，用于存儲所述控制電路所屬設(shè)備的工作狀態(tài)?！?，審查員根據(jù)對比文件1評述了本申請獨(dú)立權(quán)利要求1和從屬權(quán)利要求2不具備創(chuàng)造性。權(quán)利要求3中的附加技術(shù)特征構(gòu)成了與對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征。結(jié)合權(quán)利要求1和2，審查員發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求3中“存儲控制電路所屬設(shè)備的工作狀態(tài)”的記憶單元實(shí)際上實(shí)現(xiàn)的是斷電記憶功能。審查員認(rèn)為在家電領(lǐng)域斷電記憶功能屬于一種常見的功能，屬于本領(lǐng)域公知常識。在第一次審查意見通知書中列舉了京東商城在售的一款型號為“XQB60- 728”的洗衣機(jī)，商家在申請日前答復(fù)消費(fèi)者時提到“該洗衣機(jī)的斷電記憶功能可以針對洗衣過程中意外斷電，洗衣機(jī)可記憶程序運(yùn)行狀態(tài)，來電后從程序中斷處繼續(xù)工作”?？梢娫谏暾埲涨笆忻嫔系募译姰a(chǎn)品已經(jīng)具有斷電記憶功能。所以權(quán)利要求3所要保護(hù)的技術(shù)方案屬于本領(lǐng)域公知常識。通過列舉設(shè)備型號的方式，審查員給出了清晰、明確的公知常識證據(jù)，申請?jiān)诤罄m(xù)答復(fù)意見通知書時也未對該公知常識的認(rèn)定提出任何異議。

（二）案例2

某申請具有3G、4G移動通信模塊，且該模塊可以支持各個通訊公司（即移動、聯(lián)通、電信）的3G、4G網(wǎng)絡(luò)。審查員認(rèn)為通信模塊可以支持多個網(wǎng)絡(luò)制式屬于本領(lǐng)域公知常識。擬列舉市面上銷售的全網(wǎng)通手機(jī)作為證據(jù)，但是通過檢索發(fā)現(xiàn)即使最早上市的全網(wǎng)通手機(jī)iphone6，其公布時間也晚于本申請的申請日。后來審查員通過檢索，從iphone6的拆機(jī)圖片中，找到了實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)通功能的高通MDM9625M基帶芯片，繼續(xù)檢索該型號芯片，確定了其可以支持七種不同制式3G、4G網(wǎng)絡(luò)，且該芯片的發(fā)售時間早于公開日。進(jìn)而審查員在通知書中指出“申請日前，支持全網(wǎng)通信的基帶芯片MDM9625M已經(jīng)發(fā)布，而借助該芯片本領(lǐng)域技術(shù)人員可以實(shí)現(xiàn)通信設(shè)備的全網(wǎng)兼容，所以本發(fā)明中擁有跨各個通訊公司（即移動、聯(lián)通、電信）的3G模塊和4G模塊屬于公知常識。

分析上述兩個案例我們發(fā)現(xiàn)，在公知常識舉證過程中，如果能夠直接給出申請日前公開的包含區(qū)別技術(shù)特征功能產(chǎn)品的具體型號，勢必會極大的提高證據(jù)的說服力。

針對區(qū)別技術(shù)特征無法直接找到產(chǎn)品型號的問題，案例二給出了一種拆分產(chǎn)品功能要素的思路。在尋找公知的證據(jù)時，我們首先關(guān)注的是特征本身，想尋找具有該特征的具體產(chǎn)品，通過列舉型號給出證據(jù)。當(dāng)尋找困難時，由于完成的產(chǎn)品一定是由許多現(xiàn)有技術(shù)組合而成的，所以我們可以對其進(jìn)行拆分，分析感興趣的組件，找到該組件的型號，進(jìn)而給出公知常識的證據(jù)。

五、結(jié)語

本文通過分析各國專利局對公知常識的相關(guān)規(guī)定，闡述了公知常識證據(jù)的基本要求。列舉了我國審查實(shí)踐過程中常用的公知常識舉方法，分析了存在缺點(diǎn)和不足。進(jìn)而給出了一種基于設(shè)備參數(shù)的公知舉證方法及證據(jù)尋找方法。該方法能夠提高審查意見通知書的說服力。避免申請人質(zhì)疑、審查員再解釋的過程，加快審查進(jìn)程，節(jié)約行政資源。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局，《專利審查指南》2010版，知識產(chǎn)權(quán)出版社.

[2]日本專利局，《發(fā)明實(shí)用新型審查基準(zhǔn)》，2006年，第1部分第1章.

[3]歐洲專利局，《審查指南》，2005版.

[4]姜術(shù)丹，淺談公知常識的舉證方式，2011年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨第二屆知識產(chǎn)權(quán)論壇正文.

張磊（1988-） ，男，河南鄭州人，研究方向：專利審查；張姍姍（1988-），女，河南鄭州人，研究方向：專利審查。