摘 要 實用性判斷標(biāo)準(zhǔn)，我國與世界上各國家和地區(qū)間存在較大差異，本文對這種差異可能的產(chǎn)生原因及影響進(jìn)行了分析，闡述了其要求發(fā)明和實用新型應(yīng)當(dāng)具有“可實施性”和“積極性”的立法本意，結(jié)合審查實踐，分析了在專利審查過程中如何適用實用性條款，并探討了實用性法律適用與改進(jìn)建議。

關(guān)鍵詞 專利法 實用性 標(biāo)準(zhǔn) 積極效果

作者簡介：范征，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利審查協(xié)作天津中心，研究實習(xí)員，研究方向：新能源發(fā)電、專利法。

中圖分類號：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.07.162

一、引言

具備實用性是專利授權(quán)的三個實質(zhì)條件，《審查指南》規(guī)定“發(fā)明或者實用新型專利申請是否具備新穎性，只有在其具備實用性后才予以考慮”，不具備實用性也是專利審查中不必檢索的情況之一，如果判斷一件專利申請不具備實用性可以節(jié)省大量審查資源。但在審查實踐中，實用性審查呈現(xiàn)弱化趨勢，除了少數(shù)明顯違背自然規(guī)律的專利申請，例如永動機，對于前沿性科學(xué)領(lǐng)域甚至臆造類方案的實用性審查標(biāo)準(zhǔn)是相當(dāng)寬泛的。實用性審查標(biāo)準(zhǔn)缺位是實用性審查弱化的主要原因。伴隨著科學(xué)發(fā)展日新月異，弱化實用性審查鼓勵專利申請、利于技術(shù)傳播、布局未知技術(shù)領(lǐng)域的同時卻也帶來了降低專利質(zhì)量、損壞專利制度公信力、便于欺騙造假的危險。因此有必要對實用性判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新規(guī)范。

二、關(guān)于實用性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

各國標(biāo)準(zhǔn)：

我國《專利法》第 22 條第 4 款規(guī)定：“實用性是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果”。

不同國家和地區(qū)對于實用性標(biāo)準(zhǔn)文字內(nèi)容不盡相同。

《美國專利法》并無明確定義實用性條文，多通過美國法院判例和USPTO審查實踐形成實用性判斷標(biāo)準(zhǔn)。

《歐洲專利公約規(guī)定》第52條第1款規(guī)定“對于具有創(chuàng)造性且工業(yè)上予以應(yīng)用的發(fā)明才能授予專利權(quán)”，第57條規(guī)定“一項發(fā)明能夠在包括農(nóng)業(yè)在內(nèi)的任何產(chǎn)業(yè)予以制造或使用，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為具有工業(yè)實用性”。

《日本專利法》第29條第1款規(guī)定“任何人完成的在產(chǎn)業(yè)上能夠應(yīng)用的發(fā)明可以授予專利權(quán)”。

《專利合作條約》第33條第4款規(guī)定“請求保護(hù)的發(fā)明根據(jù)其性質(zhì)如果可以在任何一種產(chǎn)業(yè)中制造或使用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為具有工業(yè)實用性”。

TRIPS協(xié)議第27條第1款規(guī)定“任何技術(shù)領(lǐng)域的任何發(fā)明，不論是產(chǎn)品還是方法，只要他們具有新穎性，創(chuàng)造性，并能夠在產(chǎn)業(yè)上應(yīng)用，都可以獲得專利權(quán)”。

綜上可以發(fā)現(xiàn)，能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或使用是各國公認(rèn)的實用性核心內(nèi)涵，我國額外規(guī)定發(fā)明或者實用新型還應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生積極效果。《審查指南》規(guī)定“明顯無益、脫離社會需要的發(fā)明或者實用新型專利申請的技術(shù)方案不具備實用性”。判斷發(fā)明或者實用新型“是否明顯無益、脫離社會需要”的主體仍然是本領(lǐng)域技術(shù)人員，其產(chǎn)生的經(jīng)濟效益和社會效果應(yīng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)料到的，不因?qū)彶閱T的主觀因素影響案件審判結(jié)果的客觀公正性。但對積極效果的判斷往往是困難的，其未來實際的技術(shù)效果也難以預(yù)測。美國專利審查指南有如下表述“專利申請應(yīng)當(dāng)展示其在當(dāng)下對公眾有益，而非證明其對將來的研究有益”。但面對一件開拓性發(fā)明專利申請，該審查標(biāo)準(zhǔn)往往是失效的，例如在蒸汽機誕生以前，申請要求保護(hù)一種利用蒸汽驅(qū)動裝置用于工業(yè)生產(chǎn)的方法，其蒸汽壓力僅為零點幾兆帕，且極易發(fā)生蒸汽泄露引發(fā)事故，該發(fā)明專利申請是否具備實用性要件是值得探討的。

三、實用性審查實踐

目前專利審查實踐中主流觀點認(rèn)為發(fā)明或?qū)嵱眯滦湍軌虍a(chǎn)生積極效果，并非要求其技術(shù)方案毫無缺陷，事實上，任何技術(shù)方案都不可能完美無缺的，只要存在的缺點或不足沒有嚴(yán)重到使技術(shù)方案根本無法實施，或者根本無法實現(xiàn)其發(fā)明目的的程度，就不能因存在缺點或者不足而否認(rèn)其技術(shù)方案具備實用性。因此，認(rèn)定為無積極效果的發(fā)明或者實用新型只能是那些不但明顯無益，而且?guī)聿涣加绊懀ɡ鐕?yán)重污染環(huán)境、嚴(yán)重浪費資源、敗壞社會風(fēng)氣等）的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀?/p>

積極效果的標(biāo)準(zhǔn)不能以是否被人接受所評判，正如專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的審查應(yīng)為本領(lǐng)域技術(shù)人員，而非實在的人，例如，一種牛糞牙膏制作方法，其技術(shù)方案為為牛專喂某些中藥，經(jīng)牛腸胃細(xì)菌消化后具有良好的護(hù)牙功效；一種貓屎咖啡生產(chǎn)方法，其技術(shù)方案為通過麝香貓?zhí)暨x咖啡樹中成熟香甜的咖啡果實作為食物，果實外面果肉被消化掉后，排出體外堅硬的咖啡原豆即為成品。在這些有可能被認(rèn)為是“不道德”的專利申請中，“實用性”的“有用性”對立面變成了“有害性”，基于該實用性標(biāo)準(zhǔn)，僅限于判斷專利申請案件是否有害于公共利益，不取決于是否值得國家授予專利權(quán)。利益又體現(xiàn)出“物質(zhì)”和“精神”層面，不具備實用性的專利申請案件據(jù)此可分為“有損害的”和“非道德的”。《專利法》第5條第1款規(guī)定“發(fā)明創(chuàng)造的公開、使用、制造違反了法律、社會公德或者妨害了公共利益的，不能被授予專利權(quán)”，授權(quán)客體的判斷優(yōu)先于實用性判斷，因此實用性標(biāo)準(zhǔn)弱化為“有害性”判斷，這也是目前對于實用性標(biāo)準(zhǔn)的主流觀點的成因。

但是，隨著專利制度不斷發(fā)展和科學(xué)技術(shù)日新月異，各種專利申請層出不窮、數(shù)量大增的情況下，對實用性標(biāo)準(zhǔn)提出了新的要求，例如許多關(guān)于生物基因的專利申請在提交時僅僅完成了某種基因排序，而這種基因排序具有何種技術(shù)意義、經(jīng)濟效益、社會影響尚未可知，許多公司僅為潛在商業(yè)價值、占領(lǐng)科技制高點“跑馬圈地”。在這種情況下，實用性標(biāo)準(zhǔn)越來越體現(xiàn)出其維護(hù)專利制度運行，保護(hù)公眾合法權(quán)益不受損壞的作用。

違背自然規(guī)律的專利申請顯然是無法在產(chǎn)業(yè)上實施或利用的，但在具體的審查過程中，會有如下一些案例。例如，一種實現(xiàn)冷聚變的裝置，其技術(shù)方案僅記載該裝置的具體結(jié)構(gòu)；一種可完全將太陽能轉(zhuǎn)換為電能的太陽能電池板，其技術(shù)方案僅記載太陽能電池板各層結(jié)構(gòu)及布置；一種超導(dǎo)發(fā)電機，其技術(shù)方案為利用外部電源驅(qū)動超導(dǎo)電動機轉(zhuǎn)動輸出力矩，同時帶動超導(dǎo)發(fā)電機發(fā)電，提供輸出力矩的同時、實現(xiàn)能源二次利用；一種原子核鏈?zhǔn)椒磻?yīng)發(fā)生裝置，其技術(shù)方案為在多種化學(xué)氣體中通過電極放電實現(xiàn)原子核鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。在這些案件中，其案件或涉及高新技術(shù)領(lǐng)域、屬于前沿科技或為申請人的主觀想法或在大眾眼中屬于難以置信不被接受，因而往往被人質(zhì)疑，其邏輯性難以被事實驗證。endprint

出現(xiàn)大量這些案件的原因在于，近代基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域越來越顯現(xiàn)出不確定性，新理論新思維不斷迸發(fā)。難以通過邏輯推理證明其技術(shù)方案真?zhèn)危绢I(lǐng)域技術(shù)人員本身的概念性，更加增加提供真實基準(zhǔn)的難度，而實用性授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)正是為降低授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)任意性難度而提出的。

四、關(guān)于實用性標(biāo)準(zhǔn)的重新考量

針對各國均以技術(shù)性定義實用性，我國將發(fā)明或者實用新型“能夠產(chǎn)生積極效果”納入專利法中的實際情況而言，筆者認(rèn)為主要是基于以下原因：1.專利制度的經(jīng)濟激勵效用。專利制度通過保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造來鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，進(jìn)一步提高社會整體的創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技進(jìn)步和科學(xué)技術(shù)發(fā)展。2.維護(hù)專利權(quán)人和社會公眾利益的平衡。專利權(quán)人的貢獻(xiàn)和權(quán)利范圍體現(xiàn)在其專利申請中，專利權(quán)人的權(quán)利范圍應(yīng)當(dāng)是和其具體貢獻(xiàn)相匹配的，而不能出現(xiàn)不平衡，損害公眾利益。這也是專利法中規(guī)定專利權(quán)期限、專利強制許可等的原因。如果專利權(quán)人僅對某一新的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了技術(shù)操作，而該技術(shù)操作的目的、技術(shù)效果均未明確的情況下就將該技術(shù)操作提出專利權(quán)申請，這不符合公眾利益要求，也會帶來企業(yè)間惡性競爭，使得企業(yè)追求科技至高點變成片面追求專利權(quán)限，使后續(xù)研究者只能作為在先專利權(quán)人的從屬，打壓后續(xù)研究者的積極性。3.社會成本效應(yīng)。發(fā)明以公開換取保護(hù)，公開即為專利權(quán)人尋求專利權(quán)保護(hù)的成本，而他人如果期望實施該發(fā)明創(chuàng)造，就必須支付專利權(quán)人一定的許可費用，也就是必須獲得專利權(quán)人的同意，這使得專利權(quán)人能夠有效控制自己的專利權(quán)。如果專利權(quán)人取得了僅具有技術(shù)操作性的專利權(quán)，他人的后續(xù)研究、實施需付出超出專利實際社會價值的成本，導(dǎo)致單純攫取社會資源的專利權(quán)人的出現(xiàn)，增加社會資源浪費，專利制度的有效運行成本也會增加，甚至超出社會容納和可控范圍。

美國《實用性審查指南》規(guī)定實用性是具體的、實在的和可信的。另外，實用性應(yīng)當(dāng)是被公認(rèn)的，正如《專利審查指南》將“脫離社會需要”納入積極效果的實用性判斷標(biāo)準(zhǔn)。被公認(rèn)的實用性：一是指本領(lǐng)域技術(shù)人員可根據(jù)發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案判斷該發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜑楹尉邆鋵嵱眯裕浞e極效果不一定匹配為其記載的有益效果；二是指發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案在產(chǎn)業(yè)界不會被直接拋棄，從而避免完全不被社會認(rèn)可的專利申請被授予專利權(quán)。規(guī)定公認(rèn)的實用性，不是需要投入更多資源去判斷某項發(fā)明創(chuàng)造是否可在產(chǎn)業(yè)投入后產(chǎn)生效益，而是提高我國專利授權(quán)門檻，提高專利授權(quán)質(zhì)量，使企業(yè)真正轉(zhuǎn)移到提高科技研發(fā)能力上。

在審查員質(zhì)疑專利申請可信實用性或公認(rèn)實用性問題時，應(yīng)當(dāng)采納現(xiàn)有文獻(xiàn)證據(jù)支持自己的觀點，履行舉證責(zé)任，根據(jù)誰主張誰舉證的原則，為了反駁審查員觀點，申請人就應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任，證明其技術(shù)方案實施后帶來的效益大于該負(fù)面影響，應(yīng)當(dāng)被社會所接受。由于舉證證據(jù)往往需要審查員檢索獲得，除明顯違背自然規(guī)律的案件外，審查指南中規(guī)定不具備實用性的專利申請案件不需檢索就顯得不合時宜。申請人的意見陳述不僅在于說服審查員及其代表的本領(lǐng)域技術(shù)人員，還應(yīng)以說服普通大眾作為目標(biāo)，這對于準(zhǔn)確及時的判斷發(fā)明創(chuàng)造不脫離社會需要是有益的。

五、改進(jìn)建議

綜上所述，對于《專利審查指南》實用性標(biāo)準(zhǔn)提出以下建議：1.完善積極效果中明顯無益的判斷標(biāo)準(zhǔn)與方式。規(guī)定審查員可通過檢索獲取支持其認(rèn)定發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜕暾埦哂猩鐣：π曰螂m實現(xiàn)其發(fā)明目的但負(fù)面影響遠(yuǎn)大于有益效果的證據(jù)，在審查員具有充分證明其觀點的證據(jù)的情況下，申請人負(fù)有證明其技術(shù)方案無害和有益的舉證責(zé)任，反之如果申請人不能列出充分的證據(jù)或根據(jù)說明書公開內(nèi)容陳述可信服的理由，則發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜕暾埖膶嵱眯允遣豢尚诺摹?.借鑒美國實用性審查標(biāo)準(zhǔn)，制定專門的《實用性審查指南》，將典型判例時效化，統(tǒng)一審查基準(zhǔn)的基礎(chǔ)上賦予審查員更多的自由裁量權(quán)，領(lǐng)域內(nèi)專家證明或聲明都可用以證明實用性與否，防治新興科技領(lǐng)域被濫用或壟斷。3.將實用性與公開充分進(jìn)行結(jié)合規(guī)定。如果一件專利申請技術(shù)方案由于本身缺陷導(dǎo)致無法實施因而不具備實用性，其說明書中必然存在無法充分公開進(jìn)而自圓其說的內(nèi)容，在這種情況下可規(guī)定審查員能夠指出該發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜕暾埵且驗閷嵱眯远粷M足充分公開的，以避免申請人通過詭辯掩蓋其技術(shù)方案固有缺陷。

參考文獻(xiàn)：

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社.2010.

[2]尹新天.中國專利法詳解（第 1 版）.知識產(chǎn)權(quán)出版社.2011.endprint