國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心 王 贇 牛雪珂

一、引言

涉商申請反映了計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在人類社會活動領(lǐng)域中的應(yīng)用，這類申請既有計算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用，又有商業(yè)模式的運(yùn)作過程，是一種商業(yè)方法模式與計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相互交融的產(chǎn)物。在涉商案件審查中，要區(qū)分出權(quán)利要求中的技術(shù)特征和非技術(shù)特征，主要針對技術(shù)領(lǐng)域以及對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征進(jìn)行檢索，同時要整體把握其技術(shù)方案，整體把握發(fā)明構(gòu)思，看其是否解決了技術(shù)問題，是否產(chǎn)生了技術(shù)效果，不能單純割裂技術(shù)特征與非技術(shù)特征，重點(diǎn)在于整個方案的把握與理解，準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，準(zhǔn)確理解發(fā)明，準(zhǔn)確認(rèn)定事實，做到授權(quán)清晰、適當(dāng)，駁回客觀、公正。

二、準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員

1.理解發(fā)明

準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，首要的也是最關(guān)鍵的一步——準(zhǔn)確理解發(fā)明。對申請文件的理解，重點(diǎn)應(yīng)放在技術(shù)領(lǐng)域，所解決的技術(shù)問題，采取的技術(shù)手段以及達(dá)到的技術(shù)效果上。要明確該技術(shù)方案的全部技術(shù)特征，特別是其中區(qū)別于背景技術(shù)的特征，確定技術(shù)方案的保護(hù)范圍以及認(rèn)清該方案實際解決的技術(shù)問題，也即我們要從技術(shù)方案整體出發(fā)，把握其發(fā)明構(gòu)思。

發(fā)明構(gòu)思是基于特定的技術(shù)領(lǐng)域，并集技術(shù)問題、技術(shù)手段、技術(shù)效果于一身的產(chǎn)物，是發(fā)明人為解決現(xiàn)有技術(shù)存在的問題所提出的技術(shù)改進(jìn)思路或想法，該思路通過利用自然規(guī)律或技術(shù)原理的具體技術(shù)手段來實現(xiàn)。在專利審查過程中，正確體會發(fā)明構(gòu)思，準(zhǔn)確把握發(fā)明實質(zhì)，是正確理解申請人專利申請訴求、客觀進(jìn)行三性評判的重要保證[1]，也是審查員準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，提升專利審查質(zhì)量的基礎(chǔ)。

在實際審查中，對發(fā)明構(gòu)思的把握一般從申請人記載的背景技術(shù)出發(fā)，結(jié)合該領(lǐng)域的一些公知常識，對現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)缺陷進(jìn)行認(rèn)定，然后基于發(fā)明要解決的缺陷，即技術(shù)問題，獲取發(fā)明人、申請人對現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)思路。發(fā)明構(gòu)思是一個發(fā)明的靈魂，分析發(fā)明構(gòu)思的整個過程是研究一個發(fā)明為何誕生以及如何誕生的過程，也即審查員要從還原發(fā)明的角度，把握發(fā)明構(gòu)思，深刻理解發(fā)明的技術(shù)方案，這是基礎(chǔ)，也是準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的關(guān)鍵。下面筆者舉例說明。

【案例1】申請?zhí)枺?013106245385

本申請涉及一種電子券管理方法及系統(tǒng)，申請人聲稱的現(xiàn)有技術(shù)中的電子券都是進(jìn)行一次鑒權(quán)，即消費(fèi)時，對電子券進(jìn)行鑒權(quán)，鑒權(quán)合格，另其失效作廢，但是當(dāng)消費(fèi)者在不同商家消費(fèi)或者需要不同服務(wù)時，能不能僅僅使用一張電子券，來解決消費(fèi)相互割離的問題呢？基于該技術(shù)缺陷，該申請?zhí)岢隽嗽谝粡堧娮尤显O(shè)置多個鑒權(quán)信息，每享受一次服務(wù)或者每消費(fèi)一次，對相應(yīng)鑒權(quán)信息進(jìn)行鑒權(quán)，并另其失效，可見整個過程形成了該申請的發(fā)明構(gòu)思。

2.檢索

審查員首先應(yīng)當(dāng)以獨(dú)立權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案作為檢索的主題。這時，應(yīng)當(dāng)把重點(diǎn)放在獨(dú)立權(quán)利要求的發(fā)明構(gòu)思上，而不應(yīng)當(dāng)只限于獨(dú)立權(quán)利要求的字面意義，但也不必擴(kuò)展到考慮說明書及其附圖的內(nèi)容后得出的每個細(xì)節(jié)[2]。

涉商領(lǐng)域的案件種類繁雜，交叉較多，且其分類號較為粗略，使用分類號檢索效率較低。因此，我們審查員在檢索時須把握申請的技術(shù)方案實質(zhì)，基于發(fā)明構(gòu)思，綜合考慮技術(shù)領(lǐng)域、應(yīng)用領(lǐng)域、技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行檢索，將其特殊性、一般性統(tǒng)一于技術(shù)性。以下筆者將從提高涉商申請的檢索能力進(jìn)而準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行闡述。

【案例2】申請?zhí)枺?014101250466

本申請所要解決的問題是經(jīng)典老電影在排行榜中居高不下，然而因為電影過于陳舊，并不適合當(dāng)下或者將來推薦給用戶觀看，但是新出品的較好電影因為沒有收到足夠的用戶反饋，排名過低，甚至沒有登上排行榜，但年代久遠(yuǎn)的電影和用戶對電影較老的評分都會隨時間推移而影響力不斷減小，基于此，本申請?zhí)岢隽丝紤]時間衰減因子，使得經(jīng)典老電影排名隨著時間衰減靠后，對用戶近期熱播的電影將在最終排名中會比原先有所提升，進(jìn)而更加合理地體現(xiàn)當(dāng)下用戶對電影的關(guān)注度和期望，將排名靠前的電影推薦給用戶。

審查員首先在專利庫對申請人、發(fā)明人進(jìn)行了追蹤檢索，并針對本申請的發(fā)明構(gòu)思，即電影排名隨時間衰減，進(jìn)行關(guān)鍵詞的精準(zhǔn)檢索、擴(kuò)展檢索，均未檢索到合適的對比文件。最后，審查員綜合考慮了技術(shù)領(lǐng)域、應(yīng)用領(lǐng)域、技術(shù)內(nèi)容，同時考慮其發(fā)明的最終目的，不僅僅是為了得到合理的排名結(jié)果，而是為了將排名靠前的電影推薦給用戶，因此基于上述考慮，進(jìn)一步分析此類排名方式可能應(yīng)用其他領(lǐng)域，不限于電影，比如期刊、論文的影響因子、引用量、知名度、作者的權(quán)威性等，其價值也會隨著時間而衰減，于是調(diào)整檢索思路，檢索到好用的對比文件，發(fā)明名稱：權(quán)威作者和高質(zhì)量論文推薦系統(tǒng)和推薦方法，公開日：2013年12月11日。

該對比文件的發(fā)明構(gòu)思同樣是考慮學(xué)術(shù)論文屬性、用戶對論文的評分，論文的質(zhì)量價值會隨著時間的發(fā)展而下降，即使年代久遠(yuǎn)作者的權(quán)威值很高，其論文在一定程度上也不適合在當(dāng)下排在最前面，因此，對學(xué)術(shù)論文屬性矩陣、用戶對論文的評分矩陣同時乘以時間衰減因子，得出更加合理的論文排名，進(jìn)而推薦給用戶，可見對比文件公開的內(nèi)容與本申請的發(fā)明構(gòu)思如出一轍，將論文的排名方法應(yīng)用于電影排名，并不存在技術(shù)上的障礙，可以作為評述權(quán)利要求創(chuàng)造性的X類文獻(xiàn)。

上述案例類型為國內(nèi)公司申請人，在專利庫進(jìn)行檢索后起初沒有檢索到對比文件，但是通過發(fā)明構(gòu)思，綜合考慮技術(shù)領(lǐng)域、應(yīng)用領(lǐng)域、技術(shù)內(nèi)容，結(jié)合發(fā)明目的，檢索到好用對比文件，找到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，否則可能漏檢，致使審查員未能準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，可能作出不恰當(dāng)保護(hù)范圍的授權(quán)，從而降低案件授權(quán)的穩(wěn)定性，影響專利審查質(zhì)量。

3.事實認(rèn)定

對于涉商領(lǐng)域的申請，新穎性評判的申請占比相對較少，創(chuàng)造性評判占多數(shù)，而創(chuàng)造性審查的關(guān)鍵點(diǎn)在于本申請是否有技術(shù)上的貢獻(xiàn)，因此審查員是否準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，直接影響創(chuàng)造性的審查。

對于涉商領(lǐng)域的申請，檢索到的對比文件常常是關(guān)于體現(xiàn)本申請發(fā)明構(gòu)思的，在對比文件公開的事實認(rèn)定上，需要審查員認(rèn)真理解本申請的權(quán)利要求請求保護(hù)的技術(shù)方案的實質(zhì)，同時認(rèn)真分析理解對比文件公開的事實，尤其涉及從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容的認(rèn)定，也就是說關(guān)于隱含公開的事實認(rèn)定，隱含公開經(jīng)常是對比文件事實認(rèn)定的爭議所在，判斷一個特征是否是隱含公開，要看從對比文件記載的內(nèi)容中是否能夠確定該特征是實現(xiàn)技術(shù)方案唯一的選擇，也就是把握其必然性。

在特征對比時，對于權(quán)利要求中的諸如“設(shè)置資源回收規(guī)則，對資源進(jìn)行回收操作”、“預(yù)先設(shè)置監(jiān)控規(guī)則，進(jìn)行實時監(jiān)控”等容易犯如下錯誤，認(rèn)為對資源回收、實時監(jiān)控等已被對比文件公開，卻認(rèn)為“設(shè)置對應(yīng)的資源回收規(guī)則、監(jiān)控規(guī)則”為區(qū)別，試想，既然對比文件已經(jīng)公開了對資源進(jìn)行回收操作、實時監(jiān)控等，則必然存在相應(yīng)的回收規(guī)則、監(jiān)控規(guī)則，其為對比文件隱含公開的內(nèi)容?？梢姡瑴?zhǔn)確認(rèn)定事實，也是審查員準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

三、結(jié)論

綜上所述，涉商領(lǐng)域準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員需要做到深刻理解發(fā)明，同時也要深入分析對比文件公開的內(nèi)容，把握發(fā)明構(gòu)思，把握技術(shù)實質(zhì)，準(zhǔn)確認(rèn)定事實，將涉商申請審查的特殊性、一般性統(tǒng)一于技術(shù)性，客觀審視技術(shù)改進(jìn)，進(jìn)而提升專利審查質(zhì)量。

[1]朱仁秀,等.體會發(fā)明構(gòu)思,把握發(fā)明實質(zhì)——淺談發(fā)明構(gòu)思在專利審查工作中的作用[J].審查業(yè)務(wù)通訊,2014,20(8):1-6.

[2]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010,1:204.