鄧毅

日本是技術(shù)強國以及中國的鄰國，一直以來，每年都有大量的日本專利申請涌入中國。與此同時，中國的科學(xué)技術(shù)水平及知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)也在茁壯成長，不難想象，中國企業(yè)將越來越重視在日本進行專利申請以期獲得專利保護。不過，日本的專利制度改法頻繁，而且與中國之間存在著諸多差異，在這樣的背景下，當向日本進行專利申請時，如何靈活而有效地利用日本專利申請制度的特點，對于幫助申請人盡快獲得所期望的專利權(quán)尤為重要。針對這一現(xiàn)狀，本文著重地對日本專利申請制度進行介紹，并通過與中國的制度進行對比，便于直觀地了解日本專利申請制度自身的特點。本文將分為“申請流程篇”“實務(wù)應(yīng)用篇”“實用新型篇”三個部分來進行介紹。

一、申請流程篇

圖1顯示了在日本進行專利申請的大致流程。如該圖所示，從提交申請直至授權(quán)為止的整體流程與中國是比較相近的，然而，在看似相近的表面背后，卻隱藏著如下諸多區(qū)別。

（一）申請語言

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第36條之2

日本通過2016年的法律修改，將能夠以日語或英語進行專利申請（基于《巴黎公約》），擴大為能夠以日語、英語或者其他外語進行申請，即申請人可以通過提交日語的專利申請請求書，同時附上外語的申請文件來完成申請的提交并獲得申請日。不過，以外語提交的專利申請并非是一份完備的申請，審查流程只有在正式提交了申請文件的日語譯文之后才能啟動。另外，從申請日（主張優(yōu)先權(quán)時，是指最早的優(yōu)先權(quán)日）起1年4個月以內(nèi)應(yīng)提交日語譯文。需要說明的是，在提交了日語譯文后，可以在外語申請文件記載的范圍內(nèi)對日語譯文的翻譯錯誤進行修改。日本的這種外語申請制度能夠確保更早的申請日，避免申請人因無時間進行翻譯而導(dǎo)致的申請日期的延誤。

與日本不同，中國的專利申請目前只能夠采用中文進行提交（基于《巴黎公約》），而且在提交后，任何修改都要限制在不超出中文申請文件的范圍內(nèi)。

上面提到的外語申請制度是就《巴黎公約》申請而言的，對于PCT申請而言，中日是類似的——在日本允許用日語或英語，在中國允許用中文或英語進行申請。

（二）主動修改的時機

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第17條之2

根據(jù)日本《特許法》第17條之2第1項的規(guī)定，在審查部門未發(fā)出過拒絕理由通知（相當于中國的審查意見通知書）的情況下，申請人從提交申請起直至授權(quán)決定的副本送達以前，均可以對申請文件進行主動修改。另一方面，在審查部門發(fā)出過拒絕理由通知的情況下，申請人從提交申請起直至接收到第一次發(fā)出的拒絕理由通知為止，均可以對申請文件進行主動修改。

可以看出，申請人在日本進行主動修改的時機也比中國寬松許多。在中國，原則上只能夠在提出實質(zhì)審查請求的同時，以及收到進入實質(zhì)審查階段的通知起3個月內(nèi)進行主動修改。

（三）實質(zhì)審查請求的提出

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第48條之3

根據(jù)日本《特許法》第48條之3第1項的規(guī)定，從申請日起（主張了優(yōu)先權(quán)時，是指實際申請日）3年內(nèi)任何人都可以針對專利申請?zhí)岢鰧嵸|(zhì)審查請求。

與此不同，中國只有申請人自己能夠提出實質(zhì)審查請求（有一種例外是國務(wù)院專利行政部門認為必要的時候，可以自行對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查）。此外，在中國，當伴有優(yōu)先權(quán)時，實質(zhì)審查請求的起算點是從最早的優(yōu)先權(quán)日起算的，并非像日本那樣從實際申請日起算。

（四）拒絕理由通知

1.拒絕理由通知的種類

——相關(guān)法規(guī)：日本《審查基準》之第I部審查總論第2章第3節(jié)

在日本，拒絕理由通知分為兩種，即最初的拒絕理由通知和最后的拒絕理由通知。具體地講，針對應(yīng)該在第一次的拒絕理由通知中指出的問題進行通知，稱為“最初的拒絕理由通知”。另一方面，申請人答復(fù)“最初的拒絕理由通知”時進行的修改所引起的拒絕理由通知，則稱為“最后的拒絕理由通知”。需要注意的是，最初的拒絕理由通知并非特指第一次的拒絕理由通知。這是因為在實際的審查中，因遺漏而未在第一次的拒絕理由通知中指出應(yīng)該指出的問題的情況并不少見。當在第二次或者之后的拒絕理由通知中指出了應(yīng)該在第一次的拒絕理由通知中指出的問題時，這樣的拒絕理由通知仍然稱為最初的拒絕理由通知。總之，第一次的拒絕理由通知必然是最初的拒絕理由通知；而從第二次起，拒絕理由通知是最初的拒絕理由通知還是最后的拒絕理由通知，要根據(jù)通知的實質(zhì)內(nèi)容而非通知的次數(shù)進行判斷。

與此相對，在中國不會按照通知書的內(nèi)容進行分類，而是直接按照第一次、第二次、第三次…這樣的順序進行編排。

2.答復(fù)拒絕理由通知時的修改要件

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第17條之2

在日本，根據(jù)拒絕理由通知的種類不同，針對其進行答復(fù)時的修改要件自然也是不同的，差異如下。

答復(fù)最初的拒絕理由通知時禁止的修改：新規(guī)事項的增加（法17條之2第3項，超范圍要件）+shift（法17條之2第4項，單一性要件）

答復(fù)最后的拒絕理由通知時禁止的修改：新規(guī)事項的增加（法17條之2第3項，超范圍要件）+shift（法17條之2第4項，單一性要件）+目的外修改（法17條之2第5項）

注：目的外修改是指除以下修改之外的修改：

（a）權(quán)利要求的刪除

（b）權(quán)利要求的范圍的縮減

（c）筆誤的修改

（d）對不清楚的記載內(nèi)容的解釋

可見，與答復(fù)最初的拒絕理由通知相比，答復(fù)最后的拒絕理由通知增加了禁止“目的外修改”這一嚴格的要求。實際上，正是因為多了這個要求，申請人在日本答復(fù)最后的拒絕理由通知時的限制，基本上類似于在中國答復(fù)任何一次審查意見通知時的限制。另一方面，在答復(fù)最初的拒絕理由通知時，只要滿足了超范圍要件及單一性要件，即使進行了類似擴大保護范圍、增加權(quán)利要求等修改，也是允許的。所以，申請人在日本會格外珍惜答復(fù)最初的拒絕理由通知這個機會。

與日本相比，在中國，答復(fù)每次審查意見通知書時的修改限制都是一樣的，除了不允許超范圍以外，原則上應(yīng)當針對通知書指出的缺陷進行修改，類似主動擴大權(quán)利要求的保護范圍、主動增加權(quán)利要求等都是不允許的。

3.拒絕理由通知的答復(fù)期限

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第50條之1（具體期限可查閱日本審查便覽）

日本對于最初和最后的拒絕理由通知的答復(fù)期限是一樣的：國內(nèi)申請人60天（可延期1次為2個月），國外申請人3個月（可延期2次，第一次2個月，第二次1個月）

可見，日本區(qū)分地對待國內(nèi)申請人和國外申請人，并給予國外申請人更寬裕的時間。中國則不進行國內(nèi)申請人和國外申請人的區(qū)分，統(tǒng)一要求第一次審查意見通知的答復(fù)期限為4個月（可延期1次，每次1個月或者2個月），從第二次審查意見通知起，答復(fù)期限為2個月（可延期1次，每次1個月或者2個月）。

（五）駁回后階段

當專利申請被駁回后，中日兩國都設(shè)置了前置審查程序以及復(fù)審程序，不過，在兩國的程序的具體執(zhí)行中，仍然存在著許多不同點。

1.前置審查程序

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第162條及日本《審查基準》之第I部審查總論第2章第7節(jié)

在日本，當申請被駁回而申請人提出復(fù)審請求時，如果申請人對申請文件進行了修改，則啟動前置審查。即，日本的前置審查是以在復(fù)審請求時修改了申請文件為契機而啟動的。此外，在日本的前置審查中，審查員可以做出如下三種決定：

（1）認為申請文件已經(jīng)克服了所有缺陷，撤銷駁回決定而授予專利權(quán)；

（2） 在認為不能撤銷駁回決定而授予專利權(quán)的情況下，做出前置報告；

（3） 發(fā)出拒絕理由通知。

與日本不同，中國的前置審查是在復(fù)審請求人提出復(fù)審時必須啟動的程序，而且不會像日本那樣發(fā)出審查意見通知書或者直接授予專利權(quán)。

2.復(fù)審程序

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第159、160條

日本的復(fù)審程序與中國相比，主要區(qū)別如下：

日本的復(fù)審：可以授予專利權(quán)；可以撤銷駁回決定而返回原審查部門進行審查；在未克服駁回理由的情況下，原則上可以不進行通知而直接作出維持駁回的決定。

中國的復(fù)審：不能授予專利權(quán)；在撤銷駁回決定的情況下必須返回原審查部門進行審查；在未克服駁回理由的情況下，至少給予請求人一次答辯機會。

最后需要說明的是，在日本的復(fù)審程序的實踐中，請求人通常會積極地與合議組取得聯(lián)系進行溝通，謀取答辯的機會并尋找克服缺陷的有效途徑。近年來，在日本請求復(fù)審而得到授權(quán)的比例很高，這一定程度上反映了直接與合議組進行意見交換所帶來的有益效果。

（六）分案申請

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第44條

日本進行分案申請的時機以及分案時的要求有其獨特之處。

1.分案的時機（日本《審查基準》第VI部特殊申請之第1章第1節(jié)）

日本可以在以下時機中的任意一個時機進行分案：

（i） 可以對說明書、權(quán)利要求書或附圖進行修改的時機（包括能進行主動修改的時期、答復(fù)拒絕理由通知時以及提復(fù)審時）

（ii）從授權(quán)決定的副本送達日起30日以內(nèi)

（iii）從最初的駁回決定的副本送達日起3個月以內(nèi)

注：關(guān)于上述（ii），在經(jīng)過了前置審查程序或者復(fù)審程序取得授權(quán)的情況下，不再適用上述（ii）的規(guī)定，也就是失去了分案的機會。關(guān)于上述（iii），在撤銷了最初的駁回決定之后再次被駁回的情況下，不再適用上述（iii）的規(guī)定，也就是失去了分案的機會。

2.分案的依據(jù)（日本《審查基準》第VI部特殊申請之第1章第1節(jié)）

在日本進行分案申請時，根據(jù)上述（i）～（iii）時機的不同，進行分案申請時所依據(jù)的文本也是不同的：

（1） 對于時機（i）而言，分案申請所依據(jù)的申請文件是原始提交的文本。

（2） 對于時機（ii）、（iii）而言，分案申請所依據(jù)的申請文件是分案申請之前的文本。即，如果原始提交的申請文件在審查過程中已經(jīng)進行過修改，這時，所依據(jù)的申請文件只能是進行過修改后的文本，而不能依據(jù)原始提交的文本進行分案。

基于以上這種分案時機、分案所依據(jù)的文本的限制，在日本，人們普遍認為在最初的駁回之后提出復(fù)審的同時進行分案，是最后的分案機會。這是因為，上面提到在最初的駁回后，即便之后授權(quán)或者再次被駁回，都沒有機會再進行分案。而且，在最初的駁回之后，只有在復(fù)審的同時進行分案才能夠以原始提交的申請文本為依據(jù)進行分案，在其他情況下則是以分案之前已經(jīng)修改后的文本作為依據(jù)，這是申請人所不希望的。

與日本不同，在中國進行分案的時機相對寬裕，只要母案申請?zhí)幱趯彶橹校魏螘r候都可以提出分案。此外，自發(fā)出駁回決定之日起三個月內(nèi)以及自發(fā)出授權(quán)通知書之日起兩個月內(nèi)，也可以提出分案。特別需要說明的是，在中國，無論何時提出分案都是以原始申請文件的文本為依據(jù)。

（七）授權(quán)后階段

1.異議制度

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第113條

日本通過2014年的法律修改，設(shè)立了授權(quán)后的異議制度，即從授予專利權(quán)公報的公告日起6個月以內(nèi)，任何人都可以對授予的專利權(quán)提出異議。相比之下，中國的異議制度已經(jīng)于2001年的法律修改中廢除。

2.無效制度

——相關(guān)法規(guī)：日本特許法第123條

與授權(quán)后的異議制度的設(shè)立相應(yīng)地，日本于2014年將日本《特許法》第123條第2項中能夠由任何人提出無效請求的規(guī)定修改為：僅限于利害關(guān)系人才能夠?qū)＠麢?quán)提出無效請求。與日本不同，在中國，從授予專利權(quán)公報的公告日起，任何人都可以對授予的專利權(quán)提出無效。這種差異是由于日本設(shè)置了上面提到的異議制度，而中國已經(jīng)廢除了異議制度所造成的。

3.訂正審判制度

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第126條

根據(jù)日本《特許法》第126條第1、2項的規(guī)定，專利權(quán)人可以在異議請求、無效宣告程序以外的期間，請求對授權(quán)文本進行修改，稱作訂正審判。此時，限于在以下范圍中進行修改：

（1） 權(quán)利要求的范圍的縮減；

（2） 筆誤的修改；

（3） 不清楚的記載內(nèi)容的澄清；

（4） 將引用了其他權(quán)利要求的某項權(quán)利要求修改為不再引用上述其他權(quán)利要求。

而在中國，不具備日本那樣的訂正審判制度。因此，在授權(quán)后，只有在無效程序中，專利權(quán)人才能夠?qū)κ跈?quán)文本進行修改，這也是專利權(quán)人自己無效自己專利權(quán)的動機之一。

二、實務(wù)應(yīng)用篇

上文按照專利申請的大致流程介紹了一些中日專利申請制度上的區(qū)別。下面介紹幾點與具體的實務(wù)應(yīng)用相關(guān)的差異。

（一）新規(guī)事項的追加（超范圍）

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第17條之2第3項及《審查基準》第IV部第2章

根據(jù)日本《審查基準》第IV部第2章的規(guī)定，所謂被記載于原始申請文件中的事項，是指本領(lǐng)域技術(shù)人員通過綜合原始文本中的全部記載內(nèi)容而能夠?qū)С龅氖马?，即能夠從原始申請文件中明確得到的事項。實際上，關(guān)于超范圍，日本曾經(jīng)也采用過與中國“直接地、毫無疑義地確定”相類似的判定標準。不過，日本已經(jīng)通過2003年的法律修改，將上述標準改為“能夠從原始申請文件中明確得到的事項”。因此，日本對于超范圍的判定標準較中國而言是相對寬松的，利用附圖進行修改的余地也更大。下面顯示了日本特許廳網(wǎng)站上登載的事例集中的一例。

修改前：與識別編號一起發(fā)送位置坐標和用戶信息。

修改后：與識別編號一起發(fā)送位置坐標，即：刪除了“用戶信息”。

日本的結(jié)論如下：

在原始說明書中的任何位置均未記載過僅發(fā)送“識別編號和位置坐標”，但是， “用戶信息”是與本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題以及相應(yīng)的手段無關(guān)的，此時，“用戶信息”是任意的添加事項，因此刪除“用戶信息”并不超范圍。

與此相對，在采用了“直接地、毫無疑義地確定”這樣的嚴格審查標準的中國，上述這樣的修改想必難以得到認可。

（二）擴大先愿（抵觸申請）

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第29條之2

日本將類似于中國抵觸申請的情形稱為“擴大先愿”。對于某一申請日提出的專利申請而言，其新穎性會受到在該申請日以前提出且在該申請日以后公布的“抵觸申請”的損害。需要說明的是，在日本，相同的申請人或者相同的發(fā)明人的申請不構(gòu)成“抵觸申請”。而在中國，“抵觸申請”則包含由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型提出的申請，不存在日本那樣的例外。

（三）單一性

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第37條及《審查基準》第Ⅱ部第3章

中日兩國針對單一性的評價都是以是否具有“特定技術(shù)特征（STF）”作為判斷標準。然而，兩國對“特定技術(shù)特征（STF）”的解釋有差異。根據(jù)日本《審查基準》第Ⅱ部第3章的規(guī)定，可以清楚地理解到“特定技術(shù)特征”是使發(fā)明具備新穎性的技術(shù)特征；而在中國的《專利審查指南》中，明確規(guī)定“特定技術(shù)特征”是使發(fā)明具備新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)特征?？梢?，雖然中日兩國表面上都采用了“特定技術(shù)特征（STF）”這個判斷標準，但在實務(wù)應(yīng)用中仍存在本質(zhì)上的差異。

（四）計算機程序

——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第2條

在日本，以“程序”為主題的權(quán)利要求能夠被授予專利權(quán)。不過，申請人在撰寫程序的權(quán)利要求時，應(yīng)該寫明“程序”所依托的載體，即，需要寫明是由計算機或是相應(yīng)的實體部件來執(zhí)行“程序”。

在中國，已于2017年4月1日起實施的修改后的《專利審查指南》中規(guī)定，記錄有計算機程序的介質(zhì)能夠得到保護，然而計算機程序自身尚未在《專利法》中得到保護，而仍屬于著作權(quán)的保護范疇。

三、實用新型篇

最后，簡要地討論一下中日在實用新型專利申請制度上的差異。圖2顯示了兩國之間在實用新型制度上的比較。

日本的實用新型申請制度與中國相比，進行的是更加純粹的初步審查（形式審查），不會對新穎性進行判斷。然而，這種相對寬松的審查標準對實用新型的專利權(quán)人在行使專利權(quán)時提出了要求，帶來了相對沉重的義務(wù)。當實用新型的專利權(quán)人欲行使專利權(quán)時，日本要求專利權(quán)人必須要出具專利權(quán)評價報告（技術(shù)評價書），也就是提醒專利權(quán)人自己應(yīng)該意識到授權(quán)后的實用新型專利權(quán)是否存在缺陷。在專利權(quán)評價報告中存在對專利權(quán)不利的結(jié)論的情況下，如果專利權(quán)人依舊貿(mào)然去行使權(quán)利，一旦行使權(quán)利的過程中自己的專利權(quán)被專利權(quán)評價報告中的證據(jù)無效，專利權(quán)人需要反過來賠償對方的損失，即承擔反賠義務(wù)。在這樣的背景下，專利權(quán)人即使獲得了實用新型專利權(quán)，行使權(quán)利時也會非常慎重，從而導(dǎo)致在日本實用新型申請的提交量非常低，這與中國申請人大量地提交實用新型申請的現(xiàn)狀形成了鮮明的對比。

可見，在日本，當申請人希望利用某些技術(shù)來行使權(quán)利時，通常不會貿(mào)然地去申請實用新型。不過，從積極的方面考慮，當申請人認為自己的技術(shù)已經(jīng)達到一定的創(chuàng)造性（有信心在技術(shù)評價書中得到肯定性的評價），同時產(chǎn)品的生命周期非常短且短期內(nèi)又不會有后續(xù)改進時，可以考慮申請實用新型來迅速地得到授權(quán)，盡早地開展經(jīng)營活動，迅速地占領(lǐng)市場并獲得經(jīng)營收益。當今市場風云變換，有時速度就意味著勝利，筆者認為這也是日本實用新型制度的價值所在。

結(jié)語

本文通過對中日兩國的專利申請制度、專利實務(wù)應(yīng)用、實用新型申請制度進行比較、研究發(fā)現(xiàn)，雖然兩國在專利事務(wù)的整體流程上比較相近，但在具體的規(guī)定及執(zhí)行層面上，卻存在著諸多實質(zhì)性的差異。日本的專利申請制度擁有中國所不具備的外語申請制度、寬裕的主動修改時機等友好的一面。此外，從拒絕理由通知、前置審查、復(fù)審及分案的程序來看，日本的相關(guān)規(guī)定及流程有著明顯的節(jié)約審查程序的傾向。作為中國的專利代理人，在幫助申請人向日本進行專利申請時，應(yīng)做到對兩國專利申請制度的差異了然于心，充分利用日本專利申請制度的特點，揚其長避其短，幫助中國的技術(shù)在日本獲得穩(wěn)固的專利保護。

參考文獻

[1] 日本特許廳 特許·実用新案審査基準 2016年3月23日（源自www.jpo.go.jp）

[2] 日本特許廳 特許·実用新案審査ハンドブック 2017年3月22日（源自www.jpo.go.jp）

[3] 日本特許廳 方式審査便覧 2017年10月2日（源自www.jpo.go.jp）

[4] 中國人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局 專利審查指南（2010版）