薛友飛

根據(jù)國際知名知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)提供商科睿唯安發(fā)布的最新研究報告《中國品牌走向世界》，自2014年以來，美國已成為中國品牌的主要市場，中國大陸主體在美國提交的商標(biāo)申請量從2014年的6200余件到2017年的超過5萬件，整體成指數(shù)增長。2017年，中國國內(nèi)申請人在美國的申請量占美國全年申請量約11%。但是，在這樣高速增長的申請量背后卻隱藏著潛在的風(fēng)險。美國商標(biāo)法律制度與中國商標(biāo)法律制度存在較大差異，特別是美國商標(biāo)權(quán)的取得是以商標(biāo)使用為前提條件，因此，準(zhǔn)確理解美國商標(biāo)法對商標(biāo)使用的要求對國內(nèi)申請人來說就非常重要。本文將通過對現(xiàn)階段美國專利商標(biāo)局對商標(biāo)使用證據(jù)的要求及審查趨勢進(jìn)行分析，指出企業(yè)在美國注冊使用商標(biāo)過程中的潛在風(fēng)險，并提出相應(yīng)的規(guī)避建議，希望對國內(nèi)企業(yè)有所幫助。

美國商標(biāo)的使用證據(jù)要求

美國商標(biāo)法非常注重商標(biāo)的實際使用，采用“使用在先”原則來確定商標(biāo)權(quán)的歸屬。雖然美國也設(shè)置了商標(biāo)注冊制度，但是商標(biāo)權(quán)本身仍然來源于商標(biāo)的實際使用，注冊僅是通過行政途徑對業(yè)已形成的商標(biāo)權(quán)辦理法定的確權(quán)手續(xù)。美國商標(biāo)法對商標(biāo)的使用不僅體現(xiàn)在商標(biāo)的申請注冊階段，同時也體現(xiàn)在商標(biāo)注冊后的持續(xù)維護(hù)階段。

（一）申請注冊階段

美國商標(biāo)注冊申請方式主要包含單國注冊和馬德里商標(biāo)國際注冊。單國注冊是指申請人直接向美國專利商標(biāo)局（USPTO）提交注冊申請。此外，美國也是《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》的締約方，申請人還可以通過提交馬德里商標(biāo)國際注冊申請領(lǐng)土延伸至美國。美國單國商標(biāo)注冊的方式相對比較復(fù)雜，可以基于多種基礎(chǔ)提交，各種基礎(chǔ)對商標(biāo)的使用要求也有差異：

1.基于實際使用提交申請（1A）：實際使用是指申請人在提交美國商標(biāo)注冊申請時已經(jīng)在美國將商標(biāo)投入使用，需要在提交商標(biāo)注冊申請的同時一并提交使用證據(jù)。

2.基于意向使用提交申請（1B）：意向使用是指申請人在提交美國商標(biāo)注冊申請時還尚未在美國將商標(biāo)投入使用，但是申請人有將商標(biāo)投入使用的真誠意圖。

以意向使用為基礎(chǔ)提交的注冊申請，在商標(biāo)審查通過后美國專利商標(biāo)局會將商標(biāo)予以公告，若在公告期內(nèi)無人異議或異議不成立，則美國專利商標(biāo)局會在公告期結(jié)束后下發(fā)核準(zhǔn)通知書，要求申請人自通知日起六個月內(nèi)提交使用證據(jù)。若申請人在規(guī)定的期限內(nèi)仍然無法提供使用證據(jù)，可以申請延期，每次可以延期六個月，理論上來說最多可以延期五次，但是每次延期均會產(chǎn)生一定的費用，且越往后延期的難度越大。若申請人未在規(guī)定期限內(nèi)提交使用證據(jù)或辦理延期，則美國專利商標(biāo)局將視為申請人放棄該商標(biāo)注冊申請。

3.基于國內(nèi)注冊基礎(chǔ)提交申請（44E）：基于國內(nèi)注冊基礎(chǔ)指的是申請人打算在美國申請的商標(biāo)在國內(nèi)已經(jīng)核準(zhǔn)注冊，需要在提交美國注冊申請時一并提交國內(nèi)商標(biāo)注冊證。

4.基于國內(nèi)申請基礎(chǔ)提交申請（44D）：基于國內(nèi)申請基礎(chǔ)指的是申請人打算在美國申請的商標(biāo)在國內(nèi)已經(jīng)提交注冊申請，在國內(nèi)商標(biāo)申請日起六個月內(nèi)依據(jù)《巴黎公約》的規(guī)定提交美國商標(biāo)注冊申請，并要求國內(nèi)申請的優(yōu)先權(quán)?；谶@種基礎(chǔ)提交的美國注冊申請，后期仍然需要提交商標(biāo)在國內(nèi)的注冊證。

雖然基于國內(nèi)注冊或申請基礎(chǔ)提交美國申請不需要提交在美國實際使用的證據(jù)，但是仍然需要滿足一個非常重要的前提條件：申請人有將商標(biāo)在美國付諸實際使用的真誠意圖。

（二）注冊后維持階段

雖然美國商標(biāo)注冊申請可以采用單國注冊和馬德里國際注冊兩種途徑提交，并且單國注冊還可基于四種基礎(chǔ)提交，但是，無論采取何種方式提交，在商標(biāo)注冊以后均需要按照美國商標(biāo)法的規(guī)定在注冊日起5-6年內(nèi)以及注冊后每十年向美國專利商標(biāo)局提交使用證據(jù)，否則商標(biāo)將被美國專利商標(biāo)局撤銷。

由此可見，美國商標(biāo)法對商標(biāo)實際使用的要求非常高，需要提交使用證據(jù)的次數(shù)也比較多，貫穿商標(biāo)的整個生命周期。

美國商標(biāo)的使用風(fēng)險

就筆者所了解，許多中國企業(yè)在美國申請注冊商標(biāo)時以及注冊商標(biāo)后，都沒有將商標(biāo)在美國進(jìn)行實際使用，也沒有進(jìn)行實際使用的意圖，這造成了非常大的潛在風(fēng)險。下面筆者便通過兩個實際案例來了解其中的風(fēng)險。

案例一 “CAPTAIN RUSSELL CUBA LIBRE”商標(biāo)異議案，美國商標(biāo)審理與上訴委員會認(rèn)為申請人提交注冊申請時沒有真實使用商標(biāo)的意圖

2011年7月，Captain Russell Corp.（簡稱“CR公司”）以意向使用為基礎(chǔ)提交了“CAPTAIN RUSSELL CUBA LIBRE”商標(biāo)的注冊申請；2011年10月，該商標(biāo)初審公告。在公告期間，Diageo North America， Inc.（簡稱“DNA公司”）提出異議申請，其中的一條異議理由為CR公司沒有將該商標(biāo)投入實際使用的意圖。在證據(jù)交換環(huán)節(jié)中，CR公司承認(rèn)其是一家初創(chuàng)的公司，無法提供任何關(guān)于經(jīng)費預(yù)算、市場調(diào)研、廣告推廣計劃、資金來源、營銷渠道等方面的證據(jù)材料，沒有將商標(biāo)進(jìn)行使用的真誠意圖。據(jù)此，美國商標(biāo)審理與上訴委員會支持了異議人的主張。

案例二 “NEUROVASX”商標(biāo)撤銷案，美國商標(biāo)審理與上訴委員會以“欺騙性”為由撤銷商標(biāo)注冊

1997年，Neuro Vasx公司（簡稱“NV公司”）以意向使用基礎(chǔ)提交了 “NEUROVASX”商標(biāo)的注冊申請，注冊保護(hù)的商品為“醫(yī)療設(shè)備，即神經(jīng)支架和導(dǎo)管”。商標(biāo)初審公告后，NV公司于2000年向美國專利商標(biāo)局提交了使用證據(jù)及使用宣誓，聲明申請人已經(jīng)在商業(yè)中將該商標(biāo)使用在了指定保護(hù)的全部商品上。2002年，Medinol公司對該商標(biāo)提出了撤銷申請，其中的一條理由是NV公司在向美國專利商標(biāo)局提交使用聲明時，并沒有將該商標(biāo)使用在商品“神經(jīng)支架”上。NV公司在答辯中承認(rèn)其未將該商標(biāo)使用在商品“神經(jīng)支架”上的事實，并且主動要求撤銷該商標(biāo)注冊在商品“神經(jīng)支架”上的權(quán)利，僅保留在“神經(jīng)導(dǎo)管”上的商標(biāo)權(quán)利。美國商標(biāo)審理與上訴委員會認(rèn)為，NV公司在提交使用宣誓時，明知其商標(biāo)僅使用在“神經(jīng)導(dǎo)管”上而未刪除“神經(jīng)支架”商品，違背了其所遞交的宣誓，屬于實質(zhì)性虛假陳述，構(gòu)成欺騙行為。據(jù)此，美國商標(biāo)審理與上訴委員會裁定撤銷“NEUROVASX”商標(biāo)在全部商品上的注冊。

從以上兩個案例可以看出，美國專利商標(biāo)局對商標(biāo)實際使用證據(jù)的要求非常高，要求申請人就商標(biāo)注冊的全部商品有使用的意圖或者已經(jīng)在美國進(jìn)行實際使用，否則商標(biāo)被他人異議或撤銷掉的風(fēng)險較高。

美國商標(biāo)使用證據(jù)的審查趨勢

2012年，為了評估了解美國注冊商標(biāo)的使用情況，美國專利商標(biāo)局制定了“注冊商標(biāo)使用證據(jù)試點計劃”，在2012至2014年期間開展調(diào)研工作。通常情況下，美國專利商標(biāo)局要求商標(biāo)注冊人在提交使用宣誓書時，就每個類別的商品提供一份使用證據(jù)即可。在該試點項目中，美國專利商標(biāo)局隨機選出500件到期需要提供使用宣誓書的注冊商標(biāo)，要求這些商標(biāo)注冊人就每個類別上的其他商品再額外提供使用證據(jù)。

2015年，美國專利商標(biāo)局公布了該試點項目的結(jié)果報告。該報告顯示：在上述選定的500件注冊商標(biāo)中，共有253件（約51%）存在無法提供使用證據(jù)的問題，大量商標(biāo)指定保護(hù)了超出實際使用范圍的商品。美國專利商標(biāo)局隨后考慮制定加強美國商標(biāo)使用證據(jù)審查工作的措施，保證美國商標(biāo)注冊簿的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性，并且廣泛征求社會意見。

2017年，美國專利商標(biāo)局實施了進(jìn)一步加強商標(biāo)使用證據(jù)審查工作的措施，對到期需要提供使用宣誓書的注冊商標(biāo)，隨機抽取其中的約10%，要求這些商標(biāo)的注冊人就每個類別上的商品再額外提供使用證據(jù)，將注冊商標(biāo)的使用證據(jù)抽查工作常態(tài)化。

2018年，美國專利商標(biāo)局又公布實施了“商標(biāo)使用證據(jù)郵件舉報的試點項目”，如果第三方有證據(jù)能夠證明某件商標(biāo)申請?zhí)峤坏氖褂米C據(jù)涉嫌造假，可以向美國專利商標(biāo)局專門建立的郵箱發(fā)送舉報郵件。

從美國專利商標(biāo)局近些年來的這一系列舉動可以看出，美國專利商標(biāo)局已經(jīng)充分意識到其商標(biāo)注冊簿中存在“腐木”商標(biāo)的情況，并已經(jīng)采取措施嚴(yán)格控制商標(biāo)使用證據(jù)的問題，其對商標(biāo)使用證據(jù)的審查趨勢越來越嚴(yán)格。自2014年以來，美國已成為中國品牌注冊保護(hù)的主要目的地，這也引起了美國專利商標(biāo)局的重點關(guān)注。不得不懷疑，如此大的商標(biāo)申請量的背后，到底有多少商標(biāo)在美國進(jìn)行了實際使用？就筆者所知，許多國內(nèi)申請人在注冊美國商標(biāo)時提交虛假使用證據(jù)，許多商標(biāo)的使用證據(jù)涉嫌通過制圖軟件處理生成，也有一些申請人為了應(yīng)付美國專利商標(biāo)局的審查而臨時粗制濫造一些使用證據(jù)，這類現(xiàn)象或許已經(jīng)給美國專利商標(biāo)局留下了中國申請人容易造假的負(fù)面印象。

美國商標(biāo)的注冊使用策略

為了規(guī)避商標(biāo)在美國注冊使用時不必要的風(fēng)險，筆者有必要探討造成以上現(xiàn)象的原因以及制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。

首先，美國商標(biāo)注冊保護(hù)采用“使用在先”原則，強調(diào)商標(biāo)的實際使用，誰先使用誰就擁有商標(biāo)權(quán)利，且注冊后也必須在相應(yīng)法定時限內(nèi)主動提交使用證據(jù)，商標(biāo)權(quán)的確立和維持均依賴于商標(biāo)的實際使用。而中國商標(biāo)注冊保護(hù)主要采用“申請在先”原則，誰先申請誰就擁有商標(biāo)權(quán)利，商標(biāo)權(quán)的確立并不以實際使用為前提條件，僅需在商標(biāo)注冊后通過實際使用維持商標(biāo)權(quán)的有效性，且還采用“不告不理”原則。美國和中國的商標(biāo)保護(hù)策略存在實質(zhì)性差異，國內(nèi)申請人不能將國內(nèi)商標(biāo)的保護(hù)策略生搬硬套到美國商標(biāo)保護(hù)上，這就要求國內(nèi)申請人在進(jìn)行海外商標(biāo)注冊的時候，應(yīng)更加熟悉目標(biāo)國家的商標(biāo)法律法規(guī)及實踐要求。

其次，由于中國商標(biāo)權(quán)的確立并不以實際使用為前提條件，在申請注冊商標(biāo)選擇商品時就可以隨意擴大商品范圍，甚至通過全群組全類別進(jìn)行無死角的全覆蓋式保護(hù)，只要盡早提交注冊申請就能占據(jù)商標(biāo)權(quán)，這種方式在國內(nèi)還是非常管用的。因此，許多國內(nèi)申請人在注冊美國商標(biāo)時也希望通過這種方式注冊商標(biāo)，殊不知因美國商標(biāo)保護(hù)制度與中國商標(biāo)保護(hù)制度的根本差異，國內(nèi)這套在美國根本就行不通。美國商標(biāo)保護(hù)要求對商標(biāo)擬注冊保護(hù)的每一項商品都進(jìn)行實際使用，如果有任何一項商品未涉及使用但是申請人卻向商標(biāo)局宣誓聲明在全部商品上均已實際使用，就存在提交虛假聲明的嫌疑，注冊商標(biāo)就隨時存在失效的風(fēng)險。在美國，申請人不用過于擔(dān)心商標(biāo)搶注但不使用的行為，因為這種商標(biāo)是相對容易被異議掉或撤銷掉的。企業(yè)在申請注冊美國商標(biāo)選擇商品時，建議就確實需要在美國使用的商品進(jìn)行申請注冊，不要盲目擴大商品范圍。

最后，申請人在提交使用證據(jù)時，雖然只需提交在部分商品上的證據(jù)即可，但其需要宣誓聲明自己已經(jīng)在商標(biāo)注冊保護(hù)的全部商品上使用了商標(biāo)。企業(yè)在實際經(jīng)營的過程中，可能會根據(jù)市場情況調(diào)整銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍，如果企業(yè)已決定不再生產(chǎn)銷售某部分商品，建議在提交使用證據(jù)時主動刪除這部分不再投入實際使用的商品，否則將可能構(gòu)成提交虛假聲明的嫌疑，給他人撤銷留下把柄。當(dāng)然，若企業(yè)日后又需要再在這部分商品上進(jìn)行使用，則可以就這部分商品重新提交注冊申請。

總而言之，美國商標(biāo)保護(hù)制度與中國商標(biāo)保護(hù)制度存在明顯差異，深刻理解美國商標(biāo)法對商標(biāo)實際使用的規(guī)定內(nèi)涵，對企業(yè)在美國注冊使用商標(biāo)具有非常重要的意義，有助于企業(yè)規(guī)避其中不必要的風(fēng)險，有效維護(hù)自己的商標(biāo)權(quán)。唯有如此，企業(yè)才能在海外市場上走得更遠(yuǎn)。