邵亞麗

*作者單位：北京市柳沈律師事務(wù)所。

三、中國申請人在其他國家進(jìn)行申請時(shí)值得注意的要點(diǎn)介紹

對(duì)于中國申請人來講，以中國專利申請為基礎(chǔ)在其他國家提交申請時(shí)，如果不了解其他國家和地區(qū)的專利制度以及實(shí)踐層面上其他國家和地區(qū)與中國專利制度的不同，往往會(huì)造成一些無法挽回的損失。筆者下面從中國專利從業(yè)人員的角度，介紹在美國、韓國、日本、歐洲、印度、俄羅斯和歐亞地區(qū)進(jìn)行申請時(shí)值得關(guān)注的一些制度要點(diǎn)。

鑒于篇幅限制，本文僅僅介紹這些國家的專利制度中的一些具體而典型的地方，以此提醒申請人“舉一反三、順藤摸瓜”地了解相應(yīng)國家的專利制度的其他方面。

（一）美國

美國是中國申請人優(yōu)先考慮提交申請的國家之一，但美國也是有著與其他國家區(qū)別較大的專利制度的國家。筆者認(rèn)為，以下幾點(diǎn)值得中國申請人關(guān)注。

首先，美國專利制度沒有對(duì)于發(fā)明專利的“技術(shù)性”的要求。由此，對(duì)于在中國和歐洲等國家/地區(qū)擔(dān)心因不滿足技術(shù)性要求而被駁回申請的申請人來講，在美國則不需要這樣的擔(dān)心。但是，這并不意味著美國獲得授權(quán)的容易。舉例來講，在人工智能領(lǐng)域，一些在美國可能被駁回的與算法相關(guān)的發(fā)明專利申請?jiān)谥袊赡芨菀撰@得授權(quán)。這是因?yàn)椋诿绹?，抽象概念（Abstract Ideas）是不能被授予專利權(quán)的，而數(shù)學(xué)算法經(jīng)常會(huì)被歸入抽象概念而被拒絕授權(quán)。然而在中國，如果將算法用于解決實(shí)際技術(shù)問題時(shí)，則有可能獲得授權(quán)。

其次，對(duì)于權(quán)利要求中的功能性語句，如果沒有限定執(zhí)行該功能的結(jié)構(gòu)，就會(huì)觸發(fā)35 U.S.C. §112（f）（AIA前為§112的第六段）的適用從而根據(jù)說明書公開的結(jié)構(gòu)或行為來解釋權(quán)利要求的范圍，也就是說，權(quán)利要求的范圍取決于說明書的公開。如果說明書沒有充分公開相應(yīng)的結(jié)構(gòu)或行為，則這樣的權(quán)利要求可能會(huì)被認(rèn)為是無效的（invalid）或者是不確定的（indefinite）。一些申請人試圖用不同的詞語以期獲得功能性語句的優(yōu)勢而不需要承擔(dān)§112（f）的懲罰，這些嘗試通常是沒有用的①關(guān)于在美國功能性限定的更多解釋可參見鏈接文章《功能性權(quán)利要求語句：不清楚陷阱》：https://oshaliang.com/wp-content/uploads/2017/05/Functional-Claim-Language-The-Indefiniteness-Trap-SCN.pdf。。一些常見的容易觸發(fā)35 U.S.C. §112（f）的用詞例如為“mechanism for（用于……的機(jī)構(gòu)）” ，“module for（用于……的模塊）” ，“device for（用于……的裝置）” ，“unit for（用于……的單元）”。相比之下，在中國，權(quán)利要求中的功能性功能并不總是適用說明書的解釋。對(duì)于功能性語言限定的權(quán)利要求，特別是用“裝置+功能”類的語言限定的權(quán)利要求，在中國授權(quán)后，專利權(quán)人仍可以根據(jù)《專利審查指南》（2010版）爭辯功能性限定涵蓋了能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的所有實(shí)施方式②《專利法審查指南》（2010版）第二部分第二章第3.2.1節(jié)“以說明書為依據(jù)”部分（第145頁）規(guī)定：“對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”。但值得注意的是，《審查指南》的該解釋與最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2009）的規(guī)定并不一致，該最高院解釋第四條規(guī)定：“對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”。，但在美國則有可能導(dǎo)致這樣的權(quán)利要求被無效（除非得到說明書的支持）。

特別是，對(duì)于涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明，由于權(quán)利要求中的功能性語言是不可避免的，而通用的計(jì)算機(jī)組件會(huì)被認(rèn)為是“黑匣子（black box）”而導(dǎo)致不清楚，因此對(duì)說明書的撰寫提出了更高的挑戰(zhàn)。通常，說明書中應(yīng)當(dāng)描述適用于通用計(jì)算機(jī)的具體算法、流程等，從而使得通用目的的計(jì)算機(jī)變?yōu)閷Ｓ媚康牡挠?jì)算機(jī)。例如，如果權(quán)利要求中采用了“分布式學(xué)習(xí)控制模塊”這樣的措辭，通用說明書中應(yīng)當(dāng)具體描述該模塊與其他組件的互動(dòng)操作，而不僅僅是將通用計(jì)算機(jī)作為結(jié)構(gòu)公開。

由此，中國申請人在撰寫將來要提交到美國的申請時(shí)，應(yīng)當(dāng)格外注意權(quán)利要求和說明書的撰寫，不要脫離說明書的支持而盲目追求權(quán)利要求的范圍。

另外，在中國，只要申請符合相應(yīng)的分案申請?zhí)峤粫r(shí)機(jī)，申請人就可以自愿提交分案申請。然而，在美國，申請人并不能主動(dòng)提交分案申請，除非收到了關(guān)于單一性的審查意見通知書。雖然沒有自愿分案制度，但是美國有著可替代的“繼續(xù)申請”制度，甚至有著中國沒有的“部分繼續(xù)申請”制度。對(duì)于重要的技術(shù)領(lǐng)域，這些制度都值得申請人考慮使用。

（二）韓國

在韓國，除了可以利用PPH制度進(jìn)行加快外，韓國還有其他途徑的加快程序。例如，在韓國，申請人可以通過自己提交現(xiàn)有技術(shù)資料來加快申請。另外，對(duì)于一些高科技的領(lǐng)域，即與第四代工業(yè)革命相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，比如人工智能（AI）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、3D打印、無人駕駛汽車、大數(shù)據(jù)、智能機(jī)器人、云計(jì)算等領(lǐng)域可以申請加快審查。這與中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第76號(hào)令可以針對(duì)“涉及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等領(lǐng)域且技術(shù)或者產(chǎn)品更新速度快”的技術(shù)領(lǐng)域的申請進(jìn)行優(yōu)先審查的制度類似。

從加快程序的效果上講，韓國加快審查的時(shí)間力度比中國更加具有吸引力。在韓國，從請求之日起2～3個(gè)月就能夠發(fā)出第一次審查意見通知書，并且6個(gè)月就有可能獲得授權(quán)。

在韓國，申請人與審查員會(huì)晤是比較方便的，有利于縮短審查進(jìn)程并且有利于增大授權(quán)的可能性。相比之下，在中國與審查員會(huì)晤是比較困難的。在審查實(shí)踐中，中國代理和中國審查員經(jīng)常通過電話進(jìn)行討論，但是如果申請人（或?qū)＠韼煟┫胍暾埮c審查員的面對(duì)面會(huì)晤，則非常困難，需要履行的會(huì)晤手續(xù)也比較嚴(yán)格。

在提交之后的允許修改方面，韓國允許基于說明書附圖而修改說明書和權(quán)利要求書。而在中國，基于說明書附圖修改說明書和權(quán)利要求書是受到嚴(yán)格限制的，除非是直接地、毫無疑義地從附圖中確定的內(nèi)容，否則是很難允許基于附圖的內(nèi)容進(jìn)行修改的。

在韓國，對(duì)于2015年1月1日之后提交的申請，如果是以外國語言（例如英語）提交的申請，記載在外國語言中的原始說明書可以成為修改/修正的基礎(chǔ)。而在中國，由于不允許以其他語言提交申請文件，因此也就不可能以其他語言為基礎(chǔ)進(jìn)行修改。值得注意的是，對(duì)于以PCT國際申請進(jìn)入中國的申請，進(jìn)入中國的時(shí)候必須以中文文本進(jìn)入，但是PCT原始公開文本是修改的基礎(chǔ)。

在韓國，功能性權(quán)利要求并不會(huì)造成特別大的問題，但在中國則可能是大問題，在美國的問題似乎更大。

韓國對(duì)于分案申請的提交比較寬松，可以基于分案申請?zhí)峤贿M(jìn)一步的分案，而不用管母案的法律狀態(tài)情況。然而在中國，是否能提交分案的分案實(shí)質(zhì)上取決于母案的法律狀態(tài)。如果母案已經(jīng)授權(quán)并且辦理授權(quán)登記的期限已過期，或者是母案已經(jīng)因各種原因不再有效了，通常就不能再提交分案申請③在中國，提交分案申請的時(shí)機(jī)一般為：相應(yīng)的母案申請尚未授權(quán)、或者在收到授權(quán)通知書后的2個(gè)月期限內(nèi)、或者在申請被駁回后的三個(gè)月期限內(nèi)、或者在復(fù)審階段、或者在收到維持駁回決定的復(fù)審決定后的3個(gè)月期限內(nèi)、或者在收到維持駁回決定的復(fù)審決定后向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起了行政訴訟的行政訴訟期間內(nèi)。如果錯(cuò)過這些期限，在中國提交分案只有一種可能性：即之前針對(duì)母案已經(jīng)提交的分案申請收到了有關(guān)于單一性的審查意見通知書。。

另外值得注意的一點(diǎn)是，實(shí)用新型在韓國是需要經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查的，而在中國則不需要。并且，在發(fā)明的審查過程中，為了克服創(chuàng)造性的拒絕理由，在韓國可以將與裝置相關(guān)的發(fā)明轉(zhuǎn)換為實(shí)用新型。

（三）日本

首先需要注意的是日本專利制度中針對(duì)專利申請被駁回之后的上訴制度。與中國的復(fù)審制度相比，日本駁回后的上訴制度有幾點(diǎn)不同。

1. 日本的上訴主要是檢查審查員是否有錯(cuò)，如果上訴委員會(huì)沒有新的駁回理由，可能申請人就沒有機(jī)會(huì)再答復(fù)了。但在中國，如果申請人在專利申請被駁回之后提交了復(fù)審請求，專利復(fù)審委員會(huì)如果經(jīng)審查后不同意請求人的理由或修改從而打算維持駁回決定，通常會(huì)給請求人發(fā)一次復(fù)審?fù)ㄖ獣?。請求人在收到?fù)審?fù)ㄖ獣臅r(shí)候，仍然可以陳述理由或者進(jìn)一步修改申請文件。

2. 當(dāng)然，如果日本的上訴委員會(huì)發(fā)現(xiàn)了新的駁回理由，也會(huì)發(fā)出通知。在中國，復(fù)審委有時(shí)候也會(huì)改變拒絕理由，例如，申請人（請求人）針對(duì)實(shí)審審查員以創(chuàng)造性為由做出的“駁回決定”而提起復(fù)審請求，復(fù)審委經(jīng)審查后，可能會(huì)以改變的理由（如修改超范圍等理由）發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?/p>

3. 日本的上訴委員會(huì)有時(shí)候會(huì)進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)的檢索。而在中國，復(fù)審委極少會(huì)在復(fù)審過程中進(jìn)行新的檢索，比如通過檢索補(bǔ)充公知常識(shí)性證據(jù)以提供更加有說服力的意見。

因此，在日本，在申請被駁回之后，申請人在提交上訴請求的時(shí)候，最好也提交一個(gè)備份的分案申請，以防止在上訴申請得不到上訴委員會(huì)的支持時(shí)無法針對(duì)該申請尋求獲得授權(quán)的其他可能性。關(guān)于分案申請，日本有著與韓國類似的比較寬松的制度，可以在申請被駁回或撤回之后提交分案申請，而不用管母案的法律狀態(tài)情況。

在日本，即使指定的答復(fù)期限已過，也可以提交主動(dòng)的意見陳述。這在中國通常是不被允許的。在中國的審查實(shí)踐中，有時(shí)候也可以通過提交補(bǔ)正書的形式，提交進(jìn)一步的意見，但最好是事先與審查員進(jìn)行電話溝通，以免審查員已經(jīng)發(fā)出進(jìn)一步的審查意見通知書甚至是授權(quán)通知。

關(guān)于與審查員會(huì)晤的規(guī)定，日本的規(guī)定也非常寬松，申請人至少可以請求一次與審查員的面對(duì)面會(huì)晤。另外，申請人也可以請求多方會(huì)談，通過電話進(jìn)行交談，甚至是視頻會(huì)晤。

（四）歐洲

由于中國專利制度最早借鑒于歐洲的專利制度，特別是德國的專利制度，因此，歐洲的專利制度對(duì)于中國申請人來講更容易理解，也更容易接受。比如說有關(guān)于修改的規(guī)定，與中國非常相似。

在加快審查方面，歐洲專利局（EPO）有一些政策性的加快，比如目前EPO在6個(gè)月內(nèi)就可以出具帶書面意見的檢索報(bào)告。另外，EPO正在致力于效率的改進(jìn)，甚至想在12個(gè)月內(nèi)完成審查（當(dāng)前平均審查周期為22.6個(gè)月）。

歐洲專利申請加快處理程序PACE（Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications）始于1996年，于2001年進(jìn)行了第一次修訂，于2015年進(jìn)行了第二次修訂，新修訂的程序從2016年1月1日起正式生效實(shí)施。EPO的PACE制度旨在縮短申請人收到EPO檢索報(bào)告、審查意見通知書和授權(quán)意向通知書所需的等待時(shí)間，從而加快歐洲發(fā)明專利申請進(jìn)程。根據(jù)2015年的修訂后的PACE程序，申請人需要使用EPO Form 1005表格在線提交PACE加快申請，并且只能在申請已經(jīng)轉(zhuǎn)移到審查部門負(fù)責(zé)之后請求加快，而不能針對(duì)EESR（擴(kuò)展的歐洲檢索報(bào)告）進(jìn)行加快。并且，不能再針對(duì)檢索請求加快。另外，提交PACE申請不需要繳納官費(fèi)。

與中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第76號(hào)令規(guī)定類似，利用PACE的加快審查需要申請人的“配合”，例如，申請人不能請求延期答復(fù)審查意見通知書（在中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第76號(hào)令的制度下甚至規(guī)定了法定答復(fù)日期更短的答復(fù)審查意見通知書的期限，例如答復(fù)第一次審查意見通知書的期限從4個(gè)月縮短為2個(gè)月），否則會(huì)導(dǎo)致停止適用加快程序。另外，申請人最好在答復(fù)審查意見通知書時(shí)針對(duì)所有拒絕理由進(jìn)行答復(fù)，以有效使用PACE制度。

需要注意的是，同一申請人不能對(duì)其所有申請或大部分申請均提出PACE請求要求加速審查，否則EPO會(huì)要求申請人進(jìn)行選擇，以限制其提出PACE請求的申請數(shù)量，這樣反而會(huì)拖慢審查進(jìn)程。

（五）印度

印度專利制度首先值得注意的一點(diǎn)是，PCT申請?jiān)?1個(gè)月的時(shí)候進(jìn)入印度是不能延期的，亦即，延遲進(jìn)入在任何情況下都是不允許的。相比之下，PCT申請進(jìn)入中國的時(shí)候，正常進(jìn)入是30個(gè)月，但申請人可以有2個(gè)月的延遲進(jìn)入。延遲進(jìn)入不需要提前申請，只要在進(jìn)入的時(shí)候繳納相應(yīng)的費(fèi)用。但是，對(duì)于PCT申請延遲到32個(gè)月進(jìn)入中國的情況，特別需要注意的是，費(fèi)用繳納和提交申請都必須在32個(gè)月之前完成。如果沒有繳費(fèi)或者繳費(fèi)不成功，就相當(dāng)于PCT沒有進(jìn)入中國，并且一旦錯(cuò)過32個(gè)月的期限，就不可能再進(jìn)入了。因此，對(duì)于PCT申請進(jìn)入中國國家階段的申請，如果申請人要延遲進(jìn)入，最好不到等到32個(gè)月屆滿才提交申請和繳納費(fèi)用，而是早一點(diǎn)進(jìn)入，例如在31個(gè)月的時(shí)候就提交申請并同時(shí)繳納費(fèi)用。這樣，萬一申請文件的提交或費(fèi)用的繳納不成功，還可以在32個(gè)月之前再操作進(jìn)入。

在印度，申請人需要自申請日起（有優(yōu)先權(quán)的，自優(yōu)先權(quán)日起）48個(gè)月內(nèi)提出實(shí)質(zhì)審查請求。該日期在任何情況下都是不能延期的，沒有恢復(fù)的可能。

在印度，答復(fù)第一次審查意見通知書的期限為6個(gè)月，可以有為期3個(gè)月的一次延期答復(fù)。在6個(gè)月期滿前，必須提交針對(duì)第一次審查意見通知書的全文答復(fù)或者延期請求，否則會(huì)導(dǎo)致申請被“視為放棄”，并且該后果也是無法彌補(bǔ)的。相比之下，在中國，錯(cuò)過答復(fù)審查意見通知書的期限并不會(huì)導(dǎo)致無法彌補(bǔ)的后果，而是可以在收到國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的“視為撤回通知書”之日起兩個(gè)月內(nèi)，說明理由（必要時(shí)附具有關(guān)證明文件）并繳納恢復(fù)權(quán)利請求費(fèi)，向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局請求恢復(fù)權(quán)利。

印度有4個(gè)專利局，分別位于德里（Delhi）、孟 買（Mumbai）、 欽 奈（Chennai） 和 加 爾 各 答（Kolkata），分別管轄印度不同地區(qū)的申請人提交的申請。對(duì)于非印度居民或在印度沒有住所或營業(yè)地的申請人，其在印度的服務(wù)地址或其專利代理師的營業(yè)地點(diǎn)決定了可以提交專利申請的相應(yīng)專利局。也就是說，對(duì)于中國申請人來講，如果想在印度提交專利申請，可以根據(jù)所在地址選擇印度不同地區(qū)的專利局來處理相關(guān)申請。

（六）俄羅斯和歐亞地區(qū)

《歐亞專利公約》簽署于1994年，并于1995年生效。該公約的主要目標(biāo)是建立一個(gè)保護(hù)發(fā)明的國際地區(qū)系統(tǒng)．即根據(jù)在公約各成員國國土上生效的統(tǒng)一的歐亞專利對(duì)發(fā)明實(shí)行法律保護(hù)?；谠摴s，歐亞專利組織于1996年初成立。歐亞專利組織目前有9個(gè)成員國，即俄羅斯（Russia）、亞美尼亞（Armenia）、阿塞拜疆（Azerbaijan）、白俄羅斯（Belarus）、哈薩克斯坦（Kazakhstan）、吉爾吉斯斯坦（Kyrgyzstan）、摩爾多瓦（Moldova）（于2012年退出，但之前授權(quán)的歐亞專利仍在摩爾多瓦有效）、土庫曼斯坦（Turkmenistan）和塔吉克斯坦（Tajikistan）。此外，格魯吉亞（Georgia）和烏克蘭（Ukraine）雖然也簽署了《歐亞專利公約》，但目前尚未加入歐亞專利組織。

由于俄羅斯屬于《歐亞專利公約》的成員國，因此，具有相同優(yōu)先權(quán)日的同樣的發(fā)明、或發(fā)明和實(shí)用新型的俄羅斯專利和歐亞專利可以共存。如果共存的專利屬于不同的受讓人，則需要兼顧所有當(dāng)事方的利益使用專利；而如果共存的專利屬于同一個(gè)受讓人，則在轉(zhuǎn)讓的時(shí)候需要一起轉(zhuǎn)讓。

俄羅斯專利和歐亞專利類似，對(duì)于PCT申請，采用31個(gè)月進(jìn)入國家或地區(qū)的制度。

在俄羅斯，與韓國類似，實(shí)用新型也需要經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，并且可以在審查過程中為了克服創(chuàng)造性的拒絕理由而可以將發(fā)明轉(zhuǎn)換為實(shí)用新型。在俄羅斯，甚至在授權(quán)之后，包括在無效中，也可以為了克服創(chuàng)造性問題而可以將與裝置相關(guān)的發(fā)明轉(zhuǎn)換為實(shí)用新型。這一點(diǎn)與中國專利制度有很大不同。在中國，申請人需要在提交申請的時(shí)候（或者在PCT進(jìn)入中國的時(shí)候）選擇發(fā)明和實(shí)用新型中的一種申請類型進(jìn)行提交或進(jìn)入。在提交中國申請（或PCT進(jìn)入中國）之后就不能改變申請類型了，即使提交分案申請，其申請類型也必須與母案保持一致。在中國有特殊的雙軌制度，允許針對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時(shí)提交一個(gè)發(fā)明和一個(gè)實(shí)用新型，但最終針對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能保留其中一個(gè)授權(quán)的專利④在審查實(shí)踐中，如果后面授權(quán)的發(fā)明與前面授權(quán)的實(shí)用新型的權(quán)利要求保護(hù)范圍不同，有時(shí)候可以爭辯兩者屬于不同的發(fā)明創(chuàng)造，從而可以保留2個(gè)授權(quán)的專利。。

四、結(jié) 論

盡管各個(gè)國家的專利制度非常不同，但從說明書和權(quán)利要求書的撰寫上講，對(duì)于說明書應(yīng)當(dāng)充分公開、權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持、以及說明書和權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚等方面的要求實(shí)質(zhì)上是相同的。中國申請人應(yīng)當(dāng)致力于撰寫語句描述清楚、說明書公開充分、權(quán)利要求保護(hù)主體和撰寫范圍適當(dāng)?shù)纳暾埼募?，由此在任何國家都不至于因?yàn)樽珜憜栴}而導(dǎo)致審查程序變得冗長甚至不能授權(quán)。在此基礎(chǔ)上，考慮將來想要申請的國家而選擇相應(yīng)的提交策略，有效利用各個(gè)國家的加快審查制度和其他有助于獲得實(shí)體權(quán)利的制度，并且時(shí)刻關(guān)注其他國家的審查動(dòng)向。由此，即可基于中國專利而獲得全球高價(jià)值的專利組合，從而讓專利成為申請人商業(yè)競爭中的核心資產(chǎn)。