劉迎春

關(guān)鍵詞專利 無效宣告 發(fā)明 實(shí)用新型 權(quán)利要求修改

中國專利法規(guī)定，專利授權(quán)后，任何單位或個(gè)人認(rèn)為授權(quán)不符合專利法規(guī)定的，可以請求中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部宣告該專利權(quán)無效。根據(jù)中國專利法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，在無效宣告程序中，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠膶＠麢?quán)人不得修改專利說明書和附圖，但在不擴(kuò)大原專利保護(hù)范圍的條件下可以修改權(quán)利要求書。對于無效宣告程序中權(quán)利要求書的修改，《專利審查指南2010》給出了更詳細(xì)的規(guī)定。

根據(jù)2010年2月1日起施行的《專利審查指南2010》的規(guī)定，在無效宣告程序中，對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠臋?quán)利要求書，在不得改變原權(quán)利要求主題名稱、與授權(quán)權(quán)利要求比不得擴(kuò)大原保護(hù)范圍、不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載范圍、一般不得增加未包含在授權(quán)權(quán)利要求書中的技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，修改的具體方式一般限于權(quán)利要求或技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的合并。刪除方式很好理解，對于權(quán)利要求的合并，指南中給出的規(guī)定是指合并兩項(xiàng)及以上相互無從屬關(guān)系但在授權(quán)公告文本中從屬于同一獨(dú)立權(quán)利要求的權(quán)利要求，且在獨(dú)立權(quán)利要求未作修改時(shí)，不允許對其從屬權(quán)利要求進(jìn)行合并式修改。

由于上述合并修改方式過于嚴(yán)苛，專利權(quán)人在無效宣告程序中修改的余地非常小，一旦專利權(quán)人在申請過程中未確定有效保護(hù)層級(jí)，在無效宣告階段可能會(huì)損失慘重。雖然這樣保護(hù)了公眾的信賴?yán)?，但是不利于保護(hù)專利權(quán)人的權(quán)益和積極性。2017年2月28日發(fā)出的國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局令第74號(hào)刪除了這部分內(nèi)容，放寬了修改方式，特別增加了“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正”的修改方式，并具體解釋為“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍”。該局令于2017年4月1日起施行。

由于之前法律法規(guī)規(guī)章中沒有對無效宣告程序中權(quán)利要求明顯錯(cuò)誤修正的修改方式，針對無效宣告請求人關(guān)于權(quán)利要求書不清楚或得不到說明書支持的無效理由，很多專利權(quán)人只能結(jié)合原申請文件記載的內(nèi)容進(jìn)行陳述而不能對權(quán)利要求書的明顯錯(cuò)誤進(jìn)行更正。當(dāng)然也有專利權(quán)人成功申請國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以B9專利文獻(xiàn)全文再版糾正錯(cuò)誤的案例，但非常少。允許在無效宣告程序中修改權(quán)利要求中的明顯錯(cuò)誤無疑對于專利權(quán)人是利好的。

在實(shí)踐中，有些案例專利權(quán)人提交的明顯錯(cuò)誤修改被接受，有些則未被接受。通過案例來看看哪些情況能夠被接受。在第33828號(hào)無效宣告審查決定中，專利權(quán)人在規(guī)定期限內(nèi)將權(quán)利要求1中的氣缸頭套的“內(nèi)環(huán)”改為“外環(huán)”。請求人認(rèn)為該修改不屬于明顯錯(cuò)誤。該案合議組經(jīng)審理認(rèn)為，現(xiàn)有技術(shù)中確實(shí)存在內(nèi)環(huán)、外環(huán)兩種可能，但據(jù)涉案專利ZL201410062849.1說明書附圖所示及說明書文字記載可知?dú)飧最^套6位于氣缸上部，圖示蓄熱交換片4應(yīng)設(shè)于氣缸頭套6的外環(huán)，這里不存在其它合理解釋，由此說明書文字部分根據(jù)圖1、2所示實(shí)施例給出的文字說明中關(guān)于“蓄熱交換片4套設(shè)于氣缸頭套6的內(nèi)環(huán)”的記載均存在明顯錯(cuò)誤，故權(quán)利要求中的內(nèi)環(huán)亦屬于明顯錯(cuò)誤，專利權(quán)人對明顯錯(cuò)誤的修改應(yīng)予接受。再比如，在第32665號(hào)無效宣告審查決定中。，專利權(quán)人在規(guī)定期限內(nèi)將權(quán)利要求2“w為時(shí)間片直接的重疊部分”中的“直接”修改為“之間”，合議組認(rèn)為涉案專利ZL200510096847.5的圖4示出了“w為時(shí)間片之間的重疊部分”，且w在說明書中的含義也是唯一確定的，因此接受該明顯錯(cuò)誤的修改。從以上案例中所表述的“這里不存在其它合理解釋”“含義也是唯一確定的”來看，可以糾正的明顯錯(cuò)誤是那些可以從原始說明書、權(quán)利要求書中毫無疑義地確定的內(nèi)容。

如果存在疑義，則無法認(rèn)定為明顯錯(cuò)誤修改，例如第33002號(hào)無效宣告審查決定中指出的將涉案專利ZL98808061.3權(quán)利要求3中的“B”修改為“B.2”，盡管說明書中僅關(guān)注接枝基體B.2的平均粒度而未關(guān)注并記載B的平均粒度，但作為B組分的接枝聚合物必然也是具有一定平均粒度的組分，權(quán)利要求3中對其限定并不能被明顯地確認(rèn)是錯(cuò)誤，故該修改不予接受。此外還有第33254號(hào)決定中對于明顯錯(cuò)誤修改和刪除方式修改均不予接受的案例。因此，在提交這種明顯錯(cuò)誤修改時(shí)，專利權(quán)人必須強(qiáng)調(diào)從涉案專利的原始申請文件能夠毫無疑義、唯一確定修改后的內(nèi)容。

相較以前，無效宣告程序中發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠摹皺?quán)利要求的進(jìn)一步限定”修改方式無疑更為靈活寬松。但由于指南修改僅僅只有簡單的幾句限定，公眾對“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的理解并不完全相同。筆者在該局令實(shí)施后的幾個(gè)月內(nèi)代理的多件無效宣告請求案件就遇到了問題：有的專利權(quán)人將從屬權(quán)利要求中的一些技術(shù)特征分別加入獨(dú)立權(quán)利要求中，將原來幾十條的權(quán)利要求擴(kuò)展成數(shù)百條權(quán)利要求;有的專利權(quán)人在未改變原獨(dú)立權(quán)利要求的情況下，將多條從屬權(quán)利要求上升為并列獨(dú)立權(quán)利要求。那段期間，復(fù)審和無效審理部收到的無效宣告請求修改五花八門，確實(shí)需要對“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”修改方式作出具體解釋。

2017年11月3日，專利局復(fù)審和無效審理部以指導(dǎo)文章的方式，對無效宣告程序中發(fā)明和實(shí)用新型專利的“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”從文義、體系、目的幾方面作出了解釋，認(rèn)為“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”是指“通過在所要修改的權(quán)利要求中補(bǔ)入原權(quán)利要求書中其他權(quán)利要求的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征，形成一個(gè)新的保護(hù)范圍更小的權(quán)利要求，以代替原來的權(quán)利要求，原來的權(quán)利要求不再保留;修改后的權(quán)利要求數(shù)量相對于原權(quán)利要求書不發(fā)生超出預(yù)期的變化;并且通常不能增加權(quán)利要求或重新撰寫權(quán)利要求，從而構(gòu)建出新的權(quán)利要求的層次體系”。這種解釋從根本上解決了修改亂象問題，既保護(hù)了公眾信賴?yán)?，也維護(hù)了專利權(quán)人的權(quán)益，還保證了無效宣告程序的快速有效審理。

一個(gè)典型案例是第32784號(hào)無效宣告決定。專利權(quán)人在規(guī)定期限內(nèi)將原權(quán)利要求3的部分附加技術(shù)特征“碎填料是碎結(jié)晶成分”、原權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征補(bǔ)入原權(quán)利要求1、10中，將保留原權(quán)利要求3其余附加技術(shù)特征的權(quán)利要求重新編號(hào)為權(quán)利要求2，刪除原權(quán)利要求5，增加權(quán)利要求3_8對修改后的權(quán)利要求2的引用。請求人對此修改不認(rèn)同，認(rèn)為原權(quán)利要求3中的“碎填料是結(jié)晶成分，其選自食鹽、谷氨酸鹽和/或糖”整體構(gòu)成單一技術(shù)特征，不能拆分后獨(dú)立補(bǔ)入權(quán)利要求1中，而原權(quán)利要求2改為3并將原權(quán)利要求3修改為新權(quán)利要求2導(dǎo)致在前權(quán)利要求引用在后權(quán)利要求，使權(quán)利要求的保護(hù)范圍發(fā)生了一系列變化。

該案合議組經(jīng)研究認(rèn)為：原權(quán)利要求3從碎填料的存在形式和化學(xué)組成兩者進(jìn)行限定，兩者雖存在一定聯(lián)系，但無證據(jù)顯示兩者屬于緊密關(guān)聯(lián)的必須同時(shí)存在的不可拆分的一個(gè)技術(shù)特征，故將“碎填料是結(jié)晶成分”補(bǔ)入權(quán)利要求1的修改屬于在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中的特征以縮小保護(hù)范圍的情形。而權(quán)利要求引用關(guān)系的變化相當(dāng)于在一個(gè)權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求的技術(shù)特征進(jìn)行重新組合以對權(quán)利要求做進(jìn)一步限定的情形，對權(quán)利要求進(jìn)行進(jìn)一步限定并不要求重新組合的兩個(gè)或多個(gè)權(quán)利要求必須存在引用關(guān)系，由此接受所做修改。

專利權(quán)人在無效宣告程序中對發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠摹皺?quán)利要求的進(jìn)一步限定”的修改一定要注意以上文義、體系、目的幾方面解釋，以避免修改不予接受的情況出現(xiàn)。

另外，還要注意的是無效宣告程序中修改的時(shí)機(jī)，對于權(quán)利要求或技術(shù)方案的刪除修改方式，在專利局復(fù)審和無效審理部作出審查決定之前均可進(jìn)行;而對于以刪除以外的修改方式的時(shí)機(jī)則非常嚴(yán)格，僅在以下三種情形的答復(fù)期限內(nèi)：一是針對無效宣告請求書;二是針對請求人增加的無效宣告理由或補(bǔ)充的證據(jù);三是針對專利局復(fù)審和無效審理部引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據(jù)。如果錯(cuò)過時(shí)機(jī)，基本都不被接受，例如第32853號(hào)無效宣告決定中合議組就未接受專利權(quán)人超期以刪除以外方式所做修改。

綜上所述，專利權(quán)人需要對無效宣告程序中發(fā)明和實(shí)用新型專利的權(quán)利要求書的修改方式和時(shí)機(jī)加以注意，以更好地保護(hù)自己的權(quán)益。