吳迪 張耀祖

摘 要 目前部分申請人利用分案申請制度的法律漏洞，提出數(shù)量眾多的未涉及單一性問題的分案申請，嚴重影響了社會公眾利益。擴大保護范圍是申請人提出分案申請的重要原因，而判斷分案申請是否超出原申請的記載更是審查員在進行分案申請審查時至關(guān)重要的一步。本文結(jié)合幾個實際審查案例，探討申請人在分案申請中采用“刪除式”修改方式重新撰寫權(quán)利要求書時是否會出現(xiàn)超范圍的判斷方法。

關(guān)鍵詞 分案申請 超范圍 刪除特征

作者簡介：吳迪、張耀祖，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作四川中心機械發(fā)明審查部。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.05.251

根據(jù)《專利法》第三十一條的有關(guān)規(guī)定，我國目前對于專利授權(quán)采用“單一性”原則。申請人在撰寫申請文件時，可以在說明書中撰寫屬于不同發(fā)明構(gòu)思的多個技術(shù)方案，但在權(quán)利要求書中請求保護的技術(shù)方案必須屬于一個相同的發(fā)明構(gòu)思。這樣規(guī)定的目的在于，防止申請人在一份專利申請中請求對多個不同發(fā)明構(gòu)思的技術(shù)方案進行實質(zhì)審查，同時也為了方便專利的分類，提高專利分類的準確性。

對于申請人在說明書中撰寫的多個不同發(fā)明構(gòu)思的技術(shù)方案，由于“單一性”原則，申請人無法保護上述所有的技術(shù)方案，但為了減少申請人的損失，《專利法實施細則》第四十二條允許申請人在一定期限內(nèi)提出分案申請，因此分案申請制度建立的初衷是將申請人的利益最大化 ，然而，一些申請人利用分案制度的漏洞，濫用分案制度，從而不當(dāng)?shù)美?/p>

分案制度是申請人克服原申請單一性問題從而獲得專利權(quán)的救濟程序。但目前出現(xiàn)了許多惡意分案的情形，母案的技術(shù)方案并不存在單一性問題，但部分申請人出于種種原因而提出數(shù)量眾多的分案申請，原因如下：1.擴大原申請的專利保護范圍;2.盡快獲得專利授權(quán);3.警示競爭對手;4.改變專利走向;5.得到經(jīng)濟扶持。在專利權(quán)發(fā)生糾紛時，專利權(quán)的保護范圍顯得非常重要，而部分申請人又采用申請分案的方式，期望增大其保護范圍，因此在撰寫分案申請的權(quán)利要求書時，申請人會采用許多方式進行重新概括。而準確把握分案申請權(quán)利要求書記載的范圍，避免申請人不當(dāng)?shù)美?，是在申請人與社會公眾利益之間充當(dāng)法官的審查員必須時刻關(guān)注的問題。本文討論了分案申請時申請人采用“刪除技術(shù)特征”的方式修改權(quán)利要求的幾種情況，以及與分案申請的記載是否超范圍的關(guān)系。

一、分案申請記載的范圍

《專利法實施細則》第四十三條規(guī)定了申請人提出分案申請時，不得超出原申請記載的范圍。

（一）歷史變化

自從專利法頒布以來，《專利法實施細則》第四十三條經(jīng)歷了多次修改。分案申請享有在先公開的母案的申請日，其技術(shù)方案又源于母案中，但其權(quán)利要求是申請人根據(jù)母案記載的方案重新概括得到的，因此根據(jù)現(xiàn)行的《專利法實施細則》，分案申請不得超出原申請記載的范圍即為分案申請重新撰寫的技術(shù)方案不得超出原申請權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。

（二）“刪除技術(shù)特征”與超范圍的關(guān)系

《專利法》第三十三條規(guī)定了修改申請文件時的基本原則，其中原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍是指申請日提交的原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。由于分案申請實質(zhì)上是對原申請記載的方案的一次重新修改，因此在判斷分案申請是否超出原申請記載的范圍時，對于修改內(nèi)容的判斷應(yīng)當(dāng)以《專利法》第三十三條為標準，而當(dāng)分案申請的確出現(xiàn)超出原申請記載的范圍的情形時，審查員做出結(jié)論的法律條款應(yīng)落在依據(jù)性更強的《專利法實施細則》第四十三條，從而建立起正確應(yīng)用上述兩個法條判斷分案申請是否超范圍的審查體系。

對于申請人采用刪除部分技術(shù)特征的方式來重新撰寫分案申請的權(quán)利要求時，在判斷是否超范圍時應(yīng)當(dāng)從整個技術(shù)方案的層面考慮，而不能苛刻的認為刪除技術(shù)特征，必然導(dǎo)致權(quán)利要求保護范圍擴大。在具體判斷刪除部分技術(shù)特征后是否引入新的技術(shù)方案時，要考慮技術(shù)特征之間的關(guān)系，根據(jù)技術(shù)特征之間關(guān)系的不同，得出不同的結(jié)論。技術(shù)特征之間的關(guān)系有三種：協(xié)同關(guān)系、疊加關(guān)系和選擇關(guān)系，下面將結(jié)合筆者在實際審查中遇到的刪除部分技術(shù)特征的分案申請案例，根據(jù)技術(shù)特征之間關(guān)系的不同，具體分析上述分案申請是否存在超范圍的問題。

二、案例分析

案例1：案情簡介（母案申請?zhí)枺?00510079052.3）

本申請請求保護一種工作燈裝置，其發(fā)明點在于包括的支座結(jié)構(gòu)能夠容納可以折疊的支架結(jié)構(gòu)。

具體分析：

該分案的權(quán)利要求相比母案的權(quán)利要求，刪除了技術(shù)特征“該支座的尺寸和設(shè)置”。該母案與分案的權(quán)利要求的撰寫方式，均為功能性限定方式。然而申請人為了進一步擴大其保護范圍，采用刪除上述特征的撰寫方式，就權(quán)利要求的特征部分而言，其母案的保護范圍是“支座的尺寸和設(shè)置”要具有“容納支架”的功能，而該分案的保護范圍是“支座”要具有“容納支架”的功能，顯而易見的擴大了權(quán)利要求的保護范圍。

考慮上述刪除的技術(shù)特征，可以看出“支座的尺寸和設(shè)置”與“支座”屬于協(xié)同關(guān)系，“尺寸和設(shè)置”均為“支座”的一部分特征，說明書中表示“支座”具有“容納支架”的功能的原理是該“支座”由“兩個大致平行的側(cè)構(gòu)件和一個向上升起的前構(gòu)件”構(gòu)成，因此“該支座的尺寸和設(shè)置”與“支座”相互聯(lián)系，刪除“該支座的尺寸和設(shè)置”后，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能根據(jù)原申請記載唯一的確定“支座”具有“容納支架”的功能是依賴于上述原理，實現(xiàn)上述功能的原因還可能是“支座”的“控制”“材料”等等，從而使得“支座”與“容納支架” 的功能之間出現(xiàn)新的組合，因此刪除具有協(xié)同關(guān)系的技術(shù)特征會導(dǎo)致分案申請超出原申請記載的范圍，是不允許的。

案例2：案情簡介（母案申請?zhí)枺?00910057173.6）

本申請請求保護一種平衡閥，其發(fā)明點在于梭閥與泄漏油口通過直接連通進而保證液壓油沖洗流量滿足沖洗要求。

具體分析：

該分案的權(quán)利要求相比母案的權(quán)利要求，刪除了技術(shù)特征“兩個抗衡閥”。根據(jù)母案權(quán)利要求的記載，可以發(fā)現(xiàn)被刪除的技術(shù)特征“兩個抗衡閥”與權(quán)利要求其他特征之間沒有相互聯(lián)系，“抗衡閥”與“梭閥”“減壓閥”等技術(shù)特征之間并不相互支持，因此“兩個抗衡閥”與其他技術(shù)特征之間屬于疊加關(guān)系。根據(jù)其母案說明書的記載，該“平衡閥”實現(xiàn)“限制油壓過高，在油壓低時進行補油，防止馬達出現(xiàn)吸空現(xiàn)象”的技術(shù)效果是通過“梭閥”“減壓閥”以及“抗衡閥”的共同作用，當(dāng)“平衡閥”中不具備“抗衡閥”時，“平衡閥”無法實現(xiàn)上述技術(shù)效果，因此“抗衡閥”是母案的必要技術(shù)特征。就本申請的發(fā)明意圖而言，其提供了一種區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的包括“梭閥”“減壓閥”與“抗衡閥”的“平衡閥”，三者缺一不可，而在分案申請中，申請人為了擴大保護范圍，將必要技術(shù)特征“抗衡閥”刪除，導(dǎo)致目前分案申請的權(quán)利要求已經(jīng)不能構(gòu)成申請人實現(xiàn)發(fā)明技術(shù)效果的“平衡閥”，分案申請的“平衡閥”結(jié)構(gòu)已經(jīng)將現(xiàn)有技術(shù)的一部分劃歸到了其保護范圍中，損害了社會公眾的利益，因此刪除具有疊加關(guān)系的必要技術(shù)特征會導(dǎo)致分案申請超出原申請記載的范圍，是不允許的。

案例3：案情簡介（母案申請?zhí)枺?01510318812.5）

本申請請求保護一種油氣聯(lián)動切換閥，其發(fā)明點在于利用閥板的移動而實現(xiàn)不同流體的啟閉狀態(tài)完全相反進而實現(xiàn)油氣快速準確切換。

具體分析：

該分案的權(quán)利要求相比母案的權(quán)利要求，刪除了“進油管接頭”“出油管接頭”“進氣管接頭”“出氣管接頭”四個技術(shù)特征。根據(jù)母案權(quán)利要求的記載，可以發(fā)現(xiàn)上述刪除的技術(shù)特征與其他技術(shù)特征之間屬于疊加關(guān)系。根據(jù)其母案說明書的記載，本申請的發(fā)明意圖在于提供一種切換閥，避免油路和氣路同時打開，還能實現(xiàn)燃油和燃氣的快速切換，而且僅需一次操作動作即可，操作十分簡便，本申請的發(fā)明構(gòu)思是閥體上平行設(shè)置兩個分別供燃油和燃氣流通的通道，與通道垂直設(shè)置一個可滑動的閥板，閥板一端利用一個閥孔與兩個通道間歇連通，保證閥孔與一個通道連通時與另一個通道不連通，閥板另一端通過與鉸接在閥體上的手柄滑動連接，實現(xiàn)手柄轉(zhuǎn)動時閥板在閥體內(nèi)滑動切換兩個通道的通斷的技術(shù)效果。由此可見，刪除的管接頭技術(shù)特征并不是本申請的必要技術(shù)特征，其不存在時上述技術(shù)效果依然可以實現(xiàn)，同時刪除管接頭技術(shù)特征后也不必為了實現(xiàn)上述技術(shù)效果而改進其他結(jié)構(gòu)。該分案申請的權(quán)利要求并沒有脫離申請人的發(fā)明意圖，其保護的技術(shù)方案依舊是區(qū)別于申請人認為的現(xiàn)有技術(shù)，其擴大的保護范圍中并沒有增加新的損害社會公眾利益的發(fā)明內(nèi)容，其在說明書的具體實施方式中加入了管接頭結(jié)構(gòu)，但是具體實施方式僅是對于申請人發(fā)明構(gòu)思的具體解釋，其并不限定發(fā)明構(gòu)思。如果因為刪除管接頭特征而認為分案申請的保護范圍中增加了沒有管接頭的切換閥的技術(shù)方案屬于分案超范圍的情形，這種判斷方式過于苛刻，且也有悖于《專利法》第三十三條的立法宗旨。因此刪除具有疊加關(guān)系的非必要技術(shù)特征不會導(dǎo)致分案申請超出原申請記載的范圍，是允許的。

至于刪除的技術(shù)特征與其他技術(shù)特征之間的選擇關(guān)系，是指刪除的特征是多個可選擇替換的特征中的一個，由于該種關(guān)系的特殊性，其說明書實質(zhì)上已經(jīng)包括了多個技術(shù)方案，而分案申請中若將選擇關(guān)系的技術(shù)特征刪除，通常相當(dāng)于將母案中的一個技術(shù)方案刪除，此時并不是擴大了權(quán)利要求的保護范圍，而相反是縮小了保護范圍。因此，對于機械領(lǐng)域來說，刪除具有選擇關(guān)系的技術(shù)特征一般不會導(dǎo)致分案申請超出原申請記載的范圍，是允許的。

三、結(jié)語

通過上述幾個案例的分析，分案申請中當(dāng)申請人刪除技術(shù)特征重新撰寫權(quán)利要求書時，分案申請并不一定超范圍，需要具體案例具體分析。在具體判斷時，要從刪除的技術(shù)特征與其他技術(shù)特征之間的關(guān)系來考慮。當(dāng)上述兩種特征是協(xié)同關(guān)系時，由于刪除后剩余技術(shù)特征之間會出現(xiàn)新的組合，因此會導(dǎo)致分案申請超出原申請的記載;當(dāng)上述兩種特征是疊加關(guān)系時，要看刪除的技術(shù)特征是否屬于必要技術(shù)特征，如果是必要技術(shù)特征，則刪除必要技術(shù)特征后的分案申請已經(jīng)超出了申請人的發(fā)明意圖，會導(dǎo)致分案申請超出原申請的記載，如果不是必要技術(shù)特征，則刪除后的分案申請依舊能與申請人認為的現(xiàn)有技術(shù)區(qū)分開，并未脫離申請人的發(fā)明意圖，則不會導(dǎo)致分案申請超出原申請的記載;當(dāng)上述兩種特征是選擇關(guān)系時，由于該種關(guān)系的特殊性，通常來說刪除選擇關(guān)系的技術(shù)特征，是在刪除技術(shù)方案，其縮小了權(quán)利要求的保護范圍，因此對于機械領(lǐng)域來說通常不會導(dǎo)致分案申請超出原申請的記載。

審查員在面對惡意分案時，務(wù)必嚴把質(zhì)量關(guān)，在以三性評判為主線的審查思路的前提下，首先要判斷分案申請是否超出原申請的記載，尤其在面對申請人采用“刪除式”修改的方式重新撰寫權(quán)利要求書時，更要重視分案申請的保護范圍。母案授權(quán)的技術(shù)方案，分案并不一定授權(quán)，審查員務(wù)必在在充分檢索的基礎(chǔ)上，正確判斷分案申請的授權(quán)前景，同時確定分案申請合適的保護范圍。

注釋：

①并列第一作者。

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