王偉紅 王曉歐 徐慧娜

[摘 要] 筆者從實審審查員的角度出發(fā)，結(jié)合案例詳細分析了影響“修改”的相關(guān)因素以及如何跨越“修改超范圍”的障礙，對申請人撰寫申請文件及答復(fù)審查意見具有借鑒意義。

[關(guān)鍵詞] 修改;超范圍;保護范圍;穩(wěn)定;適當

[中圖分類號] G306 ? ? [文獻標識碼] A ? 文章編號：1671-0037（2015）06-48-2

Explanation on How to Obtain a Stable and Appropriate Patent Right from the Perspective of Real Audit

Wang Weihong Wang Xiaoou Xu Huina

（State Intellectual Property Office Patent Office， Beijing 100001）

Abstract：From the perspective of an essential examiner，the author detailed analyzed the correlative factors affecting “amendment” with cases in detail， and how to avoid amendment from going beyond the limits. That gives some advices for applicants on how to write application and reply to the opinions.

Keywords：amendment;beyond the limits;protecting scope;stabilization ? propriety

申請人申請專利的直接目的就是為了獲得穩(wěn)定且保護范圍適當?shù)膶＠麢?quán)，因此，申請文件的撰寫以及審查意見的答復(fù)是至關(guān)重要的。然而，專利制度的先申請原則往往促使申請人盡可能早地提交申請文件，以期在日后通過修改來完善發(fā)明并獲得專利權(quán)。所以，絕大多數(shù)的申請都要面對“修改不得超范圍”這一難題。筆者從實審角度出發(fā)，分析專利法及其實施細則以及審查指南中關(guān)于“修改”的各項規(guī)定，并結(jié)合在審查過程中遇到的各種“修改”問題，逆向思考提高申請文件的撰寫質(zhì)量和如何在答復(fù)審查意見時有效地跨越“修改不得超范圍”這一障礙，并獲得穩(wěn)定且保護范圍適當?shù)膶＠麢?quán)，供申請人參考。

1 “修改”的立法目的及法律依據(jù)

申請人撰寫的申請文件難免存在各種缺陷，這些缺陷如果不克服將導(dǎo)致申請無法被授權(quán)或者授予的專利權(quán)不穩(wěn)定，同時這些有缺陷的專利信息也可能會誤導(dǎo)公眾，因此應(yīng)該允許申請人適度修改申請文件[1]。

依據(jù)專利法實施細則第51條的規(guī)定：發(fā)明專利申請的修改包括申請人主動進行的修改和申請人依據(jù)審查意見通知書進行的修改[2]。顯然無論是主動修改還是被動修改，申請人都不可以擴大保護范圍，否則便會破壞先申請原則的理論根基，造成對他人的不公平。

專利法第33條規(guī)定：發(fā)明專利申請的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍[3]。審查指南中進一步規(guī)定，原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容[4]。

2 實審過程中的執(zhí)行標準分析

在實質(zhì)審查的過程中，只要申請人提交了修改文件，審查員首先就要判斷修改的內(nèi)容是否超范圍，基于專利法第33條的規(guī)定，在判斷發(fā)明專利申請的修改是否超范圍時，實際上就是判斷修改的內(nèi)容是否超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，以及從中直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。對于“直接地、毫無疑義地確定”這一概念，目前實審階段將其解釋為：雖然在申請文件中沒有明確的文字記載，但本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原權(quán)利要求書和說明書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖，可以唯一確定的、沒有任何歧義的信息[5]。

3 影響“修改”的相關(guān)因素分析

3.1 首次概括很重要。為了獲得權(quán)力適當?shù)谋Ｗo范圍，通常情況下，申請人會對具有共性的技術(shù)特征或者技術(shù)方案進行上位概括，若在申請階段進行“首次概括”，審查員會審查權(quán)利要求是否得到說明書的支持;若在審查階段進行“二次概括”，則審查員會審查修改是否超范圍。顯然“修改不得超范圍”比“權(quán)利要求應(yīng)當?shù)玫秸f明書支持”的審查標準更為嚴格，也就是說，同樣的概括內(nèi)容若屬于“首次概括”則可能是允許的，若屬于“二次概括”則可能被拒絕。

3.2 把握修改時機。《審查指南》中規(guī)定：對于答復(fù)審查意見通知書時，擴大了權(quán)利要求保護范圍的主動修改，即使沒有超范圍也不被允許。例如，盡管原說明書中記載了“彈性部件”這一特征，也不允許申請人主動將原權(quán)利要求中的“螺旋彈簧”修改為“彈性部件”，因為這種修改擴大了請求保護的范圍。由此可見，被動修改只能針對審查意見通知書指出的缺陷進行，而不能按照申請人的意愿進行。因此，把握主動修改的時機很重要，特別是對于提出專利申請時就提交了實質(zhì)審查請求的申請人，應(yīng)盡可能地使權(quán)利要求的保護范圍合理最大化。

3.3 合理“中位概括”。為了克服權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性的缺陷，申請人通常會將從屬權(quán)利要求或說明書中記載的部分特征補入原權(quán)利要求中，此時，申請人可以進行合理的中位概括，“中位概括”是指重新組合得到的技術(shù)方案的范圍比原申請權(quán)利要求的技術(shù)方案的范圍要窄，但是比原申請說明書中具體實施方式的范圍要寬。只要從發(fā)明解決的技術(shù)問題出發(fā)，本領(lǐng)域技術(shù)人員判斷補入的技術(shù)特征與說明書中的其他技術(shù)特征屬于簡單疊加的關(guān)系，則不會導(dǎo)致修改超范圍，這種修改可以有效地避免授權(quán)的權(quán)利要求保護范圍過窄，從而合理地保護申請人的利益。

3.4 說明書應(yīng)盡可能詳細的記載發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容。申請人在原始說明書中詳細的記載發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容，除可避免“說明書公開不充分”這一致命缺陷以外，說明書作為判斷“修改不得超范圍”的依據(jù)，還可為申請人提供更大的修改空間。雖然“直接地、毫無疑義地確定”的判斷存在主觀不確定性，但是顯然地“原權(quán)利要求書和說明書文字記載的內(nèi)容”是唯一確定地，因此，申請人應(yīng)當盡可能詳細的記載發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容，尤其是涉及數(shù)值范圍的發(fā)明專利，應(yīng)當在說明書中給出盡可能多的實施例。

案例：某無效案件，爭議的焦點在于權(quán)利要求中的“磨盤的磨面與磨輥之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”是否修改超范圍。最終高院認為：原說明書記載的三個實施例中磨輥均在彈性機構(gòu)彈性力的作用下向磨盤施加壓力，從而本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)上述記載可以直接地、毫無疑義地得出“磨盤的磨面與磨輥之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”這一技術(shù)特征。

案例分析：原始說明書中的詳細記載為申請人提供了更大的修改空間，從而使得申請人能夠通過修改獲得保護范圍適當?shù)膶＠麢?quán)。

3.5 答復(fù)審查意見時依據(jù)唯一性原則充分說理。近年來，有一部分審查員在判斷修改是否超范圍的實務(wù)操作過程中，過多的側(cè)重于文字表面邏輯上的唯一性，而不是站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的高度上判斷技術(shù)上的唯一性，使得操作過于機械化。同時，申請人在答復(fù)審查意見時，通常僅是簡單的說明修改的內(nèi)容可以直接地、毫無疑義地確定，未充分說理。這往往導(dǎo)致在申請人與審查員未充分溝通的情況下，申請被盲目的駁回。

案例：某復(fù)審案件，爭議的焦點在于申請人補入的特征“還包括畫面數(shù)據(jù)輸入裝置，……：控制裝置，……?！笔欠癯秶?。復(fù)審決定認為：原說明書中記載了“照相機裝置輸入靜止畫面數(shù)據(jù)至編碼器一并且輸入運動畫面數(shù)據(jù)至編碼器二，控制單元CPU……的數(shù)據(jù)記錄在ROM中，控制單元根據(jù)用戶的指令控制各元件，……”，由此可直接地、毫無疑義地確定：原說明書中記載的“照相機單元”與權(quán)利要求中補入的“畫面輸入裝置”是相同的、“控制單元的CPU”與權(quán)利要求中補入的“控制裝置”是相同的，因此上述修改未超范圍。

案例分析：雖然權(quán)利要求中以上位概念替換了說明書具體實施例中的下位概念，引起了文字上的不確定性，但本領(lǐng)域技術(shù)人員如果將原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容作為相關(guān)聯(lián)的整體考慮，在技術(shù)層面上可以直接地、毫無疑義地確定這種概括，則不會導(dǎo)致修改超范圍。申請人可以借鑒此案例，在答復(fù)審查意見時，站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的高度上從技術(shù)層面的唯一確定來詳細分析修改未超范圍的理由，把握審查過程中與審查員充分交流的機會。

4 結(jié)語

目前，修改超范圍執(zhí)行標準的爭議極大地影響了專利授權(quán)以及授權(quán)專利的保護范圍。建議申請人參考影響“修改”的相關(guān)因素，在撰寫階段提高申請文件的質(zhì)量，在審查階段，把握答復(fù)審查意見的機會，詳細地、有針對性地陳述理由，從而獲得穩(wěn)定且保護范圍適當?shù)膶＠麢?quán)。

參考文獻：

[1] 尹新天.中國專利法詳解[P].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[2] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.中華人民共和國專利法實施細則[P].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[3] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.中華人民共和國專利法[P].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[4]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[P].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[5] 王燕花，等，淺談修改超范圍的“唯一性”標準[J].中國發(fā)明與專利，2015（6）.