徐進

摘要：從商標(biāo)注冊實務(wù)入手，分析商標(biāo)注冊的原因及背后因素，提出商標(biāo)遭搶注后的破解思路。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)搶注 先使用原則 商標(biāo)審查

引言：關(guān)于商標(biāo)搶注的一個案例

2009年4月23日，德國慕尼黑高等法院終審判決：注銷德國歐凱公司惡意搶注的“王致和”商標(biāo);今后歐凱公司不得擅自使用“王致和”商標(biāo)（中國羞名的老字號商標(biāo)，300多年歷史的品牌，主要使用在腐乳、調(diào)味品等食品上），否則將對其處以25萬歐元的罰款，或?qū)ζ渲饕?fù)責(zé)人處以6個月的監(jiān)禁。這一判決不僅意味著北京王致和食品集團有限公司在與德國歐凱公司的商標(biāo)爭奪站中獲得最終勝利，同時對于中國企業(yè)進行的海外商標(biāo)的注冊保護更有著非同尋常的意義。

近年來，商標(biāo)搶注行為已經(jīng)成為了全球化的經(jīng)濟領(lǐng)域中一個不可忽視的問題。何謂“商標(biāo)搶注”？商標(biāo)搶注的由來、現(xiàn)狀和危害如何？商標(biāo)搶注的原因是什么？如何遏制商標(biāo)搶注？商標(biāo)被搶注后如何應(yīng)對？本文將就上述問題進行分析和探討。

一、商標(biāo)搶注的概念和分類

《中華人名共和國商標(biāo)法》中明確涉及到“商標(biāo)搶注”的條款是第3l條，該條規(guī)定：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，但“商標(biāo)搶注”在法律上沒有一個明確的概念和定義。筆者認(rèn)為，商標(biāo)搶注主要是指：為獲取經(jīng)濟利益，利用商標(biāo)法申請在先的原則，將他人的在先權(quán)利（包括但不限于商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)、商號權(quán)、知名商品名稱權(quán)）搶先申請商標(biāo)注冊，成為商標(biāo)專有權(quán)的所有人。商標(biāo)搶注人在搶注時的意圖是“獲取非正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟利益”，而該利益的獲取是建立在“損害他人的在先權(quán)利的基礎(chǔ)之上的”，因此，商標(biāo)搶注行為是一種違背誠實信用的、危害經(jīng)濟秩序的“惡意”行為，是一種需要遏制和打擊的行為。

實踐中，商標(biāo)搶注的表現(xiàn)形式主要包括以下幾種：

1.將他人已經(jīng)使用但未注冊的商標(biāo)以自己的名義申請注冊。這種形式包括“將他人在國外注冊或使用的有一定知名度的商標(biāo)以自己的名義在國內(nèi)注冊，待價而沽或自己使用”;

2.將他人已經(jīng)注冊的有一定知名度的商標(biāo)在不相同和不類似的商品或服務(wù)上申請注冊，然后向商標(biāo)使用人高價出售或自己使用：

3.將他人擁有的除商標(biāo)權(quán)外的其他在先權(quán)利（包括但不限于著作權(quán)、外觀設(shè)計權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)、商號權(quán)、知名商品名稱權(quán)）以自己的名義作為商標(biāo)申請注冊，然后待價而沽或自己使用。這種搶注包括了將名人的名字或其諧音、名人的肖像、社會熱點和新興事物（例如有人在“神州五號”和“神州六號”載人飛船上天后，將“神五神六”搶注為商標(biāo);有人將熱播的電影“阿凡達(dá)”搶注為商標(biāo)）等搶注為商標(biāo)，然后通過媒體炒作，兜售這些商標(biāo)，尋求高額利潤;

4.將外文商標(biāo)的中譯文或中文簡稱（包括外文商標(biāo)所有人官方發(fā)布的中譯文或者在使用過程中中國的消費者自創(chuàng)的中文“昵稱”，例如，中國消費者將“索尼愛立信”品牌的手機簡稱為“索愛”，將“英國足球超級聯(lián)賽”簡稱為“英超”）以自己的名義作為商標(biāo)申請注冊：

5.打“擦邊球”。對知名商標(biāo)進行刻意摹仿和修改后申請注冊（例如，將“蠟筆小新”改為發(fā)音相同的“辣筆小新”，將“金鷹”改為字形類似的“全鷹”，將“格蘭仕”顛倒順序后改為“格仕蘭”），將知名商標(biāo)進行拆分申請，在實際使用中再將拆分的各部分組合起來使用：

6.將專屬于一個群體、一個民族或者一個國家的文化遺產(chǎn)、傳統(tǒng)技藝中的內(nèi)容以及地理名稱或者原產(chǎn)地標(biāo)志等搶注為商標(biāo);

7.將他人有一定影響力的商標(biāo)或者他人的其他在先權(quán)利注冊為商號和域名，以此來混淆消費者的視聽，獲取不當(dāng)利益。

二、商標(biāo)搶注的現(xiàn)狀

商標(biāo)搶注的起源無從考據(jù)，但“商標(biāo)搶注”在全球范圍內(nèi)“蔚然成風(fēng)”卻是最近一二十年的事情。以下摘錄部分關(guān)于商標(biāo)搶注現(xiàn)象的實例和數(shù)據(jù)：

上述實例和數(shù)據(jù)清楚地顯示了商標(biāo)搶注在全球范圍內(nèi)的嚴(yán)重程度。商標(biāo)搶注呈現(xiàn)如下的特點：

1.商標(biāo)搶注的主體大多數(shù)為個人的投機者，其主要目的是從商標(biāo)轉(zhuǎn)讓中獲取經(jīng)濟利益：

2.部分的商標(biāo)搶注者是權(quán)利人的代理商或者合作伙伴，其主要目的是進一步要挾或者制衡權(quán)利人，以獲取在當(dāng)?shù)厥袌龅膲艛啻淼匚换蛘咴趯淼暮献髦姓莆崭蟮陌l(fā)言權(quán)，以獲得更大的經(jīng)濟利益：

3.也有少部分搶注者是商業(yè)競爭者，其目的是為了阻止或者延緩權(quán)利人的產(chǎn)品進入當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

4.商標(biāo)搶注者越來越專業(yè)、嗅覺越來越靈敏、搶注手法越來越新穎，商標(biāo)搶注儼然已經(jīng)成為了一個地下產(chǎn)業(yè)。例如，在中國，出現(xiàn)了專門以搶注商標(biāo)、倒賣商標(biāo)為業(yè)的“職業(yè)注標(biāo)人”，這些人還經(jīng)常交流搶注經(jīng)驗。而加拿大多倫多甚至有一個叫作“中華老字號搶注公司”的網(wǎng)站，這家公司的頁面中整齊地排列著數(shù)百家中華老字號商標(biāo)，在網(wǎng)上公然大批量買賣中華老字號。

三、商標(biāo)搶注的原因

為什么會有這么多的商標(biāo)搶注現(xiàn)象呢？這種現(xiàn)象有其時代背景、經(jīng)濟基礎(chǔ)和法律條件。

1.時代背景：近些年，經(jīng)濟全球化浪潮使得世界各國的經(jīng)濟交往不斷加深，分工和產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)分配和延伸，物流、人流在全球持續(xù)快速流動，隨之而來的是品牌在全球的流通速度也大大加快。而隨著互聯(lián)網(wǎng)在全球的普及，世界上任何角落的品牌信息在幾秒鐘之內(nèi)就可以傳遍全球各地。因此，人們接觸不同品牌的機會多了，使用不同品牌的產(chǎn)品和服務(wù)的機會多了，搶注的可能性自然就隨之增大。改革開放以來，中國大力吸引外資，許多外國品牌開始進入中國，外國品牌在中國也開始不斷被搶注。而當(dāng)中國經(jīng)濟開始慢慢強大起來，中國企業(yè)、中國品牌開始走向世界的時候，中國的許多品牌開始不斷地在國外被搶注。

2.經(jīng)濟基礎(chǔ)：在市場經(jīng)濟條件下，以商標(biāo)為表現(xiàn)形式的品牌已經(jīng)成為市場競爭的重要武器，品牌就是市場、品牌就是效益、品牌就是價值。培植一個成功的品牌卻需要長期不懈的投入、宣傳和推廣，需要大量的人力、物力和財力，相比而言，搶注一個他人已經(jīng)成功的品牌卻簡單的多、便宜的多。

3.法律條件：商標(biāo)的先申請原則和商標(biāo)的地域性原則。商標(biāo)的先申請原則是指兩個或者兩個以上的商標(biāo)注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標(biāo)申請注冊的，商標(biāo)權(quán)授予在先提起申請的人。在先申請原則是相對與在先使用原則來說的，雖然先申請原則便于對商標(biāo)的管理，商標(biāo)權(quán)人對商標(biāo)的歸屬發(fā)生爭議也容易辨別，但該原則不能保護商標(biāo)在先使用權(quán)。當(dāng)今世界上除了英美法系的幾個國家外大多數(shù)國家在商標(biāo)法領(lǐng)域都是采納的先申請原則或者先申請與先使用結(jié)合的原則，而先申請原則正是催生“商標(biāo)搶注”行為的法律條件。商標(biāo)的地域性原則是指商標(biāo)權(quán)依一定國家的法律產(chǎn)生，并只在其依法產(chǎn)生的地域范圍內(nèi)有效，同一商標(biāo)在一國獲得商標(biāo)權(quán)承認(rèn)與保護并不直接導(dǎo)致在他國就同一商標(biāo)取得商標(biāo)權(quán)。商標(biāo)的地域性原則是催生一國的商標(biāo)在他國被搶注的法律條件。

四、如何遏制商標(biāo)搶注

對于權(quán)利人來說

1.在實行先使用原則的國家，即誰先使用誰就擁有商標(biāo)權(quán)，如美國、英國、澳大利亞、加拿大、新加坡等國，應(yīng)當(dāng)盡早使用商標(biāo)，并注意收集和鎖定在這些國家使用商標(biāo)的證據(jù)，包括合同、廣告、宣傳材料等等。在實行先注冊原則的國家，即誰先注冊誰就擁有商標(biāo)權(quán)。如日本、韓國、西班牙、意大利等國，應(yīng)當(dāng)盡早申請注冊;

2.要強化商標(biāo)先行意識，“貿(mào)易未動、商標(biāo)先行”、“提前儲備商標(biāo)（包括在未來可能涉及到的領(lǐng)域。如果是做新鮮蔬菜的企業(yè)已經(jīng)在3l類商品上注冊商標(biāo)，可以提前在第30類上的腌制蔬菜上提前注冊商標(biāo)，以被業(yè)務(wù)擴展時用）”、“及時注冊本地化的商標(biāo)（包括權(quán)利人自己創(chuàng)立的本地商標(biāo)和當(dāng)?shù)叵M者約定俗成的本地商標(biāo)或簡稱，如索愛，英超，偉哥）”。特別是在實行先申請原則的國家;

3.發(fā)布新產(chǎn)品、新商標(biāo)前注意保密。如果是該品牌第一次參加展會公之于眾，保存好參展記錄和照片，及時主張展會優(yōu)先權(quán);

4.在本國注冊或申請后，及時辦理海外注冊并主張優(yōu)先權(quán)：

5.與代理商、合作伙伴等重點群體簽訂關(guān)于商標(biāo)權(quán)的協(xié)議或條款。保存好與代理商合作伙伴的交易記錄和來往記錄，保存好員工檔案;

6.商標(biāo)管理中，及時續(xù)展商標(biāo)，適當(dāng)構(gòu)筑聯(lián)合商標(biāo)（例如，娃哈哈集團除了注冊了“娃哈哈”商標(biāo)，還將易與“娃哈哈”混淆的“哈娃哈”、“哈哈娃”等商標(biāo)分別進行了注冊，“全聚德”烤鴨店同時注冊了“德聚全”、“聚全德”、“聚德全”、“德全聚”、“全德聚”等商標(biāo)）和防御商標(biāo)（例如，娃哈哈集團除了在自己經(jīng)營的主要產(chǎn)品類別上注冊“娃哈哈”商標(biāo)外，還將“娃哈哈”商標(biāo)在其它多個類別上注冊）。

7.監(jiān)視公告準(zhǔn)備隨時異議：包括中國在內(nèi)的世界多數(shù)國家均設(shè)置商標(biāo)注冊異議公告程序，權(quán)利人可以委托商標(biāo)事務(wù)所定期監(jiān)測目標(biāo)國家的商標(biāo)注冊公告，一旦發(fā)現(xiàn)有雷同或近似商標(biāo)，便可提起商標(biāo)異議，從而阻止搶注的出現(xiàn)。

對于行業(yè)協(xié)會和政府

1.與單個企業(yè)相比，行業(yè)協(xié)會在商標(biāo)法及商標(biāo)搶注的應(yīng)對方面能夠協(xié)調(diào)更多的資源和人力，行業(yè)協(xié)會應(yīng)該為搶注受害者積極提供法律、經(jīng)濟等方面的支持：

2.政府機構(gòu)、商會、使領(lǐng)館等機構(gòu)在國家層面為本國企業(yè)或公民提供知識產(chǎn)權(quán)海外預(yù)警機制：

3.對于國外搶注中國的文化遺產(chǎn)、地理標(biāo)志等內(nèi)容為商標(biāo)時，地方政府或者國家應(yīng)當(dāng)出面來打擊搶注行為，積極維權(quán)，奪回被搶注的商標(biāo)：

在商標(biāo)法律制度層面

1.規(guī)定搶注人的賠償制度，引入類似于“域名的強制轉(zhuǎn)讓制度”。即，如果最終認(rèn)定了一件商標(biāo)申請為“商標(biāo)搶注”行為，那么“被搶注的商標(biāo)”要強制轉(zhuǎn)讓給被搶注人（按照中國現(xiàn)在的法律，如果商標(biāo)申請行為最終被認(rèn)定為“搶注”，搶注人不承擔(dān)任何賠償責(zé)任，“被搶注商標(biāo)”也不會被轉(zhuǎn)讓給“被搶注人”）;

2.借鑒香港商標(biāo)法中的規(guī)定，如果沒有提交異議答辯，視為撤回申請，以增加“搶注”的成本和“搶注失敗”的風(fēng)險（按照中國現(xiàn)在的法律，如果涉嫌搶注的商標(biāo)被人提起異議，搶注人不提交異議答辯并不意味者該涉嫌搶注的商標(biāo)會被在異議程序中判定撤回）：

3.降低商標(biāo)法第31條中“有一定影響”和“惡意”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。我國臺灣地區(qū)《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，第二十三條第十四款規(guī)定，商標(biāo)有下列情形者，不得注冊：“相同或近似于他人先使用于同一或類似商品或服務(wù)之商標(biāo)，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業(yè)務(wù)往來或其他關(guān)系，知悉他人商標(biāo)的存在者，但得該他人同意申請注冊者，不再此限”。根據(jù)我國臺灣地區(qū)商標(biāo)主管機關(guān)的解釋，“該條款旨在避免剽竊他人創(chuàng)用至商標(biāo)或標(biāo)章而搶先注冊，系基于民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎(chǔ)下，賦予先使用商標(biāo)者，遭他人不法搶注其商標(biāo)時的權(quán)利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標(biāo)規(guī)則第8條第3項規(guī)定，禁止代理人或代表人搶注商標(biāo)外，并擴大其適用范圍及于契約、地緣、業(yè)務(wù)往來或其他關(guān)系，知悉他人商標(biāo)存在而剽竊搶注商標(biāo)之情形”：

4.對于馳名商標(biāo)的保護性注冊，及注冊聯(lián)合商標(biāo)和防御商標(biāo)的行為，應(yīng)該考慮個案情況，將其視為“三年不使用”的正當(dāng)理由;

5.在“商標(biāo)搶注”的案件中適當(dāng)加大對未注冊商標(biāo)的保護，加大誠實信用原則在商標(biāo)法中的地位，以應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)時代信息即時傳播所帶來的“搶注便利性”;

6.引入注冊商標(biāo)使用目的條件機制，將“使用”作為條件引入到商標(biāo)的注冊申請程序中，以打擊“不以使用為目的”的商標(biāo)搶注行為。即，如果在商標(biāo)申請后的一定時期內(nèi)不提交使用證據(jù)或者計劃使用的聲明，該商標(biāo)申請視為撤回。

五、搶注后如何解決

雖然權(quán)利人可以采取種種的措施來預(yù)防商標(biāo)搶注，但商標(biāo)搶注往往防不勝防。如果商標(biāo)已經(jīng)被人搶注，應(yīng)積極的從法律及現(xiàn)實中尋求最佳的解決辦法。商標(biāo)搶注后的對策主要有以下幾種，

商標(biāo)遭搶注后的補救對策——法律途徑，即，通過各種商標(biāo)異議、爭議、訴訟等行政和司法途徑據(jù)理力爭、主張權(quán)利

1.如果商標(biāo)還在公告期內(nèi)，可以基于在先權(quán)利（包括但不限于商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)、商號權(quán)、知名商品名稱權(quán)以及馳名商標(biāo)權(quán)）及相關(guān)法律適時提出異議：如果商標(biāo)已經(jīng)獲得注冊，權(quán)利人可以基于相關(guān)法律適時提起商標(biāo)爭議或者提起三年不使用撤銷申請。

2.依據(jù)反不正當(dāng)競爭法以及民法的誠實信用原則主張權(quán)利。文章開頭的“王致和商標(biāo)訴訟案”中德國法院就是按德國《反不正當(dāng)競爭法》判決權(quán)利人勝訴的。

商標(biāo)遭搶注后的補救對策——談判，即通過“友好”談判達(dá)成雙方都可以接收的結(jié)果

1.談判前的準(zhǔn)備工作，做好調(diào)查，知己知彼。如果對方是為獲利的個人搶注且要價不高可以購買，如果對方是同行業(yè)競爭者為了阻止權(quán)利人進入特定市場，可能談判難度較大（例如西門子在德國搶注“海信”的英文商標(biāo)即為阻止海信進入德國市場）：

2.談判要動用協(xié)會、商會、政府甚至外交等多種力量和途徑尋求支持和解決。例如中國的“同仁堂”商標(biāo)在上世紀(jì)80年代末在日本被搶注后中國政府的出面是該件搶注案最后順利解決的關(guān)鍵。海信最終與西門子關(guān)于“H i S e n s e”商標(biāo)順利解決也是協(xié)會、媒體、中國商務(wù)部、外交部等各方面大力支持和協(xié)助的結(jié)果。

3.如果搶注人是競爭對手，在談判的同時，還可以用反制（搶注對方的商標(biāo)）等其他手段來增加談判籌碼。

商標(biāo)遭搶注后的補救對策——主動換標(biāo)

假使企業(yè)無法通過談判拿回自己的商標(biāo)，又無心力應(yīng)對法律程序，最簡單的辦法就是換標(biāo)。當(dāng)聯(lián)想公司欲在國際市場大展宏圖之時，卻遭遇“l(fā)egend”商標(biāo)在很多國家已無法注冊的困境，直接影響了聯(lián)想全球化的發(fā)展進程。面對潛在的全球商標(biāo)訴訟或談判，聯(lián)想選擇了主動換標(biāo)，將“l(fā)egend”換為“l(fā)enovo”商標(biāo)。雖然是無奈之舉，但是事實證明了聯(lián)想的策略是正確的。

結(jié)語：商標(biāo)搶注的表現(xiàn)形式及類型多種多樣，商標(biāo)搶注的目的和后果也多種多樣，但搶注后無疑都對真正的權(quán)利人的行使權(quán)利及經(jīng)濟利益產(chǎn)生制約和破壞作用。因此，無論從保護勤勉、鼓勵創(chuàng)新、維護公平競爭的市場秩序，還是從有效保護消費者免受更大損害的角度，我們都應(yīng)該重視對商標(biāo)搶注行為的認(rèn)識、理解、分析和研究，并從個人、企業(yè)、協(xié)會和國家等多個層面和視角來積極應(yīng)對和解決商標(biāo)搶注所帶來的弊端和影響。