陳遠(yuǎn)飛，鄒云霞，邱臣，王曉茜

淺談專利審查過程中的聽證原則

陳遠(yuǎn)飛，鄒云霞*，邱臣*，王曉茜*

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心，湖北 武漢 430000）

聽證原則是專利審查的一項基本原則，首先對聽證原則所涉及的事實、證據(jù)、理由的概念進(jìn)行了闡述，然后結(jié)合實際案例論述了準(zhǔn)確理解聽證原則的事實對駁回時機(jī)的影響，并給出了相關(guān)建議。

專利審查；聽證原則；事實；證據(jù)

聽證原則是實質(zhì)審查程序的基本原則之一，審查員在實質(zhì)審查過程中作出的駁回決定會直接影響申請人的切身利益。因此，審查員作出的駁回決定應(yīng)當(dāng)符合聽證原則。

《專利審查指南》2010版第二部分第八章第2.2節(jié)關(guān)于“聽證原則”規(guī)定：“在實質(zhì)審查過程中，審查員在作出駁回決定之前，應(yīng)當(dāng)給申請人提供至少一次針對駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)陳述意見和/或修改申請文件的機(jī)會，即審查員作出駁回決定時，駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)應(yīng)當(dāng)在之前的審查意見通知書已經(jīng)告知過申請人?！辈⒅赋觯瑢彶閱T不得以節(jié)約程序為理由而違反請求原則和聽證原則。

《專利審查指南》2010版第二部分第八章第6.1.1節(jié)有關(guān)駁回申請的條件規(guī)定：“如果申請人對申請文件進(jìn)行了修改，即使修改后的申請文件仍然存在用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，但只要駁回所針對的事實改變，就應(yīng)當(dāng)給申請人再一次陳述意見和/或修改申請文件的機(jī)會。但對于此后再次修改涉及同類缺陷的，如果修改后的申請文件仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，則審查員可以直接作出駁回決定，無需再次發(fā)出審查意見通知書，以兼顧聽證原則與程序節(jié)約原則?！?/p>

雖然《專利審查指南》對聽證原則和駁回時機(jī)做了一般性的規(guī)定，但在審查實踐中，審查員對聽證所涉及的事實、證據(jù)、理由的認(rèn)定和理解存在模糊之處，因此也導(dǎo)致對聽證原則的把握不夠準(zhǔn)確。

1 專利審查過程中聽證所涉及的事實、證據(jù)、理由

由于審查員作出駁回決定時，必然要涉及事實、證據(jù)和理由，而這三個概念又直接與聽證原則相關(guān)，因此，應(yīng)當(dāng)加以厘清。

1.1 事實

專利審查程序中所稱的事實，是指審查員從申請文件和/或?qū)Ρ任募茸C據(jù)中篩選出的與結(jié)論（即不符合專利法及其實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定）相關(guān)的事實，并非申請文件和/或?qū)Ρ任募涊d的全部信息。

事實應(yīng)當(dāng)是依據(jù)申請文件、對比文件等證據(jù)和/或本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識提出的與理由相關(guān)的事實，并不是僅指審查員所認(rèn)定的申請文件中的缺陷。

審查員在作出駁回決定之前應(yīng)當(dāng)告知申請人的事實一般包括：①作為審查基礎(chǔ)的文本中所記載的內(nèi)容是否符合專利法及其實施細(xì)則相關(guān)規(guī)定的情況，即申請文件中存在的缺陷；②審查員提供的對比文件中相關(guān)的技術(shù)內(nèi)容；③請求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件中公開的技術(shù)內(nèi)容之間的關(guān)系。

1.2 證據(jù)

證據(jù)是用于證明事實的客觀材料。在專利審查程序中，最為常用的證據(jù)為書證，包括原申請文件、意見陳述書、修改的申請文件、對比文件、優(yōu)先權(quán)證明文件等。審查員可提出書證以支持自己主張的事實，該書證是指所提出的特定文件的具體部分，例如“對比文件1第×頁第×段”。

1.3 理由

理由是在認(rèn)定事實之后為得出結(jié)論所依據(jù)的具體審查標(biāo)準(zhǔn)的集合。理由包括審查員針對專利申請所選用的專利法及其事實細(xì)則和審查指南中的有關(guān)審查標(biāo)準(zhǔn)性規(guī)定以及審查員對這些規(guī)定的理解和解釋性的具體衡量標(biāo)準(zhǔn)。

2 準(zhǔn)確理解聽證原則所涉及的事實

在審查實踐中，審查員對于聽證原則所涉及的證據(jù)、理由是否變化的判斷相對比較容易，但關(guān)于事實是否變化的判斷則存在較大的爭議。目前，對于聽證原則所涉及的事實是否改變存在以下兩種觀點。

觀點一：將聽證原則所涉及的事實認(rèn)定為申請人在申請文件中所申請保護(hù)的技術(shù)方案，具體就是原始權(quán)利要求書和修改后的權(quán)利要求書。因此，審查員在判斷事實是否改變時，通常的判斷對象是申請人修改后的技術(shù)方案，判斷標(biāo)準(zhǔn)具體為修改后的技術(shù)方案是否為新的技術(shù)方案[1]。

觀點二：只有在審查員增添了新的事實、證據(jù)、理由或證據(jù)和理由之間關(guān)系角度不同時，聽證原則所涉及的事實才會產(chǎn)生變化，即事實是否變化，僅考慮審查員是否增添了新的事實、證據(jù)、理由或者證據(jù)和理由之間關(guān)系角度發(fā)生變化，而不考慮申請人修改后的事實[2]。

專利審查與一般的行政程序不同，在一般的行政程序中，作出行政決定所依據(jù)的事實往往在行政程序一開始就已經(jīng)存在，行政程序進(jìn)行過程中，行政機(jī)關(guān)主要是通過當(dāng)事人的舉證以及自己依職權(quán)調(diào)查收集證據(jù)來確定案件涉及的事實，因此往往只需告知當(dāng)事人一次并聽取其意見后就可以依法作出行政決定了。但是，在專利實質(zhì)審查程序中，申請人在答復(fù)審查意見通知書時經(jīng)常通過修改權(quán)利要求書以克服存在的缺陷，審查員必須針對修改后的權(quán)利要求書作出駁回決定。因此，審查員據(jù)以作出駁回決定的事實基礎(chǔ)經(jīng)常處于變動之中。審查基礎(chǔ)的改變，導(dǎo)致審查過程中不可能完全依照傳統(tǒng)的聽證過程中對告知內(nèi)容的理解來確定需要告知的內(nèi)容，因為每次告知所涉及的必定是針對前次的文本，而不可能是針對尚未提交的將要修改的文本。

由此可知，駁回決定前需要通過聽證方式告知申請人的事實，與駁回決定中所涉及的事實屬于兩個不同的概念。文本的修改，必然會導(dǎo)致駁回決定中所涉及的事實改變，但并不必然導(dǎo)致需要通過聽證方式告知給申請人的事實改變。申請人修改后的技術(shù)方案雖然確實與修改前的技術(shù)方案不同，導(dǎo)致駁回決定中所涉及的事實發(fā)生改變，但這一修改的技術(shù)方案是申請人擬定的，在遞交修改后的文件時申請人已經(jīng)對這種不同了然于胸，所以這種事實的不同并不需要通過聽證方式告知申請人。但如果在駁回決定中所涉及的事實是由于審查員增添了新的事實、證據(jù)或理由或證據(jù)和理由之間關(guān)系角度的不同而導(dǎo)致審查員提供的事實有變化，則需要進(jìn)行重新的聽證；否則，只要證據(jù)和理由沒變，且相對應(yīng)的審查員提供的與證據(jù)和理由相關(guān)聯(lián)的事實沒變，就符合駁回時機(jī)。

基于上述理由，筆者傾向于認(rèn)同第二種觀點。

下面以一個具體案例的形式來說明專利審查過程中對于“事實”的不同理解導(dǎo)致的對聽證原則和駁回時機(jī)的把握上的差異。

案情：審查員在第一次審查意見通知書（以下簡稱“一通”）中指出權(quán)利要求1相對于對比文件1不具備新穎性；申請人一通后進(jìn)行了意見陳述而沒有修改權(quán)利要求，審查員發(fā)出第二次審查意見通知書（以下簡稱“二通”），繼續(xù)采用對比文件1評述權(quán)利要求1不具備新穎性，申請人二通后將說明書的技術(shù)特征補(bǔ)入到權(quán)利要求1中，對比文件1仍然可以破壞修改后的權(quán)利要求1的新穎性，且申請人再次補(bǔ)入的技術(shù)特征在一通、二通中審查員引用的對比文件1的具體段落部分記載中已被公開。那么，二通后能否進(jìn)行駁回？

如果將事實理解為技術(shù)方案的話，由于二通后申請人在權(quán)利要求1中補(bǔ)入了說明書的技術(shù)特征，事實首次發(fā)生變化，因此不符合駁回時機(jī)，必須發(fā)第三次審查意見通知書（以下簡稱“三通”）。假設(shè)申請人三通后繼續(xù)加入說明書內(nèi)容，使得對比文件1只能評述權(quán)利要求1的創(chuàng)造性的情況下，由于理由改變，此時審查員還得繼續(xù)發(fā)第四次審查意見通知書，會導(dǎo)致審查程序?qū)⒁驗樯暾埲说姆磸?fù)修改變得冗長。

按照第二種觀點，雖然申請人二通后補(bǔ)入了說明書的技術(shù)特征，導(dǎo)致修改后的技術(shù)方案與修改前的技術(shù)方案是不同的，但申請人補(bǔ)入的技術(shù)特征已經(jīng)被審查員在一通、二通中引用的對比文件1的具體段落部分的記載所公開，在遞交修改文件時申請人已經(jīng)對補(bǔ)入的技術(shù)特征被對比文件1公開的事實了然于胸，所以這種不同不再需要通過聽證方式告知申請人。換句話說，申請人能夠在第一、二次審查意見通知書所告知的內(nèi)容的基礎(chǔ)上，理性認(rèn)識到該缺陷的存在，對于駁回所依據(jù)的同類缺陷不感到突兀和意外。審查員此時作出駁回決定的做法是符合聽證原則的。

3 結(jié)論

對于聽證原則的把握，重點在于理解事實、證據(jù)、理由的概念以及三者之間的關(guān)系，而對于事實的理解和把握是其中的難點。筆者認(rèn)為，在對事實的理解中，不應(yīng)該片面地將聽證原則所涉及的事實認(rèn)定為申請人在申請文件中所申請保護(hù)的技術(shù)方案，而應(yīng)該厘清在駁回決定之前需要通過聽證方式告知給申請人的事實與駁回決定中所涉及的事實這兩個概念的差異，從而準(zhǔn)確把握駁回時機(jī)，踐行專利審查中的聽證原則。

［1］張毅.專利審查中的聽證原則［J］.科技與法律，2015（4）：758-774.

［2］國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司.專利法研究2006［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2007：178-184.

D923.42

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.13.037

2095－6835（2019）13－0089－02

陳遠(yuǎn)飛（1985—），男，湖南郴州人，碩士，助理研究員，專利審查員，主要從事燃燒器與家用爐灶領(lǐng)域的發(fā)明專利實質(zhì)審查。鄒云霞（1986—），女，湖北荊州人，碩士，助理研究員，專利審查員，主要從事冰箱熱泵領(lǐng)域的發(fā)明專利實質(zhì)審查。邱臣（1989—），女，湖北棗陽人，碩士，助理研究員，專利審查員，主要從事電阻、電容以及電池領(lǐng)域的發(fā)明專利實質(zhì)審查。王曉茜（1989—），女，湖北仙桃人，碩士，助理研究員，專利審查員，主要從事冰箱熱泵領(lǐng)域的發(fā)明專利實質(zhì)審查。

＊等同于第一作者

〔編輯：王霞〕