李東鵬 孫曉妍（等同第一作者）

（國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作天津中心，天津300000）

1 概述

專利審查不僅需要審查員具備足夠的專業(yè)技術素養(yǎng)，更需要審查員具備必要的法律素養(yǎng)。審查工作中，法律素養(yǎng)關鍵體現在法律思維運用上。而“證據意識”作為法律思維運用的重要組成部分，一直以來都是審查員審查能力建設的重要一環(huán)，近年來，專利局圍繞“以證據為核心進行實質審查”做了很多工作，審查員證據意識普遍有所提升，但仍存在事實認定錯誤、證據無效及遺漏更優(yōu)證據等問題，這些問題都反映出不是審查員缺乏“證據優(yōu)先意識”而不去用證據，而是審查員的證據運用能力不足；同時，《專利審查與證據意識》第六章第三節(jié)中指出[1]：“審查結論是否準確，一方面取決于是否準確把握了申請人的發(fā)明構思和關鍵技術手段，另一方面還取決于是否能夠準確解讀現有證據并合理運用”，可見，要想作出準確的審查結論以提高審查質量和效率，“準確解讀現有證據并合理運用證據”的能力是不可或缺的。針對上述問題，筆者通過一個實際案例談一談關于提升證據運用能力的一些思考。

2 案例及啟示

2.1 案情介紹

該案例涉及一種珠鏈首飾磁力扣，這種磁力扣靠磁力吸合，現有技術中這種磁力扣磁鐵表面易污損，降低磁力扣使用壽命，本申請通過在磁力扣磁鐵表面設置防護層來避免磁鐵表面污損，提高磁力扣使用壽命，其權利要求為“1、一種對開式珠鏈首飾磁力扣，其特征在于，包括左扣體和右扣體，所述的左、右扣體的空腔內分別設有極性相異的左、右磁體，左、右磁體表面分別設有防護層。2、根據權利要求1 所述的對開式珠鏈首飾磁力扣，其特征在于，防護層為金屬片。”從權利要求中可以看出，獨立權利要求1 限定其關鍵手段——左、右磁體表面分別設有防護層。從屬權利要求2 限定防護層為金屬片。

審查員在第一次審查意見通知書中使用一篇對比文件1，對比文件1 也是一種首飾磁力扣，同樣也采用防護層對磁力扣磁鐵表面防護，獨立權利要求1 相對于對比文件1 不具備新穎性。而對于從屬權利要求2，區(qū)別僅在于防護層具體方式不同，從屬權利要求2 采用金屬片防護，對比文件1 采用涂層防護，審查員在第一次審查意見通知書中認為金屬片防護或涂層防護僅是具體防護手段的常規(guī)選擇，從屬權利要求2 不具備創(chuàng)造性。

申請人答復第一次審查意見通知書將從屬權利要求2 并入獨立權利要求1 中，并認為：采用金屬片防護并非常規(guī)選擇，理由是“沒有證據表明金屬片防護是常規(guī)選擇，且金屬片比涂層更耐磨，防護效果更好?！?/p>

基于申請人意見陳述，審查員進行證據衡量，確實沒有充分證據表明用金屬片防護磁鐵就是常規(guī)選擇，于是審查員進行補充檢索，獲得一篇對比文件2，對比文件2 也是一種首飾磁力扣，對比文件2 有磁鐵一側也采用金屬片包覆磁鐵來防護磁鐵表面，審查員認為對比文件2 給出“使用金屬片防護磁鐵”的啟示，因此，在第二次審查意見通知書中認為本申請相對于對比文件1 與對比文件2 的結合不具備創(chuàng)造性。

申請人答復第二次審查意見通知書并未修改權利要求，并指出：對比文件1 說明書第4 段背景技術中記載“現有技術中通過金屬片密封磁鐵防止磁鐵污損。這樣的金屬片減弱扣件磁閉合力。本申請的目的在于尋求不減弱扣件磁閉合力的替代防護方案?！鄙暾埲苏J為基于對比文件1 的記載，對比文件1 存在反向教導：對比文件1 有意將金屬片改進為涂層以避免使用金屬片減弱扣件磁閉合力，基于對比文件1 的教導，本領域技術人員無動機再將涂層改為金屬片。

審查員在第三次審查意見通知書中認為：雖然對比文件1記載“采用防護涂層替代金屬片”，但對比文件2 也給出“使用金屬片防護磁鐵”的啟示，基于該啟示，本領域技術人員有動機把防護涂層替換為金屬片。

申請人答復第三次審查意見通知書仍未修改權利要求，并指出：即便對比文件2 給出啟示，對比文件1 也仍然沒有改進動機，對比文件1 明確表明“放棄金屬片而使用涂層”，強行使用對比文件1 棄用的手段違背了對比文件1 初衷，創(chuàng)造性動機與啟示的認定不應脫離對比文件客觀事實的指引。

接到意見陳述，審查員認為，雖然本申請方案明顯屬于現有技術，但意見陳述的反向教導問題確實存在，現有證據說服力不足。于是，審查員再次進行補充檢索，又獲得一篇對比文件3，這篇對比文件完全公開本申請技術方案，可以評述本申請新穎性。審查員以此發(fā)出第四次審查意見通知書后，申請人未答復，該申請視撤結案。

2.2 分析及啟示

反思該案審查過程的一波四折，正好體現了目前審查員“證據運用能力不足”，而筆者認為，其原因至少包括以下方面：

（1）未對證據進行整體考量，忽視反向教導、結合障礙等影響因素和限制條件；（2）未從證據中的客觀事實出發(fā)，為便于評述，主觀臆斷改進動機和結合啟示；（3）該案直到第四次審查意見通知書才找到合適的新穎性文件，說明：審查員未對證據進行優(yōu)選，檢到對比文件即停止檢索，忽視更優(yōu)證據的檢索獲取，影響了審查效能。

同時，基于該案，筆者認為，“提升證據運用能力”可以從以下方面入手：

首先，還是要有“用證據”的意識，即，證據優(yōu)先意識，審查中要擺證據、論事實，以事實為依據，以法律為準繩，明確事實勝于雄辯；

其次，還要關注證據有效性，要有“用好證據”和“把證據用好”的意識，要做到這兩點就必須遵循證據使用的兩個原則，整體原則和客觀原則，另外，還要有證據優(yōu)選意識。

整體原則是重要的審查原則，在證據使用中同樣要遵循整體原則，要對證據做整體考量，對單個證據要立足對比文件的整體記載去看技術方案和技術手段，對多個證據之間也要整體考量，要考量現有技術是否整體上給出了技術啟示，避免像剛才案例中的審查員一樣只盯著對比文件中要用的技術方案看而忽視了對比文件整體上的反向教導，從而陷入一葉障目的誤區(qū)，導致使用無效的對比文件進而影響審查質量和效能。

客觀、公正、準確、及時是審查工作的基本原則。在證據使用中同樣要遵循客觀原則，從證據的客觀事實出發(fā)來使用證據，避免像剛才案例中的審查員一樣認為方案、手段公開了就一定能夠結合，從而“想當然”的主觀臆斷，這樣的證據使用就違背了證據使用的客觀原則而變成了主觀臆斷下的強行拼湊。

最后，在遵循證據使用的整體原則和客觀原則的基礎上，還要有證據優(yōu)選意識。要明確好用的證據不僅能評價原始權利要求的新創(chuàng)性，還能夠在申請人對權利要求進行修改后繼續(xù)評價修改后的權利要求的新創(chuàng)性，同時，好用的證據還應是說服力強、申請人容易信服的證據。提高第一次審查意見通知書的全面性和有效性是提高審查質量和效率的有效保障，而第一次審查意見通知書就基于整體申請文件從發(fā)明構思出發(fā)進行證據的全面檢索和篩選就是提高第一次審查意見通知書全面性和有效性的堅實基礎。

3 結論

證據運用能力不足是目前審查工作中的短板。證據使用中缺乏“整體”、“客觀”和“證據優(yōu)選”意識是造成證據運用能力不足的重要原因。進一步提升“證據優(yōu)先意識”，在證據使用中重視“整體原則”和“客觀原則”，并著力提升“證據優(yōu)選意識”是提升證據運用能力的有效途徑。