張麗仙

摘 要：優(yōu)先權(quán)是專利申請中的一項重要權(quán)利，其要求先后申請的主體具有一致性，對于主體不一致的情況，需要提供優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明。本文從一件實際案例出發(fā)，就專利申請中的優(yōu)先權(quán)的相關(guān)知識進行了梳理，對如何使用或核實優(yōu)先權(quán)提供一些參考。

關(guān)鍵詞：優(yōu)先權(quán);主體;轉(zhuǎn)讓;證明

1.案例介紹

申請人M于2017年1月11日提交了一份PCT專利申請A，要求三份優(yōu)先權(quán)，其中一份優(yōu)先權(quán)為2016年8月12日在美國提交的申請W，申請A進入中國國家階段后，于2018年11月23日公開;申請人N于2017年8月11日提交了一份PCT專利申請B，其也要求申請W的優(yōu)先權(quán)，申請B進入中國國家階段后，于2019年3月15日公開。之后申請AB均進入實質(zhì)審查階段，在實質(zhì)審查過程中發(fā)現(xiàn)，申請B權(quán)利要求1-41與申請A權(quán)利要求請求1-41的主題相同，且這些權(quán)利要求均具備新穎性和創(chuàng)造性。這兩份專利申請究竟哪份能夠獲得授權(quán)？本文將以該案例作為切入點，對優(yōu)先權(quán)的相關(guān)知識進行梳理，以期對如何使用或核實優(yōu)先權(quán)提供一些參考。

2.優(yōu)先權(quán)的相關(guān)法律知識

優(yōu)先權(quán)是專利申請過程中的一項重要權(quán)利，根據(jù)我國《專利法》，除“申請日”定義本身以及保護期限起算日之外，專利申請中提及的“申請日”，有優(yōu)先權(quán)的均指優(yōu)先權(quán)日，因此優(yōu)先權(quán)對于專利申請至關(guān)重要。

優(yōu)先權(quán)起源于1883年簽訂的《巴黎公約》，其目的是方便成員國國民就其發(fā)明創(chuàng)造在本國提出專利申請后，在其他成員國獲得專利權(quán)。具體是指，申請人在某一個成員國首次提出申請后，在一定期限內(nèi)就相同主題在其他成員國提出申請，在后申請在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出[1]。也就是說，假如申請人與其他申請人在該在先申請的申請日之后就相同主題提出申請，申請人較其他申請人享有優(yōu)先的地位，故此稱之為“優(yōu)先權(quán)”。

優(yōu)先權(quán)中所指的“主題”，是指每一項權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案;“相同”也不是指文字記載完全相同，只要實質(zhì)上相同即可，對于在先申請中未通過文字明確記載、但能夠直接或毫無疑義地確定的內(nèi)容，也屬于在先申請披露的內(nèi)容。

根據(jù)《專利法》第二十九條，優(yōu)先權(quán)分為外國優(yōu)先權(quán)與本國優(yōu)先權(quán)。外國優(yōu)先權(quán)是指申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。本國優(yōu)先權(quán)是指申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。本案中的申請A、B就是要求了外國優(yōu)先權(quán)。

在后申請可以同時要求多件在先申請的優(yōu)先權(quán)，稱之為多項優(yōu)先權(quán)。要求多項優(yōu)先權(quán)的申請，其每項權(quán)利要求的每個技術(shù)方案都應(yīng)分別被一個或多個在先申請披露，而不能由多個在先申請組裝、拼湊出新的技術(shù)方案。當在后申請僅有部分權(quán)利要求的技術(shù)方案被在先申請披露，而另外部分未被披露時，僅有被披露的那些權(quán)利要求能夠享受優(yōu)先權(quán)，稱之為部分優(yōu)先權(quán)。

優(yōu)先權(quán)要求前后申請的申請人的一致性，完全相同或者是在先申請的申請人之一。此外，1911年，《巴黎公約》進行了修訂，允許“權(quán)利繼受人”享受優(yōu)先權(quán)，使得優(yōu)先權(quán)能夠通過轉(zhuǎn)讓的方式讓渡給其他申請人，使得完全不同的在后申請人也有可能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。本案中，兩個不同的申請人要求同一個在先申請的優(yōu)先權(quán)，就有可能是因優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓導致的。

3.1優(yōu)先權(quán)歸屬確認

對于PCT申請，國際階段、國內(nèi)初步審查階段以及實審階段均有可能對優(yōu)先權(quán)進行審查，但審查的內(nèi)容不完全相同。在國際階段，通常在檢索到P類文件后才對優(yōu)先權(quán)進行核實，否則即使申請人要求了優(yōu)先權(quán)，也不需要核實。國內(nèi)初審階段的核實更多關(guān)注于形式問題，如申請人是否一致以及是否提交優(yōu)先權(quán)聲明、優(yōu)先權(quán)文件副本等。國內(nèi)實審階段，通常也是在遇到P類文件或其他需要核實優(yōu)先權(quán)的文件后才進一步核實優(yōu)先權(quán)是否有效，此時申請人是否一致、技術(shù)方案是否被披露等影響優(yōu)先權(quán)成立與否的各種事項都需要核實。

本案中，申請A與申請W的申請人均為M，申請B的申請人為N，在無相反證明的情況下，優(yōu)先權(quán)應(yīng)屬于申請人M，而申請人N則必須具有轉(zhuǎn)讓證明才能享受優(yōu)先權(quán)。

對于普通申請，《專利審查指南》第一部分第一章6.2.1.4規(guī)定，優(yōu)先權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓的，受讓人應(yīng)在提交在后申請的三個月之內(nèi)提交由在先申請的全部申請人簽字或蓋章的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件，若受讓人期滿未提交或者提交的證明文件不符合規(guī)定，則視為未要求優(yōu)先權(quán)。對于進入國家階段的國際申請，《專利審查指南》第三部分第一章5.2.3.2中未明確規(guī)定提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明的期限。

審查員應(yīng)當要求申請人N在規(guī)定的時間內(nèi)提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明，若申請人無法如期提交，則可視為未要求優(yōu)先權(quán)。此時申請B的申請日為其實際申請日，即2017年8月11日，無論申請A權(quán)利要求1-41的優(yōu)先權(quán)是否成立，由于其實際申請日已經(jīng)早于申請B的申請日并在申請B的申請日之后公開，且公開了申請B權(quán)利要求1-14的技術(shù)方案，構(gòu)成申請B的抵觸申請，申請B權(quán)利要求1-41都不具備新穎性，無法授權(quán)。

3.2優(yōu)先權(quán)與申請權(quán)

有觀點認為[3]，優(yōu)先權(quán)是依附于專利申請權(quán)的一項權(quán)利，轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)時，如無特殊聲明或保留，優(yōu)先權(quán)也將隨之轉(zhuǎn)讓，申請人可以通過轉(zhuǎn)讓在先申請的申請權(quán)來轉(zhuǎn)讓優(yōu)先權(quán)。筆者認為該觀點有一定道理，但通過轉(zhuǎn)讓申請權(quán)來轉(zhuǎn)讓優(yōu)先權(quán)從理論與實際操作上都存在問題。

首先從理論上，我國《專利法實施細則》第三十二條第三款規(guī)定，要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?。也就是說，“優(yōu)先權(quán)”啟用的同時意味著“申請權(quán)”消失，為獲得優(yōu)先權(quán)而事先獲得一個即將消失的權(quán)利，對申請人并無附加利益。從操作上上，專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓需要雙方簽訂書面合同并且向國務(wù)院專利行政部門登記公告，而優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓僅需要出讓方簽字或蓋章，無需向國務(wù)院專利行政部門登記公告，提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明顯然更為快捷簡便。

有觀點認為[4]，外國優(yōu)先權(quán)與專利申請權(quán)是相互獨立的兩種權(quán)利，其轉(zhuǎn)讓也具有獨立性。申請人可以選擇一同轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)與優(yōu)先權(quán)，也可以分別轉(zhuǎn)讓。根據(jù)該觀點，假設(shè)上述案例中，M將W在中國的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給N，但保留W的申請權(quán)，N提出申請B0并要求享有W的外國優(yōu)先權(quán)，之后W進入中國國家階段，成為W0，為避免重復授權(quán)，B0與W0權(quán)利要求的范圍必然要有所不同，這可能需要修改B0權(quán)利要求的范圍，實際上限制了N的權(quán)利享受范圍。此外，我國專利法實施細則第三十二條第三款的立法本意就是為避免重復授權(quán)，如果允許外國優(yōu)先權(quán)與申請權(quán)獨立轉(zhuǎn)讓，在上述假定案例的情況下就會產(chǎn)生本國優(yōu)先權(quán)與外國優(yōu)先權(quán)具有不同待遇的問題。因此，允許外國優(yōu)先權(quán)與申請權(quán)獨立轉(zhuǎn)讓在我國是否可行，還有待討論。

4.結(jié)束語

優(yōu)先權(quán)是一項有利于申請人的制度，申請人在要求優(yōu)先權(quán)時，需要嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，對于優(yōu)先權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓的，需要選擇合適的轉(zhuǎn)讓方式并及時提交相關(guān)證明文件，避免權(quán)利受損。在審查過程中，審查員則要認真核實優(yōu)先權(quán)是否有效，避免錯誤授權(quán)，導致后續(xù)出現(xiàn)法律糾紛。

參考文獻：

[1]尹新天.中國專利法詳解.知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012年9月第2版，2017年8月第11次印刷，第283-296頁

[2]劉瑾等.淺析專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓和優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓[J].審查業(yè)務(wù)通訊，2020年第9期，第68-75頁

[3]杜鵑. 國外專利優(yōu)先權(quán)的性質(zhì)及轉(zhuǎn)讓問題研究[J].企業(yè)導報，2010年第12期，第173-174頁

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