摘 要：自商標(biāo)三年不使用抗辯制度出臺(tái)以來，對(duì)實(shí)際使用應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定的問題便一直爭議不斷，而法院也并未對(duì)抗辯制度與撤銷制度的使用的認(rèn)定做出明確的區(qū)分。由此，根據(jù)我國的國情和已有制度、借鑒國外相關(guān)制度，以大量案例為基礎(chǔ)，試圖從商標(biāo)本身的性質(zhì)以及比較三年不使用抗辯制度與三年不使用撤銷制度的區(qū)別，分析抗辯制度的立法目的以及現(xiàn)實(shí)案例中存在的問題，來探討抗辯制度的實(shí)際使用應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定。

關(guān)鍵詞：三年不使用抗辯 實(shí)際使用 廣告宣傳

一“實(shí)際使用”在抗辯制度中的認(rèn)定問題

在注冊主義國家，商標(biāo)只要被核準(zhǔn)注冊即使未使用也可獲得商標(biāo)權(quán)，在這種背景下就很容易導(dǎo)致注冊與使用的脫節(jié)。因此，商標(biāo)使用得到了各個(gè)國家的廣泛重視，我國也出臺(tái)三年不使用制度。三年不使用制度包括三年不使用撤銷制度和三年不使用抗辯制度，而對(duì)商標(biāo)使用進(jìn)行認(rèn)定也是這兩個(gè)制度的前提和基礎(chǔ)。在司法實(shí)踐中，大部分法院對(duì)這兩個(gè)制度中使用的標(biāo)準(zhǔn)并沒有做出明確的區(qū)別，但實(shí)際上其立法基礎(chǔ)是不同的。①在發(fā)生侵權(quán)時(shí)，未曾實(shí)際使用過的商標(biāo)因不具有商譽(yù)而不具有賠償?shù)幕A(chǔ)，這也是不使用抗辯制度產(chǎn)生的原因，旨在防止侵權(quán)人向無價(jià)值的商標(biāo)進(jìn)行賠償。撤銷制度中使用的效果旨在對(duì)商標(biāo)權(quán)利維持，若不滿足商標(biāo)使用的要求，該商標(biāo)就會(huì)被撤銷，商標(biāo)權(quán)就此消失。而抗辯制度若成立，侵權(quán)人就獲得侵權(quán)賠償請(qǐng)求權(quán)的抗辯權(quán)，旨在不予賠償商標(biāo)未曾積累的商譽(yù)。顯然撤銷制度成立的后果相較于抗辯制度要嚴(yán)重很多。因此，撤銷制度的商標(biāo)使用認(rèn)定的范圍應(yīng)當(dāng)大于實(shí)際使用，但是實(shí)際使用的范圍具體應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定呢？

二“實(shí)際使用”的實(shí)證分析與認(rèn)定

（一）關(guān)于實(shí)際使用在三年不使用抗辯制度中認(rèn)定的實(shí)證分析

自2013年《商標(biāo)法》出臺(tái)以后，《商標(biāo)法》第64條便廣泛適用于司法實(shí)踐當(dāng)中，筆者從案例出發(fā)，試圖對(duì)法院在認(rèn)定實(shí)際使用問題時(shí)采用的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析和總結(jié)。

本文采用的數(shù)據(jù)庫是“北大法寶”，利用“法律法規(guī)”數(shù)據(jù)庫檢索出與《商標(biāo)法》第64條第一款有關(guān)的案例71個(gè)，其中有19個(gè)案件是由于原告未提供實(shí)際使用的證據(jù)法院判定三年不使用抗辯成立，4個(gè)案件是由于被告認(rèn)定為不侵權(quán)，不可作為實(shí)證材料進(jìn)行分析。筆者將余下的48個(gè)案件作為實(shí)證研究的材料，為了確定在司法實(shí)踐中實(shí)際使用如何認(rèn)定，主要從以下兩個(gè)因素進(jìn)行研究。一為是否達(dá)到識(shí)別商品來源的效果。在認(rèn)定抗辯制度中實(shí)際使用的問題時(shí)，法律并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。在撤銷制度中構(gòu)成商標(biāo)使用不僅要滿足使用形式上的要求，為了防止象征性使用，還要求有用來識(shí)別商品來源的使用意圖。因此，為了與撤銷制度進(jìn)行區(qū)別，除了商標(biāo)權(quán)人的使用意圖和使用行為，還需要判定是否要求商標(biāo)的使用達(dá)到識(shí)別商品來源的效果，如果需要那么說明法院在裁定實(shí)際使用問題時(shí)并沒有采用和撤銷制度一樣的標(biāo)準(zhǔn)，而是要高于撤銷制度。二為是否要求將商標(biāo)真實(shí)地投入到商品或服務(wù)的過程中，抗辯制度立法意圖是避免向不具有商業(yè)價(jià)值的商標(biāo)進(jìn)行賠償，因此只有將商標(biāo)真實(shí)的投入到商品和服務(wù)中，那么該商標(biāo)才會(huì)具有賠償?shù)幕A(chǔ)。

對(duì)于實(shí)際使用的標(biāo)準(zhǔn)是否要求產(chǎn)生識(shí)別作用。在48個(gè)案例中，認(rèn)定為實(shí)際使用的有31個(gè)案例，其中有3個(gè)案例是法院明確要求產(chǎn)生識(shí)別作用的，有24個(gè)案例沒有明確要求產(chǎn)生識(shí)別作用。但是從具體情況中也可看出已經(jīng)產(chǎn)生了識(shí)別作用，有4個(gè)案例未要求產(chǎn)生識(shí)別作用。在17個(gè)未認(rèn)定為實(shí)際使用案例，有8個(gè)案例明確要求產(chǎn)生識(shí)別作用，有1個(gè)案例沒有明確要求產(chǎn)生識(shí)別作用。但是從具體情況中也可看出已經(jīng)產(chǎn)生了識(shí)別作用，有8個(gè)案例未要求產(chǎn)生識(shí)別作用。從對(duì)以上數(shù)據(jù)的分析可知，在認(rèn)定為實(shí)際使用的案例中，有將近90%的案件是產(chǎn)生識(shí)別作用的。在認(rèn)定為非實(shí)際使用的案例中，也有將近① 《商標(biāo)法》第64條規(guī)定，注冊商標(biāo)專用權(quán)人請(qǐng)求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標(biāo)專用權(quán)人未使用注冊商標(biāo)提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標(biāo)專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實(shí)際使用該注冊商標(biāo)的證據(jù)。注冊商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過該注冊商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

50%的案件法院要求商標(biāo)在使用的過程中產(chǎn)生識(shí)別作用，因未產(chǎn)生識(shí)別作用而未將其認(rèn)定為實(shí)際使用行為。因此，司法實(shí)踐中，法院在認(rèn)定實(shí)際使用行為時(shí)，將商標(biāo)是否已經(jīng)產(chǎn)生識(shí)別效果作為重要的考量因素。

是否要求將商標(biāo)真實(shí)地投入到商品或服務(wù)當(dāng)中。在31個(gè)認(rèn)定為實(shí)際使用的案件中，其中有25個(gè)案件是商標(biāo)專用權(quán)人已將商標(biāo)使用在商品和服務(wù)當(dāng)中，有6個(gè)案件未將商標(biāo)使用在商品和服務(wù)當(dāng)中。在17個(gè)未認(rèn)定為實(shí)際使用的案件中，全部為商標(biāo)專用權(quán)人未將商標(biāo)使用在核定的商品或服務(wù)當(dāng)中。從對(duì)上述數(shù)據(jù)的分析可知，將商標(biāo)實(shí)際使用在商品或服務(wù)中也是法院在認(rèn)定實(shí)際使用問題時(shí)一個(gè)重要的考量因素。

通過對(duì)案例的實(shí)證研究可以發(fā)現(xiàn)，商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)的行為是否可以起到識(shí)別效果，以及是否真實(shí)地將商標(biāo)使用在商品或服務(wù)當(dāng)中而非象征性使用，均是法院在認(rèn)定實(shí)際使用問題時(shí)重要的考量因素。但是其中也有一部分案例是商標(biāo)專用權(quán)人未將商標(biāo)使用商品或服務(wù)當(dāng)中，而是使用在廣告宣傳的前期準(zhǔn)備工作當(dāng)中，除去象征性使用行為，法院也將其認(rèn)定為實(shí)際使用。由于我國并沒有具體的規(guī)定對(duì)抗辯制度中實(shí)際使用的問題進(jìn)行界定，因此，廣告宣傳這樣未曾真實(shí)投入到商業(yè)經(jīng)營中的行為是否屬于實(shí)際使用行為，筆者將根據(jù)案例進(jìn)一步探討。

（二）實(shí)際使用認(rèn)定的具體分析——廣告宣傳是否屬于實(shí)際使用

在優(yōu)信投資公司訴優(yōu)信信息公司案件中 參見重慶市高級(jí)人民法院民事裁定書（2017）渝民申1782號(hào).，優(yōu)信信息公司作為商標(biāo)權(quán)人自獲得注冊商標(biāo)以來僅在網(wǎng)頁宣傳上使用了注冊商標(biāo)，而優(yōu)信投資公司以優(yōu)信公司未實(shí)際開展金融項(xiàng)目為由未經(jīng)許可在類似商品上使用其注冊商標(biāo)，并提出損害賠償抗辯。重慶高院認(rèn)為雖然優(yōu)信信息公司未實(shí)際開展該項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，但對(duì)該商標(biāo)進(jìn)行了廣告宣傳，因而屬于商標(biāo)使用行為。在韓貴強(qiáng)與鎧恩國際公司上訴案 參見廣東省東莞市中級(jí)人民法院民事判決書（2017）粵19民終1047號(hào).中，鎧恩國際公司在獲得商標(biāo)權(quán)的三年內(nèi)并未在“家具”商品上實(shí)際使用過“鎧恩”商標(biāo)，僅在媒體上對(duì)其進(jìn)行廣告宣傳。韓貴強(qiáng)在侵害鎧恩國際公司商標(biāo)權(quán)后，主張根據(jù)《商標(biāo)法》第64條的規(guī)定，其不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是法院認(rèn)為，鎧恩國際公司投放了大量廣告，對(duì)其“鎧恩”品牌進(jìn)行了宣傳屬于實(shí)際使用行為。而在山東星火公司訴東莞星火公司案件 參見重慶市第一中級(jí)人民法院民事判決書（2017）渝01民終第1725號(hào).中，法院認(rèn)為山東星火公司自獲得“spark”商標(biāo)后僅僅進(jìn)行了廣告宣傳，并未實(shí)際使用該注冊商標(biāo)開展培訓(xùn)服務(wù)，因此侵權(quán)人東莞星火公司無需向山東星火公司賠償。

從上述前兩個(gè)案例可知，兩個(gè)商標(biāo)權(quán)人均未在核定商品或服務(wù)中實(shí)際使用注冊商標(biāo)，法院認(rèn)為其對(duì)商標(biāo)進(jìn)行了廣告宣傳，客觀上起到了識(shí)別商品來源的效果，應(yīng)當(dāng)屬于實(shí)際使用行為。而第三個(gè)案例與上面兩個(gè)案件形成鮮明的對(duì)比，法院認(rèn)為僅僅只有廣告宣傳行為沒有實(shí)際開展業(yè)務(wù)，商標(biāo)權(quán)人并未受到實(shí)際損失，因而不屬于實(shí)際使用行為。筆者認(rèn)為廣告宣傳行為應(yīng)當(dāng)不屬于實(shí)際使用行為。首先，廣告宣傳很難排除象征性使用。因?yàn)橐鈭D是主觀的，我們無法進(jìn)行衡量只能從客觀現(xiàn)象來進(jìn)行判斷，不僅是在抗辯制度，在三年不使用撤銷制度中，商標(biāo)局在對(duì)廣告宣傳是否屬于商標(biāo)使用進(jìn)行審核時(shí)也會(huì)排除象征性使用。其次，抗辯制度的法律效果與撤銷制度的并不相同?？罐q制度是侵權(quán)人擁有損害賠償?shù)目罐q，商標(biāo)權(quán)仍舊可以存在，而撤銷制度是商標(biāo)權(quán)完全被消滅?？梢钥闯龀蜂N制度要比抗辯制度的法律后果嚴(yán)重很多，所以相較于撤銷制度，應(yīng)當(dāng)對(duì)抗辯制度中的實(shí)際使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求。而且法院需要審理并作出裁決的是侵權(quán)人是否應(yīng)當(dāng)賠償，而法院對(duì)于賠償?shù)慕Y(jié)果并不影響商標(biāo)是否被撤銷。最后，廣告宣傳并沒有獲得賠償?shù)幕A(chǔ)。一個(gè)商標(biāo)的實(shí)際價(jià)值應(yīng)當(dāng)是在商業(yè)經(jīng)營的過程中，商標(biāo)真實(shí)地使用在商品或服務(wù)時(shí)，在消費(fèi)者中產(chǎn)生識(shí)別效果所積累的商譽(yù)，即與商品或服務(wù)產(chǎn)生的緊密聯(lián)系，而并非單純地進(jìn)行廣告宣傳產(chǎn)生的識(shí)別效果。因此，從《商標(biāo)法》第64條鼓勵(lì)商標(biāo)進(jìn)行使用避免向不具有實(shí)際價(jià)值的商標(biāo)賠償?shù)牧⒎ㄒ鈭D中可以看出廣告宣傳不屬于實(shí)際使用行為。

三、總結(jié)

美國作為商標(biāo)使用主義國家，在對(duì)商標(biāo)使用要求上相比于其他國家有著更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。15U.S.C.§1051 15U.S.C.§1051（a）：The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register.15U.S.C.§1051（d）：The statement shall be verified by the applicant and specify that the mark is in use in commerce.就強(qiáng)調(diào)了在商業(yè)上的使用，從中可以看出，商標(biāo)使用者若要取得商標(biāo)權(quán)，首先必須將該商標(biāo)標(biāo)示于一定的商品或者服務(wù)，且實(shí)際投入市場，并被消費(fèi)者所知曉，這與筆者在上文分析的結(jié)論不謀而合。商標(biāo)只有真實(shí)的投入到商業(yè)經(jīng)營中，才會(huì)在商品與服務(wù)中產(chǎn)生識(shí)別作用，而這樣的識(shí)別作用才會(huì)有賠償?shù)膬r(jià)值。其次，商標(biāo)與核定的商品與服務(wù)本就是不可分割的整體，未在商品與服務(wù)中實(shí)際使用該注冊商標(biāo)，僅僅進(jìn)行了廣告宣傳，即認(rèn)定該使用為可獲得侵權(quán)損害賠償?shù)膶?shí)際使用行為，未免有些牽強(qiáng)。最后，《商標(biāo)法》第48條 《商標(biāo)法》第48條規(guī)定，本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為。表述為“用于識(shí)別商品來源的行為”，與功能作用產(chǎn)生識(shí)別效果有很大的區(qū)別，前者是從使用者的角度來判斷，強(qiáng)調(diào)的是使用者的主觀意圖，后者是從消費(fèi)者的角度來判斷，更強(qiáng)調(diào)通過使用產(chǎn)生的識(shí)別效果。通過上述論證，筆者在借鑒美國商標(biāo)法的基礎(chǔ)上，對(duì)實(shí)際使用重新限定以區(qū)別于商標(biāo)法中其他類別的使用，具體內(nèi)容如下，商標(biāo)應(yīng)當(dāng)使用于一定的商品或者服務(wù)，且實(shí)際投入市場，并在消費(fèi)者中產(chǎn)生識(shí)別效果。

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