王春偉

一、前言

1883 年簽訂的《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第4條規(guī)定了優(yōu)先權(quán)的概念，即已經(jīng)在本聯(lián)盟的一個國家正式提出專利、實用新型申請的任何人或其權(quán)利繼承人，為了在其他國家提出申請，在十二個月的期間內(nèi)應享有優(yōu)先權(quán)。1985 年3 月19 日，中國正式加入《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，成為該公約的成員國。自此，中國申請人能夠在《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的所有成員國提交專利申請時享有優(yōu)先權(quán)。

對于優(yōu)先權(quán)，《專利法》第29 條有更加詳細的規(guī)定，即“發(fā)明人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)?！?/p>

根據(jù)《專利法》的上述規(guī)定，優(yōu)先權(quán)在中國分為兩類，一類是外國優(yōu)先權(quán)，適用于發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計；另一類是本國優(yōu)先權(quán)，僅僅適用于發(fā)明和實用新型。本文主要探討國內(nèi)優(yōu)先權(quán)應用時可能存在的陷阱。

二、案例分析

目前基本上所有的專利國家都采用先申請制，即發(fā)明專利會授予最先申請的申請人。另外，在判斷一件專利申請的新穎性和創(chuàng)造性時，界定現(xiàn)有技術(shù)的時間節(jié)點也是申請日，即申請日之前的所有公開都是現(xiàn)有技術(shù)。因此，申請人為了獲得盡量早的申請日，往往會在發(fā)明人在取得了階段性研究成果時，就會先提交一件在先專利申請，以獲得盡量早的申請日。然后，利用上述一年的優(yōu)先權(quán)期限，來進一步完善發(fā)明，并在一年內(nèi)通過要求該在先申請的優(yōu)先權(quán)來提交在后申請。

在上述情況下，在后申請中要求保護的技術(shù)方案往往會不同于首次申請中記載的技術(shù)方案，例如技術(shù)方案的擴展或限縮。這種情況下，應該怎么要求優(yōu)先權(quán)呢，會存在什么樣的風險呢？

回答這個問題之前，首先看一下是否能夠享有優(yōu)先權(quán)的實質(zhì)性判斷基準。目前，全球常見的判斷基準有如下兩種：

1.以實際的范圍來享有優(yōu)先權(quán)，即只要在后申請的一項權(quán)利要求所保護的范圍中的任意一部分在在先申請中有明確的記載，那么該部分就能夠享有在先申請的優(yōu)先權(quán)，其它部分則不能享有優(yōu)先權(quán)。筆者將這種判斷基準稱為優(yōu)先權(quán)的范圍重疊判斷法，即在后申請的范圍與在先申請的范圍重疊的部分都能享有優(yōu)先權(quán)。例如歐洲專利局擴大上訴委員會于2016 年作出的判例G 1/15 中明確地解釋了這種優(yōu)先權(quán)的范圍重疊判斷法。圖1 示出了范圍重疊判斷優(yōu)先權(quán)的情況。

圖1 優(yōu)先權(quán)示意圖

如上圖所示，在后申請B 要求保護的范圍B 中包含了在先申請A 中記載的范圍A。根據(jù)范圍重疊判斷法，在后申請B 中所要求保護的范圍中所包括的范圍A 能夠享有優(yōu)先權(quán)，在后申請B 中的除了A 之外的范圍則不能夠享有優(yōu)先權(quán)。也有人將這種情況稱為投影優(yōu)先權(quán)判斷法。這種優(yōu)先權(quán)判斷法對于申請人是非常有利的，即無論在后申請如何撰寫，只要其中所涵蓋的范圍在優(yōu)先權(quán)申請中有相應的記載，那么這部分保護范圍就能夠享有優(yōu)先權(quán)。例如，優(yōu)先權(quán)申請中記載的是溫度為5-10℃的技術(shù)方案。后來，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)1-20℃的溫度范圍內(nèi)都能夠?qū)嵤┢浒l(fā)明。在這種情況下，在后的正式申請就可以直接要求保護1-20℃的技術(shù)方案，其中5-10℃能夠享有優(yōu)先權(quán)，除此之外的范圍不能享有優(yōu)先權(quán)。

2.以完整的技術(shù)方案作為判斷基準，即如果在后申請要求保護的技術(shù)方案本身沒有完整地記載于在先申請中，則無論在后申請的范圍是否包含了在先申請的范圍，都不能享有優(yōu)先權(quán)。根據(jù)該判斷標注，在如上圖所示的情況下，由于在后申請B 要求保護的范圍B 本身在在先申請A 中沒有相應的記載，則在后申請要求保護的整個范圍B 都不能享有優(yōu)先權(quán)。當然，如果在后申請B 中有一項權(quán)利要求保護了范圍A，或者在一項權(quán)利要求中以并列的方式要求保護了范圍A的方案，那么該項權(quán)利要求或者該項權(quán)利要求中的范圍A 的方案還是能夠享有優(yōu)先權(quán)的。

根據(jù)《專利審查指南》2021 版（以下簡稱“審查指南”）第二部分第三章4.1.2、4.1.4 和4.2.4 的規(guī)定，目前中國專利局是以技術(shù)方案本身作為優(yōu)先權(quán)的判斷基準的，即采用的是上述第2 種判斷基準。在這種情況下，不能妥善要求優(yōu)先權(quán)的話就會導致非常嚴重的問題，例如導致不能要求優(yōu)先權(quán)，甚至會導致喪失新穎性。以下就要求優(yōu)先權(quán)的不同情況進行探討。

（1）在后申請相對于在先申請存在方案的擴展

這種情況是實踐中最常見的情況，即發(fā)明人在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)又發(fā)現(xiàn)了其它的類似技術(shù)方案同樣能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的構(gòu)思。在這種情況下，在后申請的技術(shù)方案往往會涵蓋并大于在先申請。

舉例來說，在先申請采用特征a1 解決了技術(shù)問題W，后來在優(yōu)先權(quán)期間發(fā)明人發(fā)現(xiàn)類似的特征a2同樣能夠解決技術(shù)問題W。

此時，如果在后申請在撰寫時直接將a1 和a2 概括成A，并在之后的正式申請中要求保護A，那么由于在先申請中并沒有記載技術(shù)方案A，因此會直接導致A 并不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。這種情況下會導致A 中的a1 實際上也不能享有優(yōu)先權(quán)。如果從屬權(quán)利要求中也沒有a1 的具體技術(shù)方案，就會導致優(yōu)先權(quán)的全部喪失。

另外，如果優(yōu)先權(quán)提前公開的話，由于A 不能享有優(yōu)先權(quán)，所以在先申請就變成了A 的現(xiàn)有技術(shù)。由于在先申請中公開了下位概念a1，所以會直接導致A 沒有新穎性。

另一種情況下，即使在先申請沒有提前公開，如果基于在后申請?zhí)峤涣朔职干暾垥l(fā)生什么情況呢？接下來我們探討一下這種情況。

假設(shè)，在后申請中基于下位概念a1 分別概括了兩個技術(shù)方案A 和A’。在基于在后申請（稱為母案，其保護技術(shù)方案A）提出的分案申請（稱為分案，其保護技術(shù)方案A’）公開后，就存在母案和分案兩個獨立的申請。這兩件申請雖然形式上都要求了在先申請的優(yōu)先權(quán)，但是對于母案和分案而言，其中所記載的技術(shù)方案a1 由于記載于在先的優(yōu)先權(quán)申請中，因此能夠享有優(yōu)先權(quán)，其申請日是優(yōu)先權(quán)日。而對于母案和分案中所記載的技術(shù)方案A 和A’，由于都沒有記載于在先的優(yōu)先權(quán)申請中，所以技術(shù)方案A 和A’都不能享有優(yōu)先權(quán)，其申請日都是在后申請的實際申請日。

在這種情況下，母案和分案之間會不會 產(chǎn)生抵觸申請的問題呢？首先，根據(jù)《審查指南》第二部分第三章2.2 項的規(guī)定“在發(fā)明或者實用新型新穎性平的判斷中，由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院螅ê暾埲眨┕嫉膶＠暾埼募蛘吖娴膶＠募p害該申請日提出的專利申請的新穎性……成為抵觸申請”。

根據(jù)《審查指南》的上述規(guī)定，分案申請中關(guān)于技術(shù)方案a1 所公開的內(nèi)容的申請日是優(yōu)先權(quán)日，其早于母案的申請日但晚于母案的公開日。對于母案申請中的技術(shù)方案A，由于與分案申請中a1 的內(nèi)容構(gòu)成了抵觸申請，會導致作為母案中的技術(shù)方案A 不具有新穎性（這種情況下的分案申請，就成為有害分案申請）。

舉個簡單的虛擬案例，某發(fā)明人發(fā)明了一種抗癌藥M-R，M 為母核結(jié)構(gòu)（具體結(jié)構(gòu)省略），R 為取代基。如下圖2 所示，在發(fā)明人初步發(fā)現(xiàn)了R 為C1-C3 烷基能夠具有治療效果時，就提交了在先申請1。之后發(fā)明人發(fā)現(xiàn)R 為C4 烷基和C5 烷基時都能夠具有治療效果。此時，如果要求優(yōu)先權(quán)提交后續(xù)申請2，并且在申請2 中要求保護M-R，R 為C1-C5 烷基，那么由于在先申請沒有記載C1-C5 烷基的技術(shù)方案，所以后續(xù)申請2 并不能享有優(yōu)先權(quán)。

圖2 提前公開與優(yōu)先權(quán)的關(guān)系

此時，如果在先申請1 已經(jīng)提前公開，則提前公開的在先申請1 會成為申請2 中的技術(shù)方案C1-C5的現(xiàn)有技術(shù)。顯然，在先申請1 會使得申請2 不具有新穎性。

另外，如果在先申請1 沒有提前公開，即使在后申請B 中的技術(shù)方案C1-C5 不能享有優(yōu)先權(quán)，在先申請1 也不會對在后申請中的技術(shù)方案C1-C5 造成任何實質(zhì)性影響（注：根據(jù)《審查指南》第二部分第三章4.2.1 最后一段，要求本國優(yōu)先權(quán)時，在先申請1 會被視為撤回，不會再公開了）。但是，如果在申請2 的基礎(chǔ)上再提交一件分案申請的話，會產(chǎn)生什么問題呢？下面分析一下。

事實上，提交了分案申請之后，所提交的分案申請和原申請之間會相互構(gòu)成抵觸申請。以下，參考下圖3 進行詳細討論。

圖3 優(yōu)先權(quán)與抵觸申請關(guān)系

假設(shè)母案申請中，權(quán)利要求1 要求保護的是C1-C5，權(quán)利要求2 要求保護的是C1-C3。分案申請中，權(quán)利要求1 要求保護的C1-C4（假設(shè)母案的說明書中記載了C1-C4），權(quán)利要求2 要求保護的是C1-C3。根據(jù)《審查指南》第二部分第三章4.2.4（2）和（3）的規(guī)定，母案申請和分案申請中的權(quán)利要求2 要求保護的技術(shù)方案C1-C3 烷基（包括說明書中記載的該方案）明確記載于在先申請中，所以母案和分案的權(quán)利要求2 中的技術(shù)方案C1-C3 烷基都能夠享有優(yōu)先權(quán)，其申請日是優(yōu)先權(quán)日。對于母案中權(quán)利要求1 的技術(shù)方案C1-C5 以及分案中權(quán)利要求1 的技術(shù)方案C1-C4，其都未記載于在先申請中，因此不能現(xiàn)有優(yōu)先權(quán)，其申請日是母案的實際申請日。

此時，由于分案申請中的權(quán)利要求2 的技術(shù)方案C1-C3 的申請日為優(yōu)先權(quán)日，其早于母案權(quán)利要求1中技術(shù)方案C1-C5 的申請日（即母案的實際申請日），并且其公開日是分案申請的公開日，晚于母案的實際申請日，所以其屬于母案申請權(quán)利要求1 的技術(shù)方案C1-C5 的抵觸申請，能夠?qū)е缕鋯适路f性。同理，母案申請的權(quán)利要求2 中記載的技術(shù)方案C1-C3的申請日也為優(yōu)先權(quán)日，其同樣早于分案申請的權(quán)利要求1 中C1-C4 的申請日（由于是分案申請，所以該分案的申請日為母案的實際申請日），并且公開日晚于分案申請的權(quán)利要求1 中C1-C4 的申請日，所以母案中權(quán)利要求2 的方案C1-C3 也會構(gòu)成分案申請權(quán)利要求1 的技術(shù)方案C1-C5 的抵觸申請，導致其不具有新穎性。這樣，因為分案申請的提交，就會導致母案中的技術(shù)方案C1-C5 和分案中的技術(shù)方案C1-C4 都不具有新穎性，無法獲得授權(quán)。

為了避免上述問題，通常申請人應該盡量避免請求在先申請的提前公開，另外，對于新增加的技術(shù)方案應盡量用“或”的方式寫成在先申請中所記載技術(shù)方案的并列方案。例如，對于以上抗癌藥發(fā)明M-R的情況下，如果在后申請在要求保護的時候，將獨立權(quán)利要求寫成，其中R 為C1-C3 的烷基或者C4-C5的烷基，或者甚至是寫成兩個獨立權(quán)利要求以分別保護C1-C3 的烷基和C4-C5 的烷基這兩個方案，那么無論如何，技術(shù)方案C1-C3 都能夠享有優(yōu)先權(quán)，不會因在先申請導致任何問題。對于技術(shù)方案C4-C5，無論如何在先申請中記載的技術(shù)方案C1-C3 都不會導致其喪失新穎性，所以技術(shù)方案C4-C5 本身肯定不會存在新穎性的風險。即使在在先申請?zhí)崆肮_成為現(xiàn)有技術(shù)的極端情況下，如果在后申請中記載了技術(shù)方案C4-C5 能夠相對于C1-C3 在任何方面具有更好的效果，則其創(chuàng)造性也是能夠有機會獲得認可的。

事實上，筆者認為，從立法本意上講，優(yōu)先權(quán)本身就是為了鼓勵申請人能夠盡量早地提交專利申請的，因此對于優(yōu)先權(quán)的實質(zhì)性判斷標準，中國專利局是否也可以考慮借鑒EPO 的現(xiàn)行做法，引入類似于判例G 1/15 中所指出的標準來判斷優(yōu)先權(quán)呢？

（2）在后申請相對于在先申請存在方案的限縮

這種情況比較少見。通常是發(fā)明人在取得階段性進展后即提交優(yōu)先權(quán)申請，但是在之后的研發(fā)過程中又發(fā)現(xiàn)了解決其發(fā)明的技術(shù)問題的新的必要技術(shù)特征X。因此，為了滿足公開充分的要求，在后申請中需要增加特征X。此時，相對于在先申請中的技術(shù)方案A，在后申請中的技術(shù)方案就變成了A+X。根據(jù)《審查指南》第4.1.4（2）項的規(guī)定，由于在先申請中并沒有記載A+X 的技術(shù)方案，因此在后申請并不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。

在這種情況下，如果在先申請沒有提前公開，雖然在后申請實質(zhì)上不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)，但是在先申請并不會對在后申請本身造成實質(zhì)性影響。但是，如果在先申請?zhí)崆肮_的的話，那么提前公開的在先申請就會變成在后申請的現(xiàn)有技術(shù)。此時，相對于在先申請，在后申請的區(qū)別僅僅在于特征X。由于在先申請中通常都會記載發(fā)明的基本構(gòu)思，所解決的技術(shù)問題和所實現(xiàn)的技術(shù)效果，所以如果在先申請成為現(xiàn)有技術(shù)，則在后申請往往會因為不具備創(chuàng)造性而最終被駁回。另外，如果在先申請的具體實施例中實際上采用了特征X 的具體下位概念，則會導致在后申請不具有新穎性。為了避免這種風險，需要申請人不能請求在先申請的提前公開。

3.在后申請相對于在先申請增加了實施例

對此情況，《審查指南》第二部分第三章4.2.4 章節(jié)的第（2）和（3）項有明確的規(guī)定，即在后申請中新增的實施例不能享有優(yōu)先權(quán)。例如，在先申請中記載了技術(shù)方案A 和實施例a1，在后申請中記載了技術(shù)方案A 和實施例a1 和a2。此時，只有技術(shù)方案A和實施例a1 能夠享有在先申請的優(yōu)先權(quán)，實施例a2并不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。

盡管如此，《審查指南》還明確規(guī)定了，“本款情形在技術(shù)方案A 要求保護的范圍僅靠實施例a1 支持是不夠的時候，申請人為了使方案A 得到支持，可以補充實施例a2。但是，如果a2 在中國在后申請?zhí)岢鰰r已經(jīng)是現(xiàn)有技術(shù)，則應當刪除a2，并將A 限制在由a1 支持的范圍內(nèi)”。因此，根據(jù)《審查指南》的上述規(guī)定，申請人在優(yōu)先權(quán)期間發(fā)現(xiàn)新的實施例時，可以積極利用上述規(guī)定，通過要求優(yōu)先權(quán)將新的實施例補充到在后申請的申請文件中，以避免技術(shù)方案A在之后可能會產(chǎn)生支持性問題。

三、結(jié)語

綜上所述，申請人在應用優(yōu)先權(quán)時，尤其是在應用國內(nèi)優(yōu)先權(quán)時，一定要注意避免以上所述的優(yōu)先權(quán)陷阱，以免因為優(yōu)先權(quán)的使用失誤而導致無法享有優(yōu)先權(quán)，或者甚至導致因在先申請本身而使得正式申請無法授權(quán)，造成不可挽回的損失。