陳欣 高香珍 薛敬偉 田培

DOI：10.16660/j.cnki.1674-098X.2106-5640-9884

摘? 要：隨著中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟以及其衍生形式知識產(chǎn)權(quán)許可談判開始大量涌現(xiàn)。知識產(chǎn)權(quán)保護工作關(guān)系國家安全，只有嚴格保護知識產(chǎn)權(quán)，才能有效保護我國自主研發(fā)的關(guān)鍵核心技術(shù)、防范化解重大風(fēng)險。報告從法律環(huán)境風(fēng)險、外部專利風(fēng)險、競爭性風(fēng)險三個維度，對科研項目立項階段的侵權(quán)風(fēng)險開展研究，形成專利侵權(quán)風(fēng)險評估指標體系，設(shè)計專利侵權(quán)風(fēng)險評估的計算方法，根據(jù)專利侵權(quán)風(fēng)險評估分值將專利侵權(quán)風(fēng)險劃定為高、中、低三個等級，同時通過實際案例對專利侵權(quán)風(fēng)險評估指標體系進行驗證，為決策者提供輔助決策信息，幫助確定項目的必要性和可行性，避免盲目的研發(fā)生產(chǎn)。報告還提出了侵權(quán)應(yīng)對措施，通過加強規(guī)避設(shè)計、采取對外合作，幫助企業(yè)降低風(fēng)險，提升武器裝備生產(chǎn)效率。

關(guān)鍵詞：立項階段? 專利侵權(quán)風(fēng)險? 指標體系? 風(fēng)險評估

中圖分類號：F276.3;F272.3;F273.1 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2021）06（b）-0096-05

Research on the risk assessment method of intellectual property infringement in the project approval stage

CHEN Xin? GAO Xiangzhen? XUE Jingwei? TIAN Pei

（Information Science Academy of CETC， Beijing， 100083? China）

Abstract： With the continuous Sino US trade friction， a large number of intellectual property infringement litigation and its derivative forms of intellectual property licensing negotiations began to emerge. Intellectual property protection is related to national security. Only by strictly protecting intellectual property can we effectively protect the key core technologies independently developed in China and prevent and resolve major risks. The report studies the infringement risk in the establishment stage of scientific research projects from the three dimensions of legal environment risk， external patent risk and competitive risk， forms a patent infringement risk assessment index system， designs the calculation method of patent infringement risk assessment， and classifies the patent infringement risk into high， medium and low levels according to the score of patent infringement risk assessment. At the same time， the patent infringement risk assessment index system is verified through actual cases to provide decision-makers with auxiliary decision-making information， help determine the necessity and feasibility of the project， and avoid blind R & D and production. The report also puts forward infringement countermeasures to help enterprises reduce risks and improve the production efficiency of weapons and equipment by strengthening design avoidance and foreign cooperation.

Key Words： Project approval stage; Patent infringement risk; Index system; Risk assessment

1? 背景

2021年2月1日出版的《求是》雜志發(fā)表了習(xí)近平總書記的重要文章《全面加強知識產(chǎn)權(quán)保護工作 激發(fā)創(chuàng)新活力推動構(gòu)建新發(fā)展格局》，文章指出創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，保護知識產(chǎn)權(quán)就是保護創(chuàng)新。當前中國經(jīng)濟正在轉(zhuǎn)向以創(chuàng)新驅(qū)動方式為主的發(fā)展模式，同時隨著中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟、以及其衍生形式知識產(chǎn)權(quán)許可談判，開始大量涌現(xiàn)。知識產(chǎn)權(quán)保護工作關(guān)系國家安全，只有嚴格保護知識產(chǎn)權(quán)，才能有效保護我國自主研發(fā)的關(guān)鍵核心技術(shù)、防范化解重大風(fēng)險。

作為關(guān)乎國家安全的重大科研項目，特別是預(yù)研項目，在項目立項階段的專利侵權(quán)風(fēng)險評估十分必要，通過評估承研單位自有研發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品侵犯他人專利權(quán)的可能性，能夠有效避免盲目的研發(fā)生產(chǎn)，提升武器裝備生產(chǎn)效率。

本文從立項階段的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險視角，聚焦專利侵權(quán)風(fēng)險評估方法研究，為重要科研項目的知識產(chǎn)權(quán)管理工作開展提供支撐。

1.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀

中國鐵道科學(xué)院的王曉剛在其博士學(xué)位論文《基于全生命周期的高鐵技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理研究》中提出采用基于平衡計分卡（BSC）理論和層次分析法（AHP）構(gòu)建知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險評估指標體系和風(fēng)險評估模型，用于評價我國企業(yè)和高鐵技術(shù)所面臨的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。該論文提出基于平衡計分卡的高鐵技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險評估指標體系。該論文提出知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險貫穿于高鐵技術(shù)的技術(shù)研發(fā)、成果保護和市場運營等全生命周期。在技術(shù)研發(fā)和成果保護階段的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險主要與技術(shù)研發(fā)現(xiàn)狀相關(guān);而本身知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的存在是應(yīng)有一定的法律環(huán)境為基礎(chǔ)條件，知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險應(yīng)對也是應(yīng)在目標市場法律允許的前提下開展的。因此，研究認為高鐵技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險評估指標應(yīng)從專利維度（Patent）、技術(shù)維度（Technology）、市場維度（Market）和法律維度（Law）等4個維度進行設(shè)定。[1]

北京工業(yè)大學(xué)的王镠富在其碩士學(xué)位論文《面向產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)專利侵權(quán)風(fēng)險及應(yīng)對方案研究》中提出產(chǎn)業(yè)鏈的專利侵權(quán)風(fēng)險評估方法。該方法首先進行產(chǎn)業(yè)鏈到技術(shù)鏈的分解，文中以焊接機器人產(chǎn)業(yè)鏈為例進行分解。然后論文從專利申請量、專利申請人數(shù)量、專利排名靠前的企業(yè)、專利分散度、文獻相似度等維度對每項技術(shù)進行評估，最后計算綜合評估結(jié)果[2]。

朱月仙、張嫻等在《研發(fā)項目專利風(fēng)險分析及預(yù)警方法研究》中將預(yù)警理論和方法引入專利風(fēng)險應(yīng)對策略，提出面向特定技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)階段的專利風(fēng)險主要包括整體技術(shù)領(lǐng)域的宏觀專利風(fēng)險（宏觀）、各技術(shù)分支的潛在重復(fù)研發(fā)風(fēng)險（中觀）、針對具體研發(fā)方案的專利侵權(quán)風(fēng)險（微觀）[3]。

北京工業(yè)大學(xué)的趙海東在其碩士學(xué)位論文《A汽車公司專利風(fēng)險管理的流程優(yōu)化研究》中提出企業(yè)專利風(fēng)險管理主要包括專利風(fēng)險管理的目標達成、專利風(fēng)險的動態(tài)識別、專利成果發(fā)現(xiàn)以及專利管理效率等方面，論文將專利風(fēng)險根據(jù)層次劃分為宏觀風(fēng)險和微觀風(fēng)險，根據(jù)原因劃分為外源性風(fēng)險、內(nèi)源性風(fēng)險，根據(jù)技術(shù)劃分為技術(shù)差距風(fēng)險、技術(shù)差異風(fēng)險、研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險，根據(jù)創(chuàng)新周期劃分為成果保護風(fēng)險、市場運用風(fēng)險、綜合管理風(fēng)險[4]。

1.2 國外研究現(xiàn)狀

西方發(fā)達國家的知識產(chǎn)權(quán)保護意識強，因此對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險評估的研究較多，但由于西方發(fā)達國家，特別是海洋法系國家的司法體系與我國存在較大差異，直接移植到我國的法律環(huán)境中存在困難，因此下面針對兩篇具有普遍借鑒意義的論文進行分析。

Alexander I Poltorak與Paul J Lerner在他們的論文中指出專利侵權(quán)風(fēng)險通常是難以精確測量和估計的，為此他們提出決策樹法來評估風(fēng)險。首先羅列所有的不確定性，形成決策樹，通過決策樹的不同路徑，在其的葉子節(jié)點計算該路徑的風(fēng)險概率[5]。

與此相類似，Marc B. Victor也披露了一種類似的知識產(chǎn)權(quán)訴訟風(fēng)險評估。專利權(quán)人在決定是否要提起訴訟之前，通常面臨以下問題，這些問題可能涉及法律也可能涉及商業(yè)，包括：（1）法院將適用何種標準來確定歸責;（2）雙方的證據(jù)如何;（3）適用何種賠償計算方式;（4）雙方的專家證人說服力如何;（5）多少賠償額會被支持;（6）是否有懲罰性賠償，以及多少倍;（7）何時獲得終審判決;（8）勝訴之外是否還有其它獲益;（9）訴訟對其它下游商業(yè)的影響。Marc B. Victor同時以Razor v. Diversified Corporation的訴訟為例，分析了訴訟風(fēng)險評估。原告Razor在威斯康星州東區(qū)法院起訴請求被告Diversified Corporation停止侵權(quán)，并依據(jù)既往的侵權(quán)尋求賠償[6]。

2? 立項階段知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險評估

2.1 立項階段知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險因素

根據(jù)國家標準《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》（GB/T 29490-2013）和國軍標《裝備承制單位知識產(chǎn)權(quán)管理要求》（GJB 9158-2017），立項階段的知識產(chǎn)權(quán)管理包括：（1）分析該項目所涉及的知識產(chǎn)權(quán)信息，包括各關(guān)鍵技術(shù)的專利數(shù)量、地域分布和專利權(quán)人信息等;（2）通過知識產(chǎn)權(quán)分析及市場調(diào)研相結(jié)合，明確該產(chǎn)品潛在的合作伙伴和競爭對手;（3）進行知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果、防范預(yù)案作為項目立項與整體預(yù)算的依據(jù)。立項階段的風(fēng)險實質(zhì)上屬于決策風(fēng)險，由于并沒有產(chǎn)出實際具體的知識產(chǎn)權(quán)，因此對知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的評估停留在較為宏觀的層面。

2.2 立項階段知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險評估指標體系

本節(jié)從法律環(huán)境風(fēng)險、外部專利風(fēng)險、競爭性風(fēng)險3個維度，分析立項階段的侵權(quán)風(fēng)險發(fā)生概率，為決策者提供輔助決策信息，幫助確定項目的必要性和可行性，并提供風(fēng)險預(yù)警等。

法律環(huán)境風(fēng)險指標主要從地域環(huán)境和行業(yè)環(huán)境2個二級指標來評估。其中，地域環(huán)境通過技術(shù)未來應(yīng)用和銷售所處地域的知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境的優(yōu)劣來評價，美國商會（US Chamber of Commerce）全球創(chuàng)新政策中心發(fā)布的2019年知識產(chǎn)權(quán)指數(shù)研究報告《U.S. Chamber International IP Index 2019：Inspiring Tomorrow》對世界主要國家專利保護環(huán)境進行打分，報告顯示新加坡的專利保護環(huán)境居于首位;美國、英國、瑞典、法國和德國知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境全球領(lǐng)先;中國的評分排在第20位，知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境中等[7]。

行業(yè)環(huán)境指標根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《知識產(chǎn)權(quán)（專利）密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（2019）》（國家統(tǒng)計局令第25號）進行評估，該分類依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），對其中符合知識產(chǎn)權(quán)（專利）密集型產(chǎn)業(yè)特征的有關(guān)活動進行再分類。該分類包括188個行業(yè)小類的知識產(chǎn)權(quán)（專利）密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類標準[8]。按照行業(yè)內(nèi)在邏輯，將這些行業(yè)小類歸并為7個大類，31個中類。產(chǎn)品應(yīng)用于專利密集型產(chǎn)業(yè)，則專利侵權(quán)風(fēng)險較高。

立項階段侵權(quán)風(fēng)險評估指標及評估標準具體如表1所示。

法律環(huán)境風(fēng)險（A）的評估值計算公式為：A1×A2。

外部專利風(fēng)險（B）的評估值計算公式為：B1+B2+B3。

對于競爭性風(fēng)險（C）的評估值計算，如果C2是競爭對手及其關(guān)聯(lián)公司，則進一步計算得到C'2=C1×C2，然后計算C2或C'2/n，n為競爭對手數(shù)量。

立項階段侵權(quán)風(fēng)險評估總值為：A×（B+C）。

立項階段侵權(quán)風(fēng)險評估總值范圍在[1，40），風(fēng)險水平為低，總值范圍在[41，70），風(fēng)險水平為中，總值范圍在[71，100]，風(fēng)險水平為高。

2.3 立項階段知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險評估案例研究

某企業(yè)計劃立項開發(fā)一種激光識別系統(tǒng)，該系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)光學(xué)識別技術(shù)，該系統(tǒng)適用于對快速移動目標的身份識別，并且該系統(tǒng)無需被識別目標進行協(xié)作應(yīng)答，因而能夠大幅提高識別速度。該企業(yè)需要通過對產(chǎn)品的侵權(quán)風(fēng)險進行評估，決定是否開展后續(xù)研發(fā)，因此采用本研究的立項階段專利風(fēng)險評估模型開展風(fēng)險評估。

2.3.1 法律環(huán)境風(fēng)險評估

地域環(huán)境風(fēng)險指標：產(chǎn)品計劃在中國上市，中國的知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境為中等水平，侵權(quán)風(fēng)險評估值0.8分。

行業(yè)環(huán)境風(fēng)險指標：產(chǎn)品屬于電子行業(yè)，為知識產(chǎn)權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)，侵權(quán)風(fēng)險評估值1分。

2.3.2 外部專利風(fēng)險評估

（1）專利集中度。

通過專利檢索，共檢索到本項目技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾垟?shù)量為55件，排名前5的專利申請人分別為福州大學(xué)、都市電氣株式會社、上海大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）、中國科學(xué)院化學(xué)研究所，除福州大學(xué)和都市電氣株式會社外，其他申請人均為1篇專利申請，排名前5的專利申請人的專利申請總數(shù)量為8件，排名前5的專利申請人的專利申請數(shù)量占本領(lǐng)域?qū)＠暾埧倲?shù)量的15%，因此該領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)集中度低，侵權(quán)風(fēng)險評估值為1分。

（2）現(xiàn)有技術(shù)可引用度。

在檢索到的本項目技術(shù)領(lǐng)域55件相關(guān)專利申請中，中國公開的專利數(shù)量為24件、美國為19件、世界知識產(chǎn)權(quán)組織為5件、韓國為3件、俄羅斯為2件。中國公開的24件相關(guān)專利中，授權(quán)專利數(shù)量為7件。

本項目的現(xiàn)有技術(shù)可引用度=（全球除中國以外的專利數(shù)量+中國專利除授權(quán)以外的專利數(shù)量）/中國授權(quán)專利數(shù)量=（55-24+24-7）/7=6.9。

現(xiàn)有技術(shù)可引用度>3，說明存在大量的現(xiàn)有技術(shù)可以作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的證據(jù)，因此侵權(quán)風(fēng)險較低，侵權(quán)風(fēng)險評估值為1分。

（3）有效專利保護范圍。

本項目通過Incopat專利檢索數(shù)據(jù)庫中的有效專利保護范圍評分對有效專利保護范圍進行評價，在檢索到的本項目技術(shù)領(lǐng)域7件中國授權(quán)專利中，有效專利保護范圍評分為10分的專利為2件，有效專利保護范圍評分為7分的專利為4件，有效專利保護范圍評分為6分的專利為1件。

平均保護范圍評分=（7×4+10×2+6×1）/7=7.7。有效專利保護范圍屬于中等，侵權(quán)風(fēng)險評估值15分。

2.3.3 競爭性風(fēng)險

（1）現(xiàn)有技術(shù)儲備。

某企業(yè)的有效專利數(shù)量，即現(xiàn)有技術(shù)儲備，為261件。本項目技術(shù)領(lǐng)域7件中國授權(quán)專利，分別屬于6個權(quán)利人，其中福州大學(xué)和電子科技大學(xué)的現(xiàn)有技術(shù)儲備最多，分別為4322件和18297件，侵權(quán)風(fēng)險評估值均為1。

（2）侵權(quán)挑戰(zhàn)風(fēng)險。

6個權(quán)利人中，2個權(quán)利人屬于某企業(yè)的競爭對手及其關(guān)聯(lián)公司，3個權(quán)利人屬于高校、1個權(quán)利人屬于科研院所，對應(yīng)這3類權(quán)利人類型，獲得許可風(fēng)險評估值分別為20、1、10。

綜合現(xiàn)有技術(shù)儲備、獲得許可風(fēng)險的侵權(quán)風(fēng)險評估分值，得到競爭性風(fēng)險的評估值為：（0.5×20+0.5×20+1+1+1×10+1）/6=1.7。

2.3.4 總體評分

各一級指標的風(fēng)險評估值如下表所示，某企業(yè)的侵權(quán)風(fēng)險評估總值為法律環(huán)境風(fēng)險、外部專利風(fēng)險、競爭性風(fēng)險的和值，侵權(quán)風(fēng)險評估總值為18，侵權(quán)風(fēng)險水平為低。

3? 結(jié)語

一旦評估專利侵權(quán)風(fēng)險評估為高風(fēng)險，應(yīng)首先采取相應(yīng)策略規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險，包括在產(chǎn)品設(shè)計之前需要提前對相關(guān)專利做出避讓，或者根據(jù)專利保護期有限以及專利地域性的特點，有效規(guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險。

一是通過規(guī)避設(shè)計，突破現(xiàn)有專利壁壘。從侵權(quán)判斷的角度進行分析，根據(jù)權(quán)利要求書分析專利的必要技術(shù)特征，對其進行刪減和替代，以減少侵權(quán)的可能性。專利規(guī)避設(shè)計原則是宏觀層面上的指導(dǎo)方針，對設(shè)計人員來說，需要具體可以實施的過程來詳細指導(dǎo)如何在現(xiàn)有專利技術(shù)基礎(chǔ)上進行重組和替代，開發(fā)出新的技術(shù)方案繞開現(xiàn)有專利的保護范圍。功能裁剪作為有效的分析工具能夠指導(dǎo)設(shè)計人員進行技術(shù)分析，并結(jié)合專利規(guī)避設(shè)計原則選擇合理的技術(shù)進行刪除或替代，從根本上突破現(xiàn)有專利的技術(shù)壟斷。

二是根據(jù)專利期限，等待屆滿后實施。我國專利法第45條規(guī)定發(fā)明專利權(quán)的期限為20年，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的期限為10年，均自申請日起計算。發(fā)明專利自申請日起20年有效，實用新型和外觀設(shè)計自申請日起10年有效，期間需交年費來維持專利，到期以后就成為無法律效力的公開技術(shù)，任何人都可以免費實施。

三是利用專利地域性特點，在專利布局外的地域?qū)嵤┰摷夹g(shù)。

對于難以進行侵權(quán)規(guī)避的專利技術(shù)，可通過獲得許可、專利轉(zhuǎn)讓、交叉許可等方式，獲取專利技術(shù)使用權(quán)，降低侵權(quán)風(fēng)險。

一是獲得許可。在專利技術(shù)持有者的商業(yè)化不成功的情況下，可通過許可談判可以使雙方利益最大化，建議開展獨占許可、獨家許可、普通許可等方式的商業(yè)談判，以實現(xiàn)互贏。

二是專利轉(zhuǎn)讓。當專利技術(shù)持有者自身并不實施或者即使實施也不能獲得預(yù)期的商業(yè)利益的情況下，可通過談判實現(xiàn)專利轉(zhuǎn)讓，一方面，專利技術(shù)持有者通過專利轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)其技術(shù)變現(xiàn)。另一方面，企業(yè)實施專利技術(shù)也更有保障，可以防止第三方發(fā)生侵權(quán)行為。

三是交叉許可。當企業(yè)能成功地發(fā)起反訴，或者企業(yè)對技術(shù)方案做出改進后更容易獲得商業(yè)上的成功，但又離不開專利技術(shù)持有者的在先的專利技術(shù)時，通過交叉許可不僅能夠清除相互阻斥地位，而且可以避免昂貴的侵權(quán)訴訟、減少交易成本，使得專利實施起來更有優(yōu)勢。

參考文獻

[1] 王曉剛.基于全生命周期的高鐵技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理研究[D].北京：中國鐵道科學(xué)研究院，2019.

[2] 王镠富.面向產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)專利侵權(quán)風(fēng)險及應(yīng)對方案研究[D].北京：北京工業(yè)大學(xué)，2019.

[3] 朱月仙，張嫻，朱敏.研發(fā)項目專利風(fēng)險分析及預(yù)警方法研究[J].情報探索，2018（5）：39-45.

[4] 趙海東.A汽車公司專利風(fēng)險管理的流程優(yōu)化研究[D].北京：北京工業(yè)大學(xué)，2018.

[5] Poltorak A I， Lerner P J.Essentials of Intellectual Property： Law， Economics， and Strategy， 2nd Edition[M].Wiley，2011.

[6] Victor M B. Decision Tree Analysis： A Means of Reducing Litigation Uncertainty and Facilitating Good Settlements[Z].2015.

[7] 吳士權(quán).從《全球創(chuàng)新指數(shù)2019》解析中國創(chuàng)新質(zhì)量和能力（上）[J].上海質(zhì)量，2019，363（11）：27-31.

[8] 知識產(chǎn)權(quán)（專利）密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（2019）[J].中華人民共和國國務(wù)院公報，2019（22）：22-30.