韓 濤，王 險

(1.國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100160；2.北京恩赫律師事務所，北京 100085)

《中華人民共和國專利法》第22 條第1 款和第3 款規(guī)定，授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。創(chuàng)造性是指與現有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步[1]。因此，發(fā)明只要具有“突出的實質性特點”和“顯著的進步”就具有創(chuàng)造性。

《專利審查指南》第二部分第4 章3.2 節(jié)審查基準3.2.1 突出的實質性特點的判斷中指出“判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的普通技術人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現有技術而言是否是顯而易見。如果要求保護的發(fā)明相對于現有技術而言是顯而易見的，則不具有突出的實質性特點；反之，如果對比的結果表明要求保護的發(fā)明相對于現有技術而言是非顯而易見的，則具有突出的實質特點?！?/p>

根據2010 年版的《專利審查指南》第3.2.1.1節(jié)的記載，判斷要求保護的發(fā)明相對于現有技術是否顯而易見，通?？砂凑找韵? 個步驟進行：⑴ 確定最接近的現有技術；⑵ 確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；⑶ 判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見[2]。在步驟⑶中，要從最接近的現有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發(fā)明實際解決的技術問題)的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發(fā)明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。

下述情況，通常認為現有技術中存在上述技術啟示：⑴ 所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或工具書等披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段；⑵ 所述區(qū)別特征為與最接近的現有技術相關的技術手段，例如，同一份對比文件其他部分披露的技術手段，該技術手段在該其他部分所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同；⑶ 所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同。

具體到農藥領域，一般農藥領域的申請有化合物專利、制備方法、組合物、劑型和用途等，而當前農藥領域的專利申請授權率較低，一方面由于撰寫的質量，另一方面由于細分到農藥領域的專利代理人才的缺乏，導致在審查過程中，無法針對審查意見進行有效的答復，導致專利權的喪失。

結合“三步法”評述創(chuàng)造性的方法，作者認為申請人在答復創(chuàng)造性審查意見過程中應該仔細研讀對比文件公開的事實，即對相關事實進行準確的認定，如果審查員在事實認定上出現了錯誤，申請人可以從特征對比或技術啟示入手進行意見答復，這種方式又簡單又直接，效果還比較顯著，審查員也易于接受。下面結合案例分析在創(chuàng)造性答復過程中事實認定的重要，為農藥領域的專利申請人在答復創(chuàng)造性審查意見過程中提供借鑒。

1 案例分析

1.1 案例1

1.1.1 案情

涉案申請請求保護一種化合物A 水解同時得到化合物B 和C 的方法。涉案申請說明書中記載了化合物C 是一種重要的化工原料，廣泛應用于醫(yī)藥、農藥、化妝品等領域?，F有技術中制備化合物C 存在工藝嚴苛、工藝路線不環(huán)保等諸多問題，導致化合物C 的生產成本居高不下。為此，申請人針對現有技術中存在的問題，提出了一種新的制備化合物C 的工藝路線，其采用的技術方案是由化合物A水解同時得到化合物B 和化合物C，該方法工藝條件溫和，路線綠色環(huán)保，生產成本低，具有很強的市場競爭力。

1.1.2 審查及答復過程

審查員在審查過程中選取對比文件1 作為最接近的現有技術，指出對比文件1 公開了化合物A’水解制備得到化合物B’。權利要求保護的技術方案與對比文件1 公開的內容相比，其區(qū)別特征為：① 權利要求保護化合物A 水解同時獲得化合物B 和C，對比文件1 中僅獲得化合物B’；②產品及原料的母核結構上取代基稍有不同。

審查員認為，對于區(qū)別①，基于對比文件1 公開的內容可知化合物A’水解制備得到化合物B’的同時必然相應的得到化合物C’，對比文件1 的目的是制備產品化合物B’，因此，沒有對化合物C’進行純化；對于區(qū)別②，母核上的取代基都是本領域常規(guī)的基團，本領域技術人員可以根據實際情況進行替換。因此，在對比文件1 公開的基礎上結合本領域常規(guī)技術手段得到權利要求的技術方案對本領域技術人員來說是顯而易見的，其效果是可以預期的。

申請人收到審查意見通知書后，對對比文件1公開的事實進行了認真的研究。研究發(fā)現，權利要求保護的技術方案與對比文件1 公開的內容存在如下區(qū)別特征：1)權利要求保護化合物A 水解同時獲得化合物B 和C，水解的條件是在酸性條件進行；對比文件1 中僅獲得化合物B’，水解條件是在堿性條件下進行；2)產品及原料的母核結構上取代基稍有不同。

經過分析可知，化合物A’在堿性條件下水解無法得到化合物C’，基于同樣的道理，化合物A 在堿性條件下水解無法同時獲得化合物B 和C。因此，在對比文件1 公開的基礎上結合本領域常規(guī)技術手段得到權利要求的技術方案對本領域技術人員來說是非顯而易見的，涉案申請權利要求具備創(chuàng)造性。

1.1.3 結論

申請人在答復過程中準確分析出審查員在通知書中存在的事實認定上的不足，針對該點進行了針對性的答復，審查員接受了申請人的意見陳述，承認了涉案申請的創(chuàng)造性。

1.2 案例2

1.2.1 案情

涉案申請請求保護物質A 的環(huán)糊精衍生物包合物，權利要求1 中限定了物質A 與環(huán)糊精衍生物的比例關系；環(huán)糊精衍生物為羥丙基-β-環(huán)糊精。

1.2.2 審查及答復過程

審查員在審查過程中引用了對比文件1 和對比文件2。其中，對比文件1 為最接近的現有技術，公開了物質A，具有廣譜抗驚厥作用，還公開了物質A在制備預防和治療腦缺血引起的疾病，尤其是缺血性腦神經元損傷和壞死的藥物中應用。權利要求1 與對比文件1 相比，有如下區(qū)別特征：① 對比文件1 未公開物質A 由羥丙基-β-環(huán)糊精包合；② 對比文件1未公開物質A 與環(huán)糊精衍生物的比例關系。

審查員認為，基于上述區(qū)別技術特征，涉案申請實際解決的技術問題是提供一種改善物質A 水溶性的包合物。對比文件2 公開了“藥物的溶解性可以通過轉化為無定形態(tài)或通過以環(huán)糊精包合而得到改善”的技術內容，給出了34 種藥物通過羥丙基-β-環(huán)糊精增溶效果的數據。本領域技術人員有動機使用羥丙基-β-環(huán)糊與物質A 形成包合物來提高不溶性物質A 的溶解度，物質的比例關系是本領域的常規(guī)選擇。因此，在對比文件1 公開的基礎上結合對比文件2 以及本領域常規(guī)技術手段得到權利要求的技術方案對本領域技術人員來說是顯而易見的，其效果是可以預期的。

申請人收到審查意見通知書后，對對比文件1和2 公開的事實進行了認真的研究。研究發(fā)現，從對比文件2 給出的34 種藥物通過羥丙基-β-環(huán)糊精增溶效果的數據可以看出，包合后的藥物溶解度最大為238 mg/mL，最小為0.2 mg/mL，2 者相差1 100 多倍，并且其中34 種藥物沒有一種與物質A 結構相近。對比文件2 只是泛泛公開了羥丙基-β-環(huán)糊精可以提高一些藥物的水溶性，沒有給出所述環(huán)糊精衍生物與對比文件1 的物質A 形成的包合物能提高物質A 的水溶性的技術啟示。更為重要的是，對比文件2 沒有對于所述環(huán)糊精衍生物與物質A結合能夠形成具有快速釋藥且儲存穩(wěn)定性好的包合物的技術啟示。

1.2.3 結論

在審查意見中，審查員往往在確定最接近的現有技術后，還會結合其他對比文件，闡述其他對比文件公開了對前述確定的區(qū)別技術特征給出了技術啟示。此時，申請人還應著重分析其他對比文件公開的事實，確定其是否對前述確定的區(qū)別技術特征給出了技術啟示，尤其是新獲得的技術效果是否能夠預期。

2 結果與討論

發(fā)明具備創(chuàng)造性是指與現有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，2 者缺一不可。突出的實質性特點即非顯而易見性。如果發(fā)明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的。顯著的進步即發(fā)明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。在發(fā)明專利的實質審查過程中，是否具有突出的實質性特點是審查員關注的重點?！秾＠麑彶橹改稀芬步o出了突出的實質性特點的具體判斷方法，該方法俗稱為“三步法”。首先確定最接近的現有技術，最接近的現有技術是指與要求保護的發(fā)明最密切相關的技術方案，是評判權利要求是否具備創(chuàng)造性的基礎。從最接近的現有技術和發(fā)明要解決的實際技術問題出發(fā)，判斷要求保護的技術方案對本領域技術人員來說是否是顯而易見的。即現有技術中是否給出了將區(qū)別技術特征應用到最接近現有技術以解決發(fā)明實際要解決的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域技術人員在面對要解決的技術問題時，有動機改進該最接近現有技術并獲得要求保護的發(fā)明。

因此，筆者認為農藥領域的專利申請人在答復創(chuàng)造性審查意見時應該注重對對比文件公開的事實進行準確認定，判斷對比文件公開的事實是否是權利要求保護的最密切的技術方案，對比文件公開的事實是否給出了解決技術問題相關區(qū)別技術特征的技術啟示。只有準確的認定對比文件公開的事實，才能更有針對性的進行答復，審查員也更易接受申請人的答復意見。