姜 平 呂文權

（國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作四川中心，四川 成都 610213）

0 引言

對于發(fā)明專利申請，創(chuàng)造性地審查貫穿了發(fā)明專利的行政審批階段（實質(zhì)性審查階段）、行政復議階段（復審及無效審理階段）以及司法訴訟階段。在發(fā)明專利申請的實審階段，關于發(fā)明專利申請無創(chuàng)造性的審查意見，申請人在答復時，常會以最接近的現(xiàn)有技術無改進動機和/或其余對比文件無結合啟示為由進行辯爭，以證明發(fā)明提出的技術方案符合《專利法》的第22條第3款的規(guī)定，即辯爭本申請具備創(chuàng)造性。

然而，何為“改進動機”以及何為“結合啟示”？《專利審查指南2010（2019年修訂）》（以下簡稱《審查指南》）在其第二部分的第四章的第3.2.1.1節(jié)中，關于創(chuàng)造性判斷的“三步法”的第三步記載了：判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，要從最接近的現(xiàn)有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題（即發(fā)明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明［1］?？梢?，《審查指南》中上述記載提到的“現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題（即發(fā)明實際解決的技術問題）的啟示”即為“結合啟示”的正面定義，而“有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明”即為“改進動機”的舉例式定義。

在應用“三步法”進行創(chuàng)造性的判斷過程之中，第三步因涉及“改進動機”和“結合啟示”的判斷與把握，因此其是引入主觀性因素較多的一步，也是最容易產(chǎn)生分歧與爭議的一步。那么，如何正確判斷和考量“改進動機”與“結合啟示”，以盡可能地減少主觀性因素對創(chuàng)造性結論的影響，是值得探討的問題。

現(xiàn)行的《審查指南》中暫未例舉關于最接近現(xiàn)有技術的“改進動機”問題的案例；而關于結合啟示，《審查指南》通過例舉的方式說明有結合啟示的情形為：①所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段；②所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術相關的技術手段，例如，同一份對比文件其他部分披露的技術手段，該技術手段在該其他部分所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同；③所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同［1］。

本研究將基于機械領域中的相關實際案例，探討發(fā)明創(chuàng)造性判斷中改進動機與結合啟示的考量。

1 關于最接近現(xiàn)有技術的“改進動機”的探討

1.1 案例一

1.1.1 基本案情。某案［2］，請求保護一種壓縮機，包括殼體1；電機4，所述電機4設在所述殼體1內(nèi)；以及至少一個消音件2，每個消音件2連接在殼體1的內(nèi)壁上，每個消音件2與殼體1之間分別限定出一個消音腔3，每個消音件2上均形成有多個通孔22。本申請要求解決的技術問題是：殼體1內(nèi)部除消音腔3之外的空間內(nèi)的聲波通過通孔22進入消音腔3內(nèi)，以實現(xiàn)共振消音。其代表性附圖如圖1所示。

圖1 案例1代表性附圖

審查員在一通時，采用對比文件1的方式評述了全部權利要求的創(chuàng)造性。對比文件1公開了一種壓縮機，通過在下殼體13內(nèi)設置第一隔板41以限定出消音腔51，從而消音腔51可增加聲波在傳播過程中的反射次數(shù)，進而增強且實現(xiàn)了壓縮機的消音。對比文件1的代表性附圖如圖2所示。

圖2 案例1對比文件1代表性附圖

經(jīng)過比對，對比文件1與本申請的區(qū)別技術特征僅在于：消音件2上還形成有多個通孔22?；谠搮^(qū)別技術特征，審查員認為：本案的消音結構和對比文件1中公開的消音結構在原理上都是共振消音吸聲結構，而且本案消音結構中所采用的穿孔板消音吸聲結構屬于本領域的公知常識，因而以對比文件1結合本領域公知常識否定了本申請的創(chuàng)造性。

申請人在答復一通時，指出“每個消音件3上都形成有多個通孔22”的設計是本案為解決消音降噪的關鍵技術手段，沒有現(xiàn)有技術證據(jù)或者公知常識證據(jù)表明本案中該關鍵技術手段的設置屬于常規(guī)（公知）技術手段，并且對比文件1無改進動機。

1.1.2案情辨析。本案之所以會在第一次審查意見通知書中作出錯誤的審查結論，根本原因在于審查員未按照創(chuàng)造性判斷的“三步法”中關于最接近的現(xiàn)有技術的“改進動機”的判斷原則來挑選對比文件1，并且忽略了公知常識的“結合啟示”。

具體的，對比文件1的說明書記載了其消音原理：潤滑油設在第一隔板41的上表面上，在噪聲聲波傳播的過程中，聲波首先穿透第一隔板41進入消音腔51，位于消音腔51中的氣體層本身具有彈性與吸收作用，導致聲波振動能量的衰減幅度較大，此外，聲波傳到下殼體13內(nèi)的底壁32上后，又會發(fā)生兩次聲波反射，使得穿透下殼體13底壁32的聲波再次減少，這樣，消音腔51內(nèi)的氣體層可以吸收和多次反射聲波，從而有效地提高了消聲效果，降低了壓縮機100的工作噪聲。

雖然穿孔板吸聲結構確屬本領域中消聲的公知手段，但因為對比文件1中明確記載了“潤滑油設在第一隔板41的上表面上”，如果機械地認為公知常識具有結合啟示，在第一隔板41上開設通孔，將導致潤滑油泄露至消音腔51之中，削弱甚至導致消音功能的喪失。

可見，案例一中，最接近的現(xiàn)有技術對比文件1無改進動機，且公知常識無結合啟示。

1.2 案例二

1.2.1 基本案情。某案，涉及一種防振錘除銹器，包括第二套筒2內(nèi)的多個凸起部21，第二套筒2滑動配合于第一套筒1內(nèi)，工作人員手持操作桿，將第一套筒1與的一端對準防振錘的一端，然后啟動動力機構，使第二套筒2相對于第一套筒1往復運動，第二套筒2內(nèi)的多個凸起部21將防振錘外表面上的鐵銹清除掉。這種方式只需工作人員手持操作桿4，無須手動控制該防振錘除銹器往復運動，從而提高工作穩(wěn)定性，降低工作安全隱患。其代表性附圖如圖3所示。

圖3 案例2代表性附圖

審查員在一通時，審查員采用2篇對比文件結合評述了本申請所有權利要求的創(chuàng)造性，并在二通后以不具備創(chuàng)造性駁回了本申請。其中，對比文件1公開了打磨套筒3（相當于本申請的第二套筒）轉(zhuǎn)動配合于手持輔助套筒1（相當于本申請的第一套筒）內(nèi)，通過動力裝置驅(qū)動打磨套筒3旋轉(zhuǎn)從而實現(xiàn)打磨，同時，對比文件1明確指出打磨套筒3不能相對于手持輔助套筒1發(fā)生軸向竄動；對比文件2公開了采用拋光板12-1與拋光板12-2相對往復滑動打磨的技術手段。兩者的代表性附圖如圖4所示。

圖4 案例2對比文件1和2代表性附圖

申請人在答復第一次審查意見通知書時，辯爭到對比文件1無改進動機，且對比文件2無結合啟示。

1.2.2案情辨析。本案之所以會在第一、二次審查意見通知書以及駁回決定中均作出錯誤的審查結論，根本原因在于審查員未按照創(chuàng)造性判斷的“三步法”中關于最接近的現(xiàn)有技術的“改進動機”的判斷原則來選取對比文件1，并且忽略了對比文件2的“結合啟示”。

具體的，由于對比文件1已經(jīng)明確指出打磨套筒3不能相對于手持輔助套筒1發(fā)生軸向竄動，且其工作時的動作為旋轉(zhuǎn)，因此，不可能將對比文件1中的打磨套筒3的運動方式改進為往復直線運動，故本申請的創(chuàng)造性評述存在對比文件1不具備改進動機，進而對比文件2無結合啟示的問題。

上述兩個案例的共性在于未正確理解本申請的技術方案，導致最接近的現(xiàn)有技術（對比文件1）選取錯誤，進而導致最接近的現(xiàn)有技術無改進動機，而公知常識或其余對比文件無結合啟示的問題。

2 關于另一份對比文件（非對比文件1）結合啟示的探討

在創(chuàng)造性的“三步法”評述過程中，關于“結合啟示”判斷的情形在發(fā)明審查實務中最為常見，也是在審查實務中最容易出現(xiàn)問題的情形。

2.1 案例一基本案情

某案，請求保護一種氣動銼刀，所采取的方案為：所述氣缸氣密性地嵌設于所述第一腔體，且所述第一進氣道12和所述第一進氣孔32、第二進氣孔33、第三進氣孔34連通，所述第一排氣道13和所述排氣孔35相連通（即“三進一出”式的氣道結構）；所取得的技術效果為：進入各個腔室的壓縮氣體量大，且排放氣的量少，使得各個腔室的壓力大，進而增強了活塞桿組的往復直線運動的頻率。其代表性附圖如圖5所示。

圖5 案例1代表性附圖

審查員在一通時，采用對比文件1結合對比文件2的方式評述了權利要求1的創(chuàng)造性。其中，對比文件2的氣道結構為“一進三出”式結構，其代表性附圖如圖6所示，其中：P為進氣通道、B3為進氣口、B2為前排氣口、B1為中排氣口、B4為后排氣口。審查員基于對比文件2公開的“一進三出”的方案認為：本申請的“三進一出”的方案屬于本領域技術人員根據(jù)實際需要而做的常規(guī)設置。

圖6 案例1對比文件2代表性附圖

申請人在答復第一次審查意見通知書時，辯爭到：對比文件2無結合啟示。

2.2 案情辨析

本案之所以會在第一次審查意見通知書中作出錯誤的審查結論，根本原因在于審查員未按照創(chuàng)造性判斷的“三步法”中關于“結合啟示”的判斷原則來選擇對比文件2。

具體的，本案采用的是三個進氣口和一個排氣孔（三進一出結構），這樣進入各個腔室的壓縮氣體量大，且排放氣的量少，使得各個腔室的壓力大，進而增強了活塞桿組的往復直線運動的頻率和運動推力；而對比文件2是一進個進氣口和三個排氣孔（一進三出結構），在同樣的時間內(nèi)進入腔室的壓縮氣體量少，但是排放的氣體量卻多，會同時存在兩個排氣孔同時排氣的情況，進而降低了活塞桿組的往復直線運動的頻率和運動推力。因而對比文件2給出了相反的教導啟示，進而無結合啟示。

3 結語

通過以上案例的辨析，結合創(chuàng)造性立法的初衷、《專利法》中關于創(chuàng)造性的規(guī)定以及實審階段關于創(chuàng)造性審查原則的考量，有以下一般性結論。

①審查實務中應盡量準確、客觀地確定區(qū)別特征在發(fā)明的整個技術方案中的作用。當作為最接近現(xiàn)有技術的對比文件公開的內(nèi)容（整體上或部分），或者其他對比文件，給出了與發(fā)明相反的教導時，即認定上述對比文件中不存在改進動機或相應的技術啟示。

②只有充分意識到并理解技術問題與技術手段之間的關系，才能使得創(chuàng)造性判斷的過程及其結果符合創(chuàng)造性的審查原則［3］。即不僅要確認區(qū)別特征已經(jīng)被其他對比文件所公開或者區(qū)別特征是本領域的公知常識，還要整體考量相應的技術手段或者公知常識所要解決的技術問題，避免出現(xiàn)“形似而神不似”的問題。

③判斷請求保護的技術方案是否具備創(chuàng)造性時，既要考慮發(fā)明的技術方案與現(xiàn)有技術（對比文件）相比而存在的區(qū)別技術特征是否已被對比文件所公開且所起的作用相同，或者是否為所屬技術領域的公知常識；又要考慮本領域技術人員是否有足夠的改進動機對該最接近的現(xiàn)有技術的技術方案進行改進，以解決所要求保護的發(fā)明的技術方案實際要解決的技術問題，避免忽略對比文件1無改進動機，而僅憑區(qū)別特征已經(jīng)被其他它對比文件所公開或者區(qū)別特征是本領域的公知常識就認為本發(fā)明不具備創(chuàng)造性的主觀錯誤判斷。

④在創(chuàng)造性的顯而易見的判定過程中，當所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段時，結合啟示的認定一定要遵循“該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別技術特征在所請求保護的發(fā)明創(chuàng)造中為解決其實際存在的技術問題所起的作用相同”的基本審查原則；對比文件的選取既要做到形似、也要神似，以“形神一致”為標準，避免僅以公開區(qū)別特征而強行拼湊的誤區(qū)。